專利被無效后繳納的年費應退款？

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作者：鄧超 IP法

原標題：專利被無效后繳納的年費應退款

權利人在專利被無效后提起訴訟的，仍應繼續(xù)繳納專利年費，否則專利將因為失效而使得起訴喪失意義。但同時，權利人在專利被無效的期間，除了應訴并繳納年費外，針對該專利并不享有任何實質性權利。如果無效決定最后被法院維持，那么在無效期間收取專利年費顯得非常不合理。

相信很多代理專利案件的同仁都有和筆者同樣的疑問，并且在交流的過程中，少有人質疑專利局的這一做法。筆者查詢到如下判例，并且未查詢到上訴案件，應該屬于已生效的判決。

其案情大致如下：

2009年，涉案專利被復審委宣告無效。權利人起訴至北京一中院，2011年，北京一中院維持無效決定。權利人上訴至北京高院，2013年，北京高院維持原判。權利人針對繳納的2008-2013年度的專利年費提出退費請求，被專利局拒絕。

法院認為：無效決定作出即成立并生效，在無效決定生效后繳納的年費屬于錯繳，專利局應重新處理該退費請求。

后附判決書原文。

北京市第一中級人民法院

行政判決書

（2015）一中行初字第1604號

原告蔡耀華，男。

被告中華人民共和國國家知識產權局，住所地北京市海淀區(qū)薊門橋西土城路6號。

法定代表人申長雨，局長。

委托代理人林冠，中華人民共和國國家知識產權局工作人員。

委托代理人任榮東，中華人民共和國國家知識產權局工作人員。

第三人陳紹華。

原告蔡耀華不服被告中華人民共和國國家知識產權局（以下簡稱國知局）作出的發(fā)文號為×××的退款審批通知書（以下簡稱被訴通知書），向本院提起行政訴訟。本院立案后，在法定期限內向被告國知局送達了起訴狀副本和應訴通知書。因陳紹華與本案被訴通知書具有利害關系，本院通知其作為第三人參加訴訟。本院依法組成合議庭，于2016年11月15日、12月7日公開開庭審理了本案。原告蔡耀華、被告國知局的委托代理人林冠到庭參加了訴訟。第三人陳紹華經本院合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。

2014年7月21日，被告針對原告及第三人2014年7月10日提出的退款請求作出了被訴通知書，不同意退款。原因為：費用已使用，不屬于多繳、重繳、錯繳的專利費用，不予退款。

原告蔡耀華訴稱：2009年3月17日，中華人民共和國國家知識產權局專利復審委員會（以下簡稱專利復審委）作出第13065號無效宣告請求審查決定（以下簡稱13065號決定），宣告第96107031.5號發(fā)明專利權（以下簡稱涉案專利）全部無效。其不服，向法院提起訴訟。2011年6月17日，北京市第一中級人民法院作出判決，維持了13065號決定。2013年9月25日，北京市高級人民法院（以下簡稱市高院）作出（2011）高行終字第1541號行政判決（以下簡稱1541號判決），駁回上訴，維持原判。盡管專利復審委在涉案專利2008年度年費期間作出該專利權全部無效決定，但原告仍然繳納了2008-2013年度的專利年費，但在此期間，原告的專利權已經被全部無效。即從13065號決定作出日所在的年度開始，被告不應該收取專利年費，已經收取的應當予以退還。原告先后兩次到被告窗口要求退費。被告工作人員梁素玲表示退還，但要求提供繳費收據(jù)；而第二次工作人員則答復不予退還。被告不予退費，不履行已經生效的判決和行政決定，侵害了原告的財產權，造成原告6年專利年費及其利息損失?！吨腥A人民共和國專利法實施細則》（以下簡稱專利法實施細則）第九十四條第四款規(guī)定，多繳、重繳、錯繳專利費用的，當事人可以自繳費日起三年內，向國務院專利行政部門提出退款請求，國務院專利行政部門應當予以退還。最高人民法院（2012）民提字第110號民事判決書（以下簡稱110號民事判決）認定，《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第四十七條第二款規(guī)定中宣告專利權無效的時間點應以無效宣告請求審查決定的決定日（作出日）為準。被告拒絕退費應當提供理由及依據(jù)。被告關于費用已經使用的主張與退費無關?！秾彶橹改稀分皇遣块T規(guī)章，不能與最高人民法院的認定相悖。綜上，請求法院依法判決確認被訴通知書違法，即在13065號決定載明的決定日決定涉案專利權全部無效之后仍收取專利年費共計4.2萬元并且不予退款的具體行政行為違法；判令被告承擔本案全部訴訟費用。

原告為支持其訴訟主張在舉證期限內向本院提交了下列證據(jù)：1.13065號決定書，2.湖北省武漢市中級人民法院（2008）武知初字第91-2號民事裁定書，3.1541號判決書，4.2013年12月25日被告發(fā)出的審查業(yè)務專用函，5.2013年12月20日原告與國知局梁素玲電話錄音文字材料，6.被訴通知書，7.2013年11月29日當事人向被告提交的意見陳述書，8.2014年7月10日當事人向被告提交的意見陳述書及相關文件。在庭審后，原告向本院補充提交了下列證據(jù)：1.發(fā)明專利公報2014年第30卷第13號第9517頁，2.最高人民法院知識產權案件年度報告（2012）：“11.專利法第四十七條第二款意義上專利權被宣告無效的時間點的確定”，3.110號民事判決書，4.2008-2013年度4.2萬元專利年費利息損失計算，上述證據(jù)用以證明專利權被宣告無效的時間點應以無效宣告請求審查決定的決定日（作出日）為準。同時，原告提交了《中華人民共和國憲法》第五條，專利法第四十六條，《審查指南》第五部分第二章第4.2.1.1、4.2.1.2、4.2.1.3作為支持其訴訟主張的法律規(guī)范依據(jù)。

被告國知局辯稱，根據(jù)專利法第四十三條、第四十四條以及專利法實施細則第九十八條的規(guī)定，在2002年3月20日被告對原告、第三人提出的專利申請作出授權公告之后，專利權人有繳納年費的義務。如未按規(guī)定繳納，專利權在應當繳納年費期滿之日起終止。在2008年7月7日至2013年7月8日期間，專利權人先后六次繳納了第13-18年度的年費共計4.2萬元。被告依法對費用進行了收取和使用。專利法實施細則第九十四條第四款的規(guī)定，多繳、重繳、錯繳專利費用的，當事人可以自繳費日其三年內，提出退款請求。符合規(guī)定的，專利局應當予以退款。此外《審查指南》第五部分第二章4.2.1.2規(guī)定，在專利權終止或者宣告專利權全部無效的決定公告后繳納的年費，專利局應當主動退款。在本案中，市高院于2013年9月25日作出維持13065號決定的終審判決，被告后于2014年3月26日對該專利權無效宣告予以公告。原告及第三人繳納第13-18年度年費的時間既在被告無效宣告公告日之前，也在市高院作出終審判決之前，因此并不屬于多繳、重繳、錯繳專利費用，也不屬于宣告專利權全部無效的決定公告后繳納的年費，被告不予退款的審查決定無誤。綜上所述，被告收取第13-18年度年費的行為適用法律、法規(guī)正確，符合法定程序。請求法院判決駁回原告的訴訟請求。

在法定舉證期限內，被告提交了下列證據(jù)：1.專利電子審批系統(tǒng)中記錄的第13-18年度年費的繳納及使用情況，證明當事人繳納了相關年費并且系統(tǒng)對費用進行了使用；2.13065號決定書，證明專利復審委2009年3月25日發(fā)出了該決定書；3.1541號行政判決書，證明市高院于2013年9月25日作出維持無效決定的終審判決；4.2013年11月29日當事人向被告提交的意見陳述書，證明原告提交該文件的情況；5.2013年12月25日被告發(fā)出的審查業(yè)務專用函，證明被告發(fā)出相應通知書；6.發(fā)明專利公報2014年第30卷第13號第9517頁，證明被告對專利權的全部無效宣告進行了公告；7.2014年7月10日當事人向被告提交的意見陳述書及相關文件，證明原告提交該文件的情況；8.被訴通知書，證明被告發(fā)出相應通知書。

第三人陳紹華未向本院陳述意見，亦未向本院提交證據(jù)。

經庭審質證，原告對被告提交證據(jù)的關聯(lián)性、合法性、真實性無異議，但不同意被告主張的證據(jù)1、2、8的證明作用。同時原告認為，證據(jù)6已經明確載明了涉案專利的授權日以及16035號決定的決定日，并未包括其他的日期。公告具有對外公示的效力。被告不認可原告提交證據(jù)5的真實性，對原告提交的其他證據(jù)沒有異議。對于原告庭后提交的證據(jù)，本院亦交換給被告進行質證，被告未對上述證據(jù)提出異議。

本院對證據(jù)認證如下，被告提交的證據(jù)8以及原告提交的證據(jù)6均為本案被訴行為，不作為證據(jù)使用。原告提交的證據(jù)2以及庭后補充提交的證據(jù)2、4與本案被訴通知書的合法性審查無關，本院不予采信。被告以及原告提交的其他證據(jù)，與本案有關，且符合證據(jù)合法性、真實性要求，本院予以采信。

經審理查明：涉案專利權的申請日為1996年7月8日，授權公告日為2002年3月20日，專利權人為原告、第三人。2009年3月17日，專利復審委作出13065號決定，宣告涉案專利權全部無效。原告不服該決定，向本院提起行政訴訟。2011年6月17日，本院作出（2009）一中知行初字第1718號行政判決，維持了13065號決定。原告不服，向市高院提起上訴。2013年9月25日，市高院作出1541號行政判決，駁回上訴，維持原判。2014年3月26日，被告就涉案專利權被宣告無效發(fā)布了公告。在公告中載明了涉案專利的專利號、授權公告日、無效宣告決定號、無效宣告決定日。

原告及第三人分別于2008年7月7日、2009年6月29日、2010年6月29日繳納涉案專利權第13-15年度年費，每年為6000元，共計18000元。2011年7月6日、2012年7月3日、2013年7月8日，原告及第三人向被告繳納了涉案專利權第16-18年度的年費，每年為8000元，共計24000元。2013年11月19日，原告及第三人向被告提出退費申請，認為，專利復審委作出13065號決定，宣告涉案專利權無效。該決定已經終審判決予以維持。但該專利一直繳納專利年費至今，故申請將13065號決定作出后交納的費用，即2009年7月起共計4萬元整，予以辦理退費。同年12月25日，被告作出審查業(yè)務專用函，告知原告及第三人，其請求退款，應提供專利局開具的費用收據(jù)復印件，同時在意見陳述書（關于費用）中注明退款方式，郵局退款或銀行退款，如果要求通過郵局退款，應注明收款人姓名、地址及郵編；如果要求通過銀行退款，應注明收款人的開戶行名稱（具體到地市級支行）、銀行賬號和賬戶名稱。2014年7月10，原告及第三人再次向被告提出退費申請，明確選擇銀行退款方式，并提交了2008年至2013年繳費收據(jù)，提供了戶名為蔡耀華的銀行卡復印件。同年7月21日，被告作出被訴通知書，并送達給原告。原告不服，向本院提起行政訴訟。

本院認為：專利法實施細則第九十八條規(guī)定，授予專利權當年以后的年費應當在上一年度期滿前繳納。該細則第九十四條第四款亦規(guī)定，多繳、重繳、錯繳專利費用的，當事人可以自繳費日起三年內，提出退款請求。符合規(guī)定的，專利局應當予以退款?！秾彶橹改稀返谖宀糠值诙?.2.1.1規(guī)定了當事人可以退款的情形。其中第（3）項規(guī)定，錯繳費用的情形：如當事人繳費時寫錯費用種類、申請?zhí)枺ɑ驅＠枺┑?；或者因繳費不足、逾期繳費導致權利喪失的，或者權利喪失后繳納專利費用的，當事人可以提出退款請求。本案中，原告及第三人在2008年至2013年間分別向被告繳納了涉案專利權的第13-18年度的年費。2009年3月17日，專利復審委作出13065號決定，宣告涉案專利權全部無效。該決定亦送達給無效宣告請求申請人以及涉案專利權人。自該決定作出之日，即已經成立，并對外發(fā)生法律效力。專利法規(guī)定，專利被宣告無效視為自始無效。因此，13065號決定作出之日，專利權人已喪失了專利權。原告、第三人繳納的涉案專利第13-18年度的年費即屬于上述法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的錯繳情形。被告作出的被訴通知書認定原告、第三人繳納的上述費用不屬于多繳、重繳、錯繳的專利費用，屬于認定事實錯誤。被告認定上述費用已使用，但缺乏證據(jù)佐證，亦屬認定事實不清。

《中華人民共和國行政訴訟法》第六條規(guī)定，人民法院審理行政案件，對行政行為是否合法進行審查。合法性的審查應當包括對行政機關作出行政行為的事實依據(jù)、法律依據(jù)，以及作出的程序是否符合法律和法規(guī)的規(guī)定。被告作出的被訴通知書，應當告知退費申請人所作答復的法律規(guī)范依據(jù)。本案中，被告作出的被訴通知書僅載明了不予退費的結論以及相關理由，并沒有表明作出該通知的法律依據(jù)，故應認定被告作出的被訴通知書適用法律錯誤。

綜上所述，被告作出的被訴通知，認定事實不清，適用法律錯誤，本院應予撤銷。被訴通知書被撤銷后，被告應當針對原告、第三人的退費申請重新作出處理。鑒于本院已經判決撤銷了被訴通知書，故原告要求確認該通知違法的訴訟請求，本院不予支持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第（一）項、第（二）項、《最高人民法院關于執(zhí)行＜中華人民共和國行政訴訟法＞若干問題的解釋》第五十六條第（四）項之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷被告中華人民共和國國家知識產權局二〇一四年七月二十一日作出的發(fā)文號為×××的退款審批通知書；

二、責令被告中華人民共和國國家知識產權局自本判決生效之日起六十日內針對原告蔡耀華、第三人陳紹華的退費申請重新作出處理；

三、駁回原告蔡耀華的其他訴訟請求。

案件受理費50元，由被告中華人民共和國國家知識產權局負擔（自本判決生效之日起7日內交納）。

如不服本判決，可在本判決書送達之日起15日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，預交上訴案件受理費50元，上訴于北京市高級人民法院。上訴人在上訴期限內未預交上訴案件受理費，又不提出緩交申請的，按自動撤回上訴處理。

審　判　長　　何君慧

審　判　員　　魏紀明

代理審判員　　范術偉

二〇一七年九月十三日

書　記　員　　劉京勇

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄧超 IP法

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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