探析外觀專利判賠“百萬”背后的秘密

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曹鳳梅劉偉

原標(biāo)題：探析外觀專利判賠“百萬”背后的秘密

2020年3月24日，廣東省高級人民法院對深圳科甲技術(shù)有限公司訴合肥新某源有限公司、深圳市某族電子有限公司、張某賢侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一案作出維持原判的二審判決，判令三被告立即停止侵權(quán)并賠償原告深圳科甲技術(shù)有限公司經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支共計(jì)100萬元。本案系外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案件中為數(shù)不多的適用法定賠償獲得頂格判賠的案件。

案件概況

深圳科甲技術(shù)有限公司（以下簡稱科甲公司）系一家致力于無線智能耳機(jī)研發(fā)的企業(yè)，該公司于2016年8月20日申請的名稱為“耳機(jī)（Air By Crazybaby）”的外觀設(shè)計(jì)專利，于2017年2月22日授權(quán)，至今合法有效。該專利產(chǎn)品獲得2017年德國紅點(diǎn)獎(jiǎng)、同時(shí)斬獲日本優(yōu)良設(shè)計(jì)獎(jiǎng)以及美國CES創(chuàng)新獎(jiǎng)等。

上述專利產(chǎn)品上市后深受消費(fèi)者歡迎和好評，被告深圳市某族電子有限公司（以下簡稱某族公司）、張某賢對耳機(jī)的局部做細(xì)微改變后，在天貓平臺(tái)的新某源數(shù)碼專營店面市銷售?？萍坠舅a(chǎn)的耳機(jī)屬于千元以上的高端耳機(jī)產(chǎn)品，可是某族公司、張某賢稍作修改后便以169元的價(jià)格面市銷售，對科甲公司的市場占有額造成巨大沖擊。本案歷經(jīng)一審、二審，最終獲得法定100萬元的頂格判賠。

外觀專利侵權(quán)案件司法審判現(xiàn)狀

（一）判賠低的現(xiàn)狀

一直以來，知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件判賠金額低已經(jīng)成了權(quán)利人的心頭之痛。權(quán)利人經(jīng)歷艱難漫長的維權(quán)之路卻收效甚微，加之專利侵權(quán)案件審判周期過長，導(dǎo)致出現(xiàn)權(quán)利人贏了官司卻失去市場的悲催局面。而外觀專利，作為世人普遍認(rèn)為創(chuàng)新程度及價(jià)值較低的專利類型，法院的判賠金額更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實(shí)用新型和發(fā)明專利。

筆者通過alpha數(shù)據(jù)庫檢索2015-2019年侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一審判賠數(shù)額并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。如圖1所示，近五年來外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)案件的賠償數(shù)額大多數(shù)處于10萬以下，賠償金額在10萬-20萬的不足5%，20萬以上的更是不足2%。

探析外觀專利判賠“百萬”背后的秘密

圖1 賠償額分布圖

圖2是賠償數(shù)額—年份分布比例對比圖，由圖2可以看出，近三年外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案件賠償金額在各個(gè)金額區(qū)間的分布比例基本一致，2019年相較前兩年賠償金額在5-10萬的比例略有增長，低于5萬的比例略有下降；但是賠償金額在20萬以上的比例基本不變。由此可知，2019年對于外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)的賠償金額呈現(xiàn)小幅增長的趨勢，但是總體判賠金額仍然很低，大部分在10萬以下。

探析外觀專利判賠“百萬”背后的秘密

圖2 賠償數(shù)額—年份分布比例對比圖

（二）法院判賠的法律依據(jù)

根據(jù)《專利法》第六十五條規(guī)定：侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

換言之，法院確定賠償額的依據(jù)按以下順序排列：

（三）外觀專利侵權(quán)案件判賠低的原因

在司法審判中，權(quán)利人的損失、侵權(quán)人的獲利往往很難舉證證明，有很多專利并未進(jìn)行許可，導(dǎo)致大部分專利侵權(quán)案件采用法定賠償這一模式，判賠普遍偏低，這一現(xiàn)象的出現(xiàn)固然有國家政策因素、社會(huì)穩(wěn)定因素、法院及法官的自我考量因素等多方面原因，也有原告代理律師舉證不足的原因。由此可見，作為原告代理人要深入研究案件，全面組織索賠證據(jù)以及匹配舉證的能力和資源，以提高外觀專利侵權(quán)的判賠金額。具體而言，外觀專利侵權(quán)案件判賠金額低主要有以下幾個(gè)方面原因。

1、國內(nèi)外觀設(shè)計(jì)專利創(chuàng)新水平不高，專利穩(wěn)定性差

專利保護(hù)向來講究與其創(chuàng)新程度的匹配性，國內(nèi)外觀設(shè)計(jì)的原創(chuàng)度低，賠償額自然不會(huì)高。中國專利類型包括發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)三種，其中發(fā)明和使用新型保護(hù)的是技術(shù)方案，外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的是設(shè)計(jì)，兩種保護(hù)客體不同，所以外觀設(shè)計(jì)和發(fā)明、實(shí)用新型專利在創(chuàng)新程度上并不存在可比性。但是由于中國的專利制度對于實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利實(shí)行形式審查制度，所以民眾普遍認(rèn)為實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利的創(chuàng)新水平較低，甚至形成認(rèn)識(shí)誤區(qū)認(rèn)為外觀設(shè)計(jì)專利屬于三種專利類型中創(chuàng)新程度最低的。認(rèn)識(shí)誤區(qū)的天然存在，再加上法院對于外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)的平均判賠額最低，更加劇了民眾對于外觀設(shè)計(jì)專利創(chuàng)新度最低、價(jià)值最低的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，這也是外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)比例穩(wěn)增不降的原因之一。在這種認(rèn)識(shí)誤區(qū)的主導(dǎo)下，如果沒有充分的證據(jù)證明涉案外觀設(shè)計(jì)的創(chuàng)新水平高，穩(wěn)定性強(qiáng)、專利價(jià)值高的話，法院傾向于認(rèn)為涉案外觀設(shè)計(jì)的創(chuàng)新程度處于中國普遍水平，法定賠償范圍內(nèi)的判賠額自然不會(huì)太高。

2、 “填平”原則下的法定賠償導(dǎo)致判賠金額低

在我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)賠償適用民事?lián)p害賠償?shù)摹疤钇皆瓌t”，所謂填平原則即損失多少賠償多少，沒有懲罰性的賠償；但絕大多數(shù)案件無法查明原告損失與被告獲利，只能適用法定賠償。在填平原則的指導(dǎo)下，法官在法定賠償范圍內(nèi)酌定賠償金額時(shí)，能夠內(nèi)心確信的獲利金額就給與填平，不能確信的就不予填平，其實(shí)未能做到全面賠償，從而衍生出權(quán)利人得不償失、侵權(quán)人支付賠償款后還有余利的怪像。

3、侵權(quán)損害賠償證據(jù)舉證難、舉證不足

（1）外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案件賠償額維持在較低水平，專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師轉(zhuǎn)行，萬金油律師當(dāng)做小業(yè)務(wù)隨便處理，賠償額低導(dǎo)致律師本身的舉證積極性差。

（2）知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件取證的前期成本太高，尤其是涉及到鑒定分析、實(shí)地調(diào)查時(shí)，取證成本太高，在很多權(quán)利人不愿意出成本且前期律師費(fèi)太低甚至為零的情況下，導(dǎo)致很多律師不愿意花費(fèi)時(shí)間、精力和金錢去進(jìn)行積極充分的舉證；舉證不充分，在目前的司法現(xiàn)狀下，判賠額注定會(huì)低，自然而然便陷入了判賠低→怠于舉證→舉證不充分→判賠低的惡性循環(huán)中。

（3）我國訴訟程序中沒有像美國訴訟程序中的discovery程序，原被告都不愿意公示自己的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況，所以證據(jù)搜集的難度很高。而且中國企業(yè)財(cái)務(wù)造假的問題突出，即使原告自愿出示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，法院亦難以采信單方證據(jù)的真實(shí)性；另一方面，造成權(quán)利人損失的因素具有多樣性，即使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是真實(shí)的，也無法與被告侵權(quán)唯一關(guān)聯(lián)；所以法院無法適用權(quán)利人損失或被告侵權(quán)獲利的標(biāo)準(zhǔn)確定賠償額；就連專利實(shí)施許可合同都存在造假的可能，所以在無法形成完成證據(jù)鏈證明真實(shí)許可費(fèi)的前提下，法官只能在法定賠償范圍內(nèi)酌定賠償金額。

本案獲得法定賠償范圍內(nèi)頂格判賠的背后

本案中，一審法院在法定賠償范圍內(nèi)酌定賠償金額時(shí)的考量因素有：1.原告的專利產(chǎn)品屬于套件產(chǎn)品，由套件1、2、3共同組成，原告在本案僅請求保護(hù)套件1、套件2；2.原告的專利產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)具有較高的美譽(yù)度；3.外觀設(shè)計(jì)對產(chǎn)品整體價(jià)值的貢獻(xiàn)比率；4.被訴侵權(quán)產(chǎn)品分為左右兩個(gè)耳機(jī)，分別對應(yīng)授權(quán)設(shè)計(jì)的套件1、套件2，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品并非單獨(dú)銷售，而是與套盒配套進(jìn)行銷售，故本案還需考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)耳機(jī)成品利潤中的作用、價(jià)值比重；5.被告具有侵權(quán)的主觀惡意，被告在明知或者應(yīng)知被訴侵權(quán)產(chǎn)品涉嫌侵害原告專利權(quán)的情況下，仍然持續(xù)大量銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品；6.被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售數(shù)量巨大，侵權(quán)情節(jié)嚴(yán)重；7.被告某族公司、張某賢經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，放棄訴訟權(quán)利，怠于行使訴訟義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)對其不利的法律后果。

透過以上法院的考量因素，筆者詳細(xì)分析一下作為外觀設(shè)計(jì)專利維權(quán)案件，本案是怎樣獲得法定賠償范圍內(nèi)的頂格賠償?shù)摹?/p>

（一）專利律師對“設(shè)計(jì)空間”以及設(shè)計(jì)要點(diǎn)做進(jìn)一步的確認(rèn)

眾所周知，外觀設(shè)計(jì)專利實(shí)行形式審查制度，因此外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)評價(jià)報(bào)告是外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)訴訟中權(quán)屬證據(jù)的標(biāo)配。但是基于評價(jià)報(bào)告是國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對已授權(quán)相關(guān)專利所作出的其是否具備專利性的技術(shù)評價(jià)，不屬于行政決定，對于法院處理專利案件只能起到參考性作用。另一方面，專利評價(jià)報(bào)告往往會(huì)存在檢索不充分的瑕疵，而充分的檢索是確定外觀設(shè)計(jì)專利 “設(shè)計(jì)空間”和設(shè)計(jì)要點(diǎn)的重要前提，所以對于侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計(jì)構(gòu)成近似侵權(quán)的情況，需要專利律師在評價(jià)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步的充分檢索，以更加全面準(zhǔn)確地確定“設(shè)計(jì)空間”和設(shè)計(jì)要點(diǎn)，對于侵權(quán)比對和法院認(rèn)定是否落入涉案專利保護(hù)范圍至關(guān)重要。當(dāng)然，如果涉案外觀設(shè)計(jì)專利經(jīng)過無效程序的檢驗(yàn)，無效決定的內(nèi)容將作為法院認(rèn)定 “設(shè)計(jì)空間”以及設(shè)計(jì)要點(diǎn)的主要依據(jù)。

（二）窮盡舉證手段進(jìn)行充分的舉證

1、前文所述判賠金額低的原因之一就是普遍存在外觀設(shè)計(jì)專利創(chuàng)新程度低、價(jià)值低的認(rèn)識(shí)誤區(qū)。專利價(jià)值的認(rèn)識(shí)會(huì)直接影響到賠償金額的等級，所以原告律師在組織證據(jù)時(shí)，列明多組專利價(jià)值證據(jù)，包括專利設(shè)計(jì)獲獎(jiǎng)情況、銷售好評以及無效決定等。在訴訟過程中，積極應(yīng)對訴訟過程中的無效程序，全力維持專利設(shè)計(jì)空間及權(quán)利穩(wěn)定性。

2、全程追蹤積極舉證

（1）起訴前發(fā)送律師函，搜集被告收到律師函后繼續(xù)侵權(quán)的證據(jù)，以證明被告的侵權(quán)惡意；

（2）起訴后全程跟進(jìn)線上銷售動(dòng)態(tài)，固定持續(xù)侵權(quán)和擴(kuò)大侵權(quán)規(guī)模的證據(jù)，證明被告持續(xù)侵權(quán)的規(guī)模和情節(jié)；

（3）訴訟過程中，以合理成本不遺余力地固定關(guān)于侵權(quán)性質(zhì)、侵權(quán)情節(jié)、損害賠償相關(guān)的新證據(jù)；并組織證據(jù)盡量形成完整證據(jù)鏈。

3、侵權(quán)損害賠償證據(jù)多渠道舉證

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十條、二十一條的規(guī)定計(jì)算侵權(quán)人獲利；原告代理律師提供三種涉案產(chǎn)品利潤的計(jì)算方式以方便法院推算侵權(quán)人的獲利情況：

（1）案外耳機(jī)廠商提供的涉案產(chǎn)品成本報(bào)價(jià)；

（2）耳機(jī)行業(yè)內(nèi)上市公司公布的耳機(jī)產(chǎn)品毛利率；

（3）提供耳機(jī)行業(yè)與涉案類似產(chǎn)品的成本價(jià)格媒體報(bào)道。

通過以上三種方式，原告代理律師證明即使考慮產(chǎn)品的專利貢獻(xiàn)率，被告的獲利也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于原告的起訴金額。

（三）合理維權(quán)費(fèi)用的證據(jù)

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十二條的規(guī)定，權(quán)利人主張其為制止侵權(quán)行為所支付合理開支的，人民法院可以在專利法第六十五條確定的賠償數(shù)額之外另行計(jì)算。

由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的取證成本較高，合理維權(quán)成本亦應(yīng)考慮在判賠金額以內(nèi)。對于合理維權(quán)費(fèi)用的證據(jù)，一般包括律師費(fèi)、公證費(fèi)、購買產(chǎn)品費(fèi)等。律師費(fèi)發(fā)票的付款方應(yīng)與原告對應(yīng)；同時(shí)若能提供委托代理合同則更好，代理合同中注明涉訴案件。公證費(fèi)票據(jù)上最好能注明公證書編號(hào)，以便與涉訴案件唯一關(guān)聯(lián)?？赡苓€會(huì)涉及其他費(fèi)用，如鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)等。鑒定費(fèi)付款單位、時(shí)間、金額應(yīng)與鑒定合同吻合，同時(shí)與鑒定書編號(hào)一致；差旅費(fèi)的時(shí)間、地點(diǎn)、人員應(yīng)與案件的具體情況吻合。

總而言之，提供與案件關(guān)聯(lián)度高、真實(shí)合理的能夠形成完整證據(jù)鏈的維權(quán)開支證據(jù)，以便獲得法院支持。

（四）提高判賠額的其他方法

1、提供合理的許可費(fèi)、轉(zhuǎn)讓費(fèi)參考；

2、積極申請法院調(diào)取對方的銷售證據(jù)；

3、合理利用被告提交的銷售記錄、成本及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

綜上所述，辦案律師要積極舉證，多渠道舉證，即使不能讓法院完全采信被告獲利，也要形成完整證據(jù)鏈，從自由心證角度推動(dòng)法官的高判心理。同時(shí)根據(jù)《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》第16條的規(guī)定：“對于難以證明侵權(quán)受損或侵權(quán)獲利的具體數(shù)額，但有證據(jù)證明前述數(shù)額明顯超過法定賠償最高限額的，應(yīng)當(dāng)綜合全案的證據(jù)情況，在法定最高限額以上合理確定賠償額?！?目前已有判例，法院適用 “酌定賠償”的判賠規(guī)則向上突破了專利侵權(quán)法定賠償限額。所以只要權(quán)利人或代理律師積極舉證、全面舉證，在法定賠償范圍內(nèi)獲得頂格判賠甚至突破法定賠償上限獲得賠償都是有希望的。

結(jié)語

本案能在法定賠償范圍內(nèi)爭取到頂格賠償額100萬，在外觀設(shè)計(jì)專利訴訟案件中鳳毛麟角；獲得高額判賠的原因歸根結(jié)底在于律師的積極舉證和侵權(quán)可能性的把握。對于專利維權(quán)，想要獲得好結(jié)果，不僅需要專業(yè)的律師，更需要律師盡職盡責(zé)、積極舉證。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曹鳳梅劉偉

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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