組合商標(biāo)中部分要素被使用的侵權(quán)行為判定

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原標(biāo)題：組合商標(biāo)中部分要素被使用的侵權(quán)行為判定——陜西高院判決上海永和公司訴神木天下永和店侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案

組合商標(biāo)由多種要素組合而成的特性決定了其更易被侵權(quán)人所模仿、使用，其往往僅通過組合商標(biāo)的某個(gè)要素或?qū)⒛硞€(gè)要素與其他標(biāo)識(shí)進(jìn)行組合的方式來進(jìn)行法律規(guī)避。實(shí)踐中對此種侵權(quán)行為的判定存在不同觀點(diǎn)，一種認(rèn)為應(yīng)實(shí)行整體保護(hù)方式，即從組合商標(biāo)整體外觀的近似來判斷是否侵權(quán)；另一種認(rèn)為應(yīng)實(shí)行要素保護(hù)方式，即組合商標(biāo)中的部分要素亦應(yīng)得到保護(hù)。

裁判要旨

在涉及組合商標(biāo)的商標(biāo)侵權(quán)案件中，被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)往往包含了組合商標(biāo)中的某一部分。在判斷被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)是否構(gòu)成近似時(shí)，不僅應(yīng)與組合商標(biāo)的整體進(jìn)行比對，還應(yīng)與組合商標(biāo)的主要部分進(jìn)行比對，繼而判斷是否導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆。當(dāng)組合商標(biāo)中的文字部分因使用頻率較高而具有較強(qiáng)識(shí)別性時(shí)，使相關(guān)公眾根據(jù)該部分文字標(biāo)識(shí)直接與權(quán)利人形成固定聯(lián)系時(shí)，應(yīng)認(rèn)定該部分文字標(biāo)識(shí)構(gòu)成組合商標(biāo)的主要部分。

案情

上海弘奇永和餐飲管理有限公司（以下簡稱永和公司）通過受讓方式獲得了涉案注冊商標(biāo)的獨(dú)占使用權(quán)，并可以以自己的名義維權(quán)。該商標(biāo)核定服務(wù)類別為第43類：餐館，自助餐館，餐廳等，在有效授權(quán)期限內(nèi)。經(jīng)營過程中，涉案商標(biāo)及所屬公司獲得了諸多榮譽(yù)，市場影響力較大。神木市天下永和豆?jié){店（簡稱天下永和店）成立于2012年9月10日，經(jīng)營范圍為小型餐館，其經(jīng)營的店面字號(hào)招牌、餐具、室內(nèi)裝潢使用“永和豆?jié){”字樣，整體為，但店面字號(hào)招牌中突出顯示了“永和豆?jié){”字樣，其他標(biāo)識(shí)相對很小。2017年6月27日國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(huì)作出“永和豆?jié){”商標(biāo)無效的裁定。永和公司認(rèn)為天下永和店侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)并訴至法院，請求賠償含合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失10萬元，并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

裁判

陜西省榆林市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，由于永和公司的“永和豆?jié){”文字商標(biāo)被商標(biāo)局宣告無效，“永和”并非永和公司專屬，“豆?jié){”為通用名稱，因此“稻草人”是涉案商標(biāo)的顯著部分，天下永和店使用的及“永和”文字抽象圖案標(biāo)識(shí)在相同或近似服務(wù)不會(huì)使公眾與永和公司注冊商標(biāo)產(chǎn)生混淆。遂判決駁回永和公司的訴訟請求。

永和公司不服一審判決，向陜西省高級人民法院提起上訴。

陜西省高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：盡管永和公司的注冊商標(biāo)與天下永和店的標(biāo)識(shí)從整體外觀具有一定的區(qū)別，但注冊商標(biāo)經(jīng)過權(quán)利人多年全國連鎖加盟的使用方式，已經(jīng)具有較高的市場知名度。該商標(biāo)組合要素中的“永和豆?jié){”文字部分因有著較高的使用頻率而具有較強(qiáng)的識(shí)別力，構(gòu)成該商標(biāo)的主要部分。天下永和店在使用過程中突出 “永和豆?jié){”字樣，與涉案商標(biāo)主要部分字、音、義完全相同。同時(shí)天下永和店認(rèn)可使用“永和豆?jié){”標(biāo)識(shí)是因?yàn)槠涫袌龅闹取τ谔煜掠篮偷晔褂玫膱A形圖標(biāo)，該圖標(biāo)并未被突出使用，不能夠達(dá)到商標(biāo)識(shí)別來源的基本功能。因此被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)與涉案注冊商標(biāo)構(gòu)成近似，極易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，天下永和店的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，天下永和店辯解“永和豆?jié){”為通用名稱、其使用圓形圖為加盟標(biāo)識(shí)以及在先使用等理由，因無充分有效證據(jù)證明，本院不予采納。

二審法院判決：撤銷一審判決，天下永和店停止侵犯永和公司注冊商標(biāo)專用權(quán)并賠償永和公司含合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失7萬元，駁回永和公司其余訴請。

評析

1.整體比對與部分比對相結(jié)合。應(yīng)首先將組合商標(biāo)與被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)進(jìn)行整體比對，在整體比對有差異的情況下，采取適當(dāng)?shù)囊乇Ｗo(hù)原則，將組合商標(biāo)中的某要素與被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)進(jìn)行比對。本案即是先將永和公司的涉案商標(biāo)與被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)進(jìn)行了整體比對，在整體比對存在差異的情況下，分析出被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)使用了涉案商標(biāo)的“永和豆?jié){”文字要素。

2.判斷被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)使用的部分要素是否是組合商標(biāo)中的主要部分。這是判斷被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)的核心問題，亦是較難判斷的問題。一方面，應(yīng)從要素外觀性進(jìn)行分析。根據(jù)要素在組合商標(biāo)中的整體結(jié)構(gòu)、比例，判斷該要素是否在組合商標(biāo)的整體布局中較為突出，此種要素更易為相關(guān)消費(fèi)者所關(guān)注、識(shí)別。本案中，“永和豆?jié){”與其他兩個(gè)要素相比，在權(quán)利商標(biāo)中所占比例較大、更突出，而其作為中文文字的特點(diǎn)更易使消費(fèi)者識(shí)別；另一方面，應(yīng)從要素使用性進(jìn)行分析。當(dāng)權(quán)利人的產(chǎn)品包裝、企業(yè)名稱及對外宣傳中較多使用該要素時(shí)，使相關(guān)消費(fèi)者能夠?qū)υ撘嘏c權(quán)利人之間產(chǎn)生較為穩(wěn)定的聯(lián)系，其即具有了區(qū)分商品與服務(wù)來源的識(shí)別性?！坝篮投?jié){”在經(jīng)營過程中的使用頻率較高，“永和”更是作為公司字號(hào)使用，因此“永和豆?jié){”具有較強(qiáng)的識(shí)別力和顯著性，與權(quán)利人已經(jīng)形成固定的聯(lián)系，應(yīng)為涉案組合商標(biāo)的主要部分。

3.被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)能否造成相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆。這涉及組合商標(biāo)的知名度、被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)行為人的使用行為及主管意圖等。本案的權(quán)利商標(biāo)經(jīng)過權(quán)利人多年全國連鎖加盟的使用方式，已經(jīng)具有較高的市場知名度，而天下永和店使用“永和豆?jié){”標(biāo)識(shí)亦是由于該標(biāo)識(shí)的知名度，由于“永和豆?jié){”為相關(guān)消費(fèi)者所熟知，而天下永和店使用此標(biāo)識(shí)的行為極易使得消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，因此構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該種判定方式既避免組合商標(biāo)權(quán)利的濫用，又可以有效遏制組合商標(biāo)被隨意拆分而發(fā)生侵權(quán)的情形，更符合商標(biāo)法司法解釋中有關(guān)判斷商標(biāo)相同或者近似的規(guī)定。

本案案號(hào)：（2018）陜08民初254號(hào)，（2019）陜民終134號(hào)

案件編寫人：宋小敏盧建莉

來源：人民法院報(bào)

作者：宋小敏盧建莉陜西省高級人民法院

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：組合商標(biāo)中部分要素被使用的侵權(quán)行為判定（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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