海外商標(biāo)的布局與保護(hù)

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：汪濤楊淼

原標(biāo)題：海外商標(biāo)的布局與保護(hù)

海外商標(biāo)保護(hù)是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而系統(tǒng)的工程。如何在有效保護(hù)的基礎(chǔ)上，適當(dāng)降低費(fèi)用支出，保證企業(yè)平穩(wěn)健康運(yùn)營(yíng)，為相關(guān)業(yè)務(wù)出海保駕護(hù)航，是企業(yè)海外商標(biāo)管理部門值得思考的問題，也是體現(xiàn)其自身價(jià)值的一個(gè)重要方面，值得關(guān)注。

2020年“BrandZ?全球品牌價(jià)值100強(qiáng)”頒布，本年度中國(guó)品牌有18家入榜。據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)榜單的全球品牌估值高達(dá)5萬(wàn)億美元。如此高的估值是從哪里來的，它的基礎(chǔ)在哪里？

眾所周知，品牌與商標(biāo)在某種程度上有一一對(duì)應(yīng)或者正相關(guān)的關(guān)系。本文從海外商標(biāo)的角度，談一談海外商標(biāo)的布局與保護(hù)。

整體上講，海外商標(biāo)布局與保護(hù)，一般可以分為戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)兩個(gè)層面。

戰(zhàn)略層面，包括商標(biāo)孕育、可注冊(cè)性判斷、保護(hù)范圍、申請(qǐng)時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、商標(biāo)圖樣迭代更新等，這個(gè)程序通常由企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門在匯總市場(chǎng)、銷售、研發(fā)等部門的需求并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況后綜合考慮制定。

戰(zhàn)術(shù)層面，是指當(dāng)某件具體商標(biāo)注冊(cè)需求確定后，申請(qǐng)人與代理律師所合作，將其按規(guī)劃予以注冊(cè)保護(hù)的過程，包括：申請(qǐng)?zhí)峤慌c流程管理、如何規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)、答復(fù)審查意見和異議、駁回復(fù)審、保留使用證據(jù)、定期監(jiān)視檢索、海關(guān)保護(hù)與侵權(quán)執(zhí)法等具體法律行動(dòng)，主要由代理律師所提供專業(yè)建議并根據(jù)申請(qǐng)人的具體指示執(zhí)行。

本文將從海外商標(biāo)的戰(zhàn)略布局角度，做簡(jiǎn)單分析闡述。

戰(zhàn)略層面

“5W+1H”策略，是管理學(xué)中的一種分析工具，用于管理中的決策程序。這種科學(xué)的工作分析方法同樣可以適用于海外商標(biāo)布局與保護(hù)的規(guī)劃中，有助于企業(yè)做出正確、高效、可執(zhí)行并富有成效的決策。

5W+1H是什么？

5W是指：Why（為什么做？）、What（做什么？）、Where（在哪兒做？）、When（什么時(shí)候做？）、Who（讓誰(shuí)做？）；1H是指：How（怎么做？）

對(duì)于海外商標(biāo)保護(hù)而言，可以將上述問題具體化為如下內(nèi)容：

Why（為什么需要在海外注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)？）

What（哪些商標(biāo)需要在海外注冊(cè)？）

Where（商標(biāo)需要在哪些地區(qū)進(jìn)行注冊(cè)保護(hù)？）

Who（海外商標(biāo)交給誰(shuí)處理？）

When（什么時(shí)候啟動(dòng)海外商標(biāo)注冊(cè)程序？）

How（海外商標(biāo)注冊(cè)程序怎么執(zhí)行？海外商標(biāo)注冊(cè)后怎么管理？）

一、為什么需要在海外注冊(cè)商標(biāo)并進(jìn)行品牌保護(hù)? WHY?

地域性是商標(biāo)保護(hù)的特點(diǎn)之一，經(jīng)批準(zhǔn)或注冊(cè)商標(biāo)權(quán)只在該地區(qū)范圍內(nèi)有效，受到保護(hù)。如果希望在另一國(guó)受到保護(hù)，那么就需要獲得該國(guó)的批準(zhǔn)注冊(cè)。因此，在中國(guó)注冊(cè)有效的商標(biāo)無法在其它國(guó)家或地區(qū)自動(dòng)獲得保護(hù)。

另外，品牌是企業(yè)參與海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的利器，是企業(yè)的無價(jià)之寶。未注冊(cè)商標(biāo)在絕大多數(shù)國(guó)家的保護(hù)力度非常有限，在缺乏全球檢索情況下，有可能在實(shí)際使用中侵犯在先商標(biāo)特別是馳名商標(biāo)的專有使用權(quán)；與此同時(shí)，也容易被他人有意或者無意予以搶先注冊(cè)，也就是他人早于商標(biāo)真正所有人申請(qǐng)注冊(cè)其商標(biāo)，以期獲得經(jīng)濟(jì)利益的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。特別是對(duì)于已經(jīng)具有較高知名度和美譽(yù)度的國(guó)內(nèi)品牌，其在海外被他人有意或者無意搶先搶注的現(xiàn)象比比皆是。

通常來講，商標(biāo)作為企業(yè)商譽(yù)的重要載體，一旦被搶注，企業(yè)將遭受巨大損失。搶注后，一般有四種方式處理：通過法律程序?qū)屪⑸虡?biāo)撤銷、和解談判有償轉(zhuǎn)讓、放棄相關(guān)市場(chǎng)、啟動(dòng)新商標(biāo)注冊(cè)。無論采取哪種方式處理，對(duì)于企業(yè)來講都是一次煎熬。如果出現(xiàn)商標(biāo)在海外被批量搶注的情況，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行國(guó)際維權(quán)絕非易事，時(shí)間成本和費(fèi)用成本一般企業(yè)幾乎無法承受。

具體來說，在處理?yè)屪栴}上的難點(diǎn)和痛點(diǎn)如下：

1. 監(jiān)控手段有限。除非企業(yè)建立了全球商標(biāo)監(jiān)視與檢索系統(tǒng)，不然很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)搶注商標(biāo)信息。

2. 法律行動(dòng)時(shí)間有限。有些國(guó)家的公告期非常短暫，例如：美國(guó)商標(biāo)的公告期僅有30天。一旦錯(cuò)過公告階段，打擊搶注商標(biāo)的難度將更大。

3. 證明搶注事實(shí)難度大。除了證明搶注人具有惡意、使用不正當(dāng)手段、謀取不正當(dāng)利益或者存在代理商/經(jīng)銷商關(guān)系，還需要提供被搶注商標(biāo)自身具有相當(dāng)影響力甚至達(dá)到馳名商標(biāo)的狀態(tài)。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)，在提供支持證據(jù)方面的負(fù)擔(dān)較重。

4. 語(yǔ)言與法律體系理解差異。海外商標(biāo)維權(quán)規(guī)定差別巨大，除了需要克服語(yǔ)言溝通障礙、文化理解障礙外，其法律體系、具體程序、法律術(shù)語(yǔ)內(nèi)涵的差異也不容小覷，在實(shí)際維權(quán)訴訟中都會(huì)成為障礙。

5. 維權(quán)途徑困難。作為企業(yè)，難以在短時(shí)間與多國(guó)律師樓建立信任和委托關(guān)系，不可能迅速了解各個(gè)國(guó)家律師樓維權(quán)策略是否得當(dāng)、經(jīng)驗(yàn)是否充足、信譽(yù)是否誠(chéng)實(shí)可靠、收費(fèi)是否良心合理等等。

6. 維權(quán)費(fèi)用非常高昂。海外商標(biāo)維權(quán)的律師費(fèi)通常在每小時(shí)400美元至600美元之間，動(dòng)輒數(shù)十小時(shí)的準(zhǔn)備工作并不罕見，全程費(fèi)用可想而知。

7. 維權(quán)時(shí)間漫長(zhǎng)。對(duì)于英美法系國(guó)家，爭(zhēng)端解決機(jī)制十分復(fù)雜，長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的和解訴訟是常見情況。

基于上述分析，對(duì)于有海外需求的國(guó)內(nèi)企業(yè)，應(yīng)該具有充分的理由和足夠的動(dòng)力在海外進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)。

二、什么商標(biāo)可以注冊(cè)？哪些商標(biāo)需要在海外注冊(cè)？What?

企業(yè)在決定欲保護(hù)商標(biāo)圖樣前，一定要充分關(guān)注與商標(biāo)可注冊(cè)性有關(guān)的注意事項(xiàng)，包括：合法性、顯著性和在先性三個(gè)方面。例如：各國(guó)商標(biāo)違反禁止注冊(cè)或使用的條款有哪些？各國(guó)對(duì)于缺乏顯著性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和常見情形是什么？哪些圖形要素與文字內(nèi)容容易與在先商標(biāo)特別是馳名商標(biāo)構(gòu)成沖突？哪些內(nèi)容容易淪為通用名？這些問題都是在商標(biāo)設(shè)計(jì)階段應(yīng)當(dāng)予以考慮的問題。

合法性，是指商標(biāo)不得違反商標(biāo)法中的一般性禁止規(guī)定。不具有合法性的商標(biāo)不僅不能獲準(zhǔn)注冊(cè)，也禁止作為商標(biāo)使用。例如：美國(guó)商標(biāo)法規(guī)定的具有欺騙性的地名、侮辱或不道德的標(biāo)記、歧視性或侮辱性語(yǔ)言等均不得注冊(cè)和使用。

這些規(guī)定與中國(guó)商標(biāo)法中的禁用條款并無太大差異。例如：知名網(wǎng)游“Devil May Cry”的中文譯名“鬼泣”、“CLASH OF CLANS”及其中文譯名“部落沖突”均因具有不良影響在中國(guó)未予注冊(cè)。

顯著性，也就是一個(gè)標(biāo)志作為商標(biāo)，在特定商品和服務(wù)上具有的識(shí)別能力和區(qū)別能力。以美國(guó)商標(biāo)保護(hù)理論為例，按照受保護(hù)力度的不同可將商標(biāo)從弱到強(qiáng)分為五個(gè)等級(jí)：通用名稱（general name）、描述名稱（descriptive name）、暗示名稱（suggestive name）、任意名稱（arbitrary name）、臆造名稱（fanciful name）。其中，通用名稱完全不受商標(biāo)法保護(hù)。臆造名稱，例如：LENOVO用于電腦、CATL用于鋰電池、HUAWEI用于手機(jī)，這種商標(biāo)獲得的保護(hù)效力最強(qiáng)，是商標(biāo)名稱的首選。臆造名稱一方面相對(duì)更加容易獲得商標(biāo)注冊(cè)，另一方面也有利于未來維權(quán)，因?yàn)檫@種商標(biāo)名稱是完全獨(dú)創(chuàng)的，他人難以編造合理的理由來證明自己對(duì)其搶注的臆造名稱擁有合理合法注冊(cè)的理由。

值得注意的是，描述性名稱和暗示性名稱認(rèn)定邊界比較模糊，有時(shí)難以得出一致的結(jié)論。如果申請(qǐng)商標(biāo)被認(rèn)定為具有描述性，則商標(biāo)所有人必須通過提供大量、廣泛和長(zhǎng)期的使用證據(jù)和廣告宣傳材料，證明該商標(biāo)已經(jīng)通過實(shí)際商業(yè)使用在消費(fèi)者當(dāng)中建立了第二含義，也就是已經(jīng)通過使用獲得了顯著性，否則該商標(biāo)難以獲準(zhǔn)注冊(cè)，即使注冊(cè)未來也容易被他人予以撤銷。例如：“實(shí)況足球”游戲中，“實(shí)況”一詞多指現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況、真實(shí)情況，“足球”作為一種體育項(xiàng)目為大眾所熟知，即使商標(biāo)所有人在復(fù)審和行政訴訟階段提供了大量實(shí)際使用和宣傳證據(jù)，但還是因?yàn)槿狈︼@著性被禁止注冊(cè)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)在選擇和設(shè)計(jì)商標(biāo)時(shí)，除了考慮合法性和顯著性外，還要注意避免侵犯他人現(xiàn)有的商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、肖像權(quán)、商號(hào)權(quán)等在先權(quán)利或合法權(quán)益，否則也會(huì)導(dǎo)致商標(biāo)注冊(cè)和實(shí)際使用遭遇法律障礙，即使暫時(shí)得以注冊(cè)，以后也會(huì)面臨無窮無盡的麻煩。

另外，選擇商標(biāo)時(shí)一定要遠(yuǎn)離世界馳名商標(biāo)。一方面，世界馳名商標(biāo)本身具有強(qiáng)大的排斥能力，如果申請(qǐng)商標(biāo)與之近似，很容易被駁回；另一方面，國(guó)際知名公司對(duì)于旗下的馳名商標(biāo)視為珍寶，大多都建立了嚴(yán)密的全球商標(biāo)監(jiān)測(cè)機(jī)制，防止他人申請(qǐng)易混淆和可能被淡化的商標(biāo)，一旦嗅到他人覬覦自己的寶貴財(cái)富，必將采取法律行動(dòng)加以阻止。

對(duì)于商標(biāo)設(shè)計(jì)之初就具有全球布局規(guī)劃的企業(yè)更加需要重視這些問題，除了常見的固有風(fēng)險(xiǎn)外，在具體國(guó)家在前期還會(huì)遇到不可預(yù)測(cè)的各種困難。不同國(guó)家的商標(biāo)審查制度千差萬(wàn)別，在選定目標(biāo)國(guó)家后，相關(guān)企業(yè)還應(yīng)關(guān)注選定國(guó)家的特殊規(guī)定。例如：在美國(guó)，人名不能作為商標(biāo)注冊(cè)；穆斯林國(guó)家禁止將豬作為圖形商標(biāo)注冊(cè)；越南官方不接受純漢字商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)；泰國(guó)禁止將與皇室題材相關(guān)內(nèi)容作為商標(biāo)注冊(cè)。

因此，在選擇商標(biāo)過程中，企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門有必要經(jīng)常與代理機(jī)構(gòu)溝通，并獲得來自品牌專家和海外商標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃專業(yè)人員的建議。

在商標(biāo)圖樣初步定稿后，需要對(duì)欲保護(hù)商標(biāo)在國(guó)內(nèi)全類別進(jìn)行查詢，全面評(píng)估商標(biāo)的可注冊(cè)性、當(dāng)前和潛在風(fēng)險(xiǎn)、被弱化、淡化或丑化的可能性。與此同時(shí)，考慮到商標(biāo)將進(jìn)行全球化布局的問題，還應(yīng)該考慮通過專門的商標(biāo)檢索機(jī)構(gòu)進(jìn)行全球查詢，分析評(píng)估該商標(biāo)全球注冊(cè)保護(hù)的可行性以及注冊(cè)后穩(wěn)定性。

申請(qǐng)前階段的分析、評(píng)估和各種方案之間的選擇、對(duì)比，看似費(fèi)時(shí)費(fèi)力，但將最大限度規(guī)避后續(xù)注冊(cè)過程中的駁回、異議等法律阻礙風(fēng)險(xiǎn)，有助于獲得具有高穩(wěn)定性的注冊(cè)商標(biāo)。相反，盲目啟動(dòng)商標(biāo)注冊(cè)程序，在效果上可能并不理想。在遇到駁回、異議等阻礙后，企業(yè)要么付出高昂的代價(jià)繼續(xù)爭(zhēng)取授權(quán)結(jié)果，要門被迫放棄保護(hù)計(jì)劃另立新標(biāo)。這種情況下，不僅費(fèi)用支出上大大超出預(yù)算，在時(shí)間上也會(huì)遭到損失，延誤海外市場(chǎng)拓展和布局的計(jì)劃。

由此可見，前期做好設(shè)計(jì)、分析、查詢檢索和評(píng)估工作，后期將會(huì)減少不必要的麻煩，在商標(biāo)授權(quán)的路上一馬平川、勢(shì)如破竹；反之，則可能四處碰壁、舉步維艱。

對(duì)于需要注冊(cè)的商標(biāo)圖樣，一切具有與申請(qǐng)人產(chǎn)生聯(lián)系的符號(hào)都應(yīng)該作為商標(biāo)加以注冊(cè)保護(hù)，特別是重點(diǎn)海外市場(chǎng)，更加不可或缺。具體內(nèi)容如下：

1.主商標(biāo)，是指企業(yè)最主要使用的商標(biāo)。例如：美的集團(tuán)的“美的”商標(biāo)，珠海金山軟件股份有限公司的“金山”商標(biāo)都是企業(yè)的主商標(biāo)。通常，一個(gè)企業(yè)的主商標(biāo)只有一個(gè)。

2.產(chǎn)品商標(biāo)，是指根據(jù)企業(yè)的規(guī)劃，將特定商標(biāo)用于某款產(chǎn)品或服務(wù)的商標(biāo)。例如：保潔公司（P&G）的洗發(fā)水采取的是一類產(chǎn)品多品牌的營(yíng)銷策略，旗下洗發(fā)水品牌包括：主打去屑的“海飛絲”、專長(zhǎng)柔順的“飄柔”、以青春亮澤示人的“潘婷”和以突顯專業(yè)護(hù)發(fā)的“沙宣”。這些產(chǎn)品定位不同，但都取得了市場(chǎng)成功。

3.型號(hào)商標(biāo)，例如：手機(jī)型號(hào)、汽車型號(hào)都應(yīng)該考慮作為商標(biāo)加以注冊(cè)。例如：寶馬公司旗下的X1、X3、X5、X7等多款車型作為商標(biāo)在海外予以注冊(cè)。

4.企業(yè)商號(hào)，企業(yè)名稱是區(qū)別不同市場(chǎng)主體的標(biāo)志，其中商號(hào)部分是企業(yè)名稱的核心和精髓。企業(yè)名稱非常容易被其他主體以商標(biāo)形式加以注冊(cè)，借此竊取他人的商譽(yù)，引起企業(yè)商號(hào)權(quán)與商標(biāo)權(quán)之間的糾紛。因此，及早將企業(yè)商號(hào)注冊(cè)為商標(biāo)勢(shì)在必行。

5.公司簡(jiǎn)稱，有的品牌名稱比較長(zhǎng)，消費(fèi)者更喜歡稱呼其簡(jiǎn)稱，或者是以“品牌+產(chǎn)品”的形式出現(xiàn)。例如：用“牛二”指代牛欄山二鍋頭白酒，“哈啤”是哈爾濱啤酒的簡(jiǎn)稱。如果某種簡(jiǎn)稱已經(jīng)成為社會(huì)共識(shí)或者已經(jīng)有了某種專屬稱呼的苗頭，企業(yè)應(yīng)該毫不猶豫的加以注冊(cè)。

6.商標(biāo)譯名，國(guó)內(nèi)企業(yè)的文字商標(biāo)絕大多數(shù)以中文和/或英文進(jìn)行申請(qǐng)保護(hù)，但是對(duì)于海外非英語(yǔ)國(guó)家，僅憑英文商標(biāo)不足以讓消費(fèi)者識(shí)別和記憶。選擇當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言文字，打造并注冊(cè)本土化的商標(biāo)是品牌推廣與傳播的不二之選。

7.廣告宣傳語(yǔ)，廣告宣傳語(yǔ)也是辨識(shí)產(chǎn)品服務(wù)來源的寶貴記憶符號(hào)。當(dāng)某條廣告宣傳語(yǔ)長(zhǎng)期同特定的商品或服務(wù)同時(shí)出現(xiàn)，經(jīng)過大量、廣泛的宣傳推廣活動(dòng)，則該廣告語(yǔ)與特定商品或服務(wù)之間就會(huì)建立起唯一關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備商標(biāo)屬性的識(shí)別功能。為了提供高廣告語(yǔ)的可注冊(cè)性，可以考慮將企業(yè)主商標(biāo)與特定宣傳語(yǔ)組合申請(qǐng)，避免因廣告宣傳語(yǔ)缺乏顯著性被駁回。

對(duì)于具體商標(biāo)下指定的商品和服務(wù)，應(yīng)該怎么選擇？筆者認(rèn)為可以從如下五個(gè)方面考慮：

1. 實(shí)際經(jīng)營(yíng)的商品和/或服務(wù)，主要是指申請(qǐng)人目前已經(jīng)使用的內(nèi)容，這部分是企業(yè)必須獲得成功注冊(cè)的，否則可能會(huì)產(chǎn)生侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。例如：對(duì)于網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，第9類（已錄制的計(jì)算機(jī)游戲軟件）、第41類（提供互聯(lián)網(wǎng)游戲娛樂服務(wù)）、第42類（計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、更新、維護(hù)等）是必選類別，也是未來避免被投訴的權(quán)利基礎(chǔ)。

2. 在商業(yè)規(guī)劃范圍內(nèi)，即將投入使用的商品和/或服務(wù)。

3. 目前尚未涉足，但日后可能會(huì)發(fā)展到的領(lǐng)域，這部分類別對(duì)申請(qǐng)人也非常重要，未能及時(shí)注冊(cè)可能會(huì)影響經(jīng)營(yíng)主體的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。例如：娛樂出版業(yè)與玩具、文具、服裝、紡織品、餐具、旅游文化等行業(yè)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，卡通人物或人物名稱若被其他主體用于商標(biāo)注冊(cè)很容易被消費(fèi)者誤認(rèn)來源。

4. 不大可能使用的領(lǐng)域，但該領(lǐng)域與申請(qǐng)人的主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，如果在這些商品或服務(wù)類別上出現(xiàn)和申請(qǐng)人一樣的品牌，將可能讓消費(fèi)者誤認(rèn)為與申請(qǐng)人有一定關(guān)聯(lián)，從而影響申請(qǐng)人的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。例如：制藥企業(yè)與保健品、化妝品、醫(yī)療器械、功能飲料之間的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，有必要將關(guān)聯(lián)類別一并保護(hù)。

5. 幾乎不可能實(shí)際投入使用的領(lǐng)域，但可能對(duì)品牌產(chǎn)生丑化的那些類別。申請(qǐng)人很可能不會(huì)涉足發(fā)展的某些領(lǐng)域，且這些商品服務(wù)與申請(qǐng)人的主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性較弱，但如果在這些類別上出現(xiàn)和申請(qǐng)人所使用商標(biāo)一樣的品牌，會(huì)讓消費(fèi)者產(chǎn)生不舒服的聯(lián)想。例如：將婚紗攝影品牌注冊(cè)在殯葬業(yè)，將飲料品牌注冊(cè)在殺蟲劑上。如果申請(qǐng)人早有行動(dòng)，可以避免日后他人有意或者無意進(jìn)入這些領(lǐng)域。

三、商標(biāo)需要在哪些地區(qū)進(jìn)行注冊(cè)保護(hù)？Where?

目前全球共有近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)，由于海外注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)的費(fèi)用相對(duì)較高，申請(qǐng)人需要熟悉各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的商標(biāo)流程、所需時(shí)間和基本費(fèi)用框架，在申請(qǐng)前做到心中有數(shù)。企業(yè)在進(jìn)行海外商標(biāo)布局選定目標(biāo)國(guó)時(shí)，可綜合考慮以下因素：

1、具有實(shí)際業(yè)務(wù)的地區(qū)。在這些地區(qū)保護(hù)相應(yīng)的商標(biāo)，是必不可少的，需要優(yōu)先考慮并盡快落實(shí)。一旦行動(dòng)遲疑，寶貴的商標(biāo)財(cái)富利落入他人之手，后果不堪設(shè)想。例如：對(duì)于網(wǎng)絡(luò)游戲公司而言，一款游戲問世不久，可以從后臺(tái)看到全球各地下載量、付費(fèi)情況等信息，馬上可以確定保護(hù)地區(qū)的優(yōu)先性。

2、即將投入使用或已嘗試推廣業(yè)務(wù)的地區(qū)。如果企業(yè)已在當(dāng)?shù)亟忧⒋砩?、?jīng)銷商的，這些地區(qū)往往是商標(biāo)被惡意搶注的多發(fā)地和重災(zāi)區(qū)，需要予以特別關(guān)注。例如：國(guó)內(nèi)最大的內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)企業(yè)——玉柴集團(tuán)，旗下“玉柴YUCHAI”商標(biāo)在全球多地被惡意搶注，經(jīng)調(diào)查大多數(shù)是當(dāng)?shù)卮砩?、?jīng)銷商所為。

3、產(chǎn)品的制造地和轉(zhuǎn)運(yùn)地。這些地區(qū)，企業(yè)雖然不會(huì)將產(chǎn)品實(shí)際投入使用，但由于與產(chǎn)品生產(chǎn)與流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)密切相關(guān)，特別是仿冒情況嚴(yán)重的國(guó)家，也是申請(qǐng)人快速注冊(cè)的優(yōu)先選擇。

4、傳統(tǒng)發(fā)達(dá)地區(qū)海外市場(chǎng)。一般而言，美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)、新加坡等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地區(qū)消費(fèi)能力強(qiáng)，通常是世界各國(guó)出口企業(yè)的目的地國(guó)。

5、新興地區(qū)市場(chǎng)。這些地區(qū)具有龐大的人口規(guī)模和相當(dāng)數(shù)量的新興中產(chǎn)階級(jí)，具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力。對(duì)于高科技行業(yè)，例如：通訊、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)欠缺、人口規(guī)模龐大的地區(qū)布局，優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯，例如：印度、印尼、泰國(guó)、馬來西亞、越南、巴西等。

總體而言，海外商標(biāo)保護(hù)通常費(fèi)用較高、程序相對(duì)復(fù)雜、信息不夠透明，需要企業(yè)慎重選擇具體需要保護(hù)的地區(qū)。對(duì)于那些費(fèi)用十分高昂的地區(qū)，例如：阿聯(lián)酋、沙特等，如有實(shí)際需求可以考慮僅在重點(diǎn)商標(biāo)和實(shí)際使用類別上加以注冊(cè)保護(hù)，減輕企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

四、什么時(shí)候啟動(dòng)海外商標(biāo)注冊(cè)程序？When？

一旦商標(biāo)圖樣、商品服務(wù)內(nèi)容和欲保護(hù)地區(qū)確定好后，啟動(dòng)注冊(cè)程序應(yīng)該越早越好！

世界上絕大多數(shù)國(guó)家采用申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t，對(duì)于相同近似商標(biāo)，初步審定并公告申請(qǐng)?jiān)谙鹊纳虡?biāo)。申請(qǐng)日是決定相同近似商標(biāo)是否能夠注冊(cè)的關(guān)鍵。對(duì)于初次申請(qǐng)的商標(biāo)，可以利用《巴黎公約》規(guī)定的優(yōu)先權(quán)原則——任何公約成員國(guó)的申請(qǐng)人，在向某一成員國(guó)首先提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)后6 個(gè)月內(nèi)，又向其他成員國(guó)提出同樣申請(qǐng)的，其他成員國(guó)應(yīng)以該申請(qǐng)人首次提出申請(qǐng)的日期為申請(qǐng)日，即享有優(yōu)先權(quán)。在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，即使有任何第三人提出申請(qǐng)或使用了該商標(biāo)，申請(qǐng)人仍因享有優(yōu)先權(quán)而獲得商標(biāo)專用權(quán)。申請(qǐng)人可根據(jù)國(guó)內(nèi)商標(biāo)的申請(qǐng)日期在規(guī)定期限內(nèi)在其他國(guó)家主張優(yōu)先權(quán)。

五、海外商標(biāo)交給誰(shuí)處理？Who？

海外商標(biāo)的保護(hù)內(nèi)容、保護(hù)地區(qū)和啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)間確定后，將進(jìn)入執(zhí)行階段，接力棒由企業(yè)交給代理機(jī)構(gòu)。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)，在海外商標(biāo)保護(hù)過程中，大多通過熟悉該企業(yè)業(yè)務(wù)的總代理和目的地國(guó)律師樓合作完成。

專業(yè)素質(zhì)過硬、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富、工作態(tài)度積極、收費(fèi)良心合理的代理機(jī)構(gòu)是企業(yè)考察的關(guān)鍵點(diǎn)。合作代理機(jī)構(gòu)是否了解國(guó)內(nèi)企業(yè)的思維模式、溝通方式、付費(fèi)理念也至關(guān)重要。選擇既了解目的地國(guó)的商標(biāo)法律制度、具有當(dāng)?shù)刎S富經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也了解國(guó)內(nèi)委托人實(shí)際需求和付費(fèi)方式的代理機(jī)構(gòu)，會(huì)進(jìn)一步控制好費(fèi)用支出。

申請(qǐng)人需要在選擇海外商標(biāo)業(yè)務(wù)總代理上做好功課，避免在案件流程和收費(fèi)上被目的地國(guó)代理機(jī)構(gòu)牽著鼻子走，失去案件的主導(dǎo)地位和對(duì)案件進(jìn)展的控制力，淪為目的地國(guó)律師所的“傳話筒”和“二傳手”。

另外，選擇在具體委托事務(wù)上擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力和獨(dú)立自主決定海外合作律師所的代理機(jī)構(gòu)，也是保證專業(yè)水準(zhǔn)和費(fèi)用控制上的一個(gè)關(guān)鍵要素。例如：有的代理機(jī)構(gòu)雖然規(guī)模很大，但并非都專精于海外商標(biāo)法律業(yè)務(wù)；一些大型事務(wù)所通過與海外律師所以換案方式處理國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人案件，在特定利益關(guān)系背景下，在處理具體案件時(shí)，特別是一旦出現(xiàn)審查意見、駁回、異議、訴訟等法律阻礙，是否能做到百分之百以國(guó)內(nèi)委托人的利益為行動(dòng)方向，立場(chǎng)不偏不倚、費(fèi)用合理公道，也是國(guó)內(nèi)企業(yè)需要考慮的問題。

六、海外商標(biāo)注冊(cè)程序怎么執(zhí)行？How？

實(shí)務(wù)中，即使前期做好充分的準(zhǔn)備工作，在海外商標(biāo)注冊(cè)過程中也不可避免會(huì)在個(gè)別地區(qū)發(fā)生審查意見、駁回等法律程序。一旦出現(xiàn)這些情況，代理機(jī)構(gòu)需要及時(shí)和委托人溝通并提供必要的法律建議，對(duì)于一些比較復(fù)雜、棘手的案件，代理機(jī)構(gòu)在出具法律意見前和處理具體案件過程中還需要和所在國(guó)的審查員進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取最大機(jī)會(huì)克服法律程序阻礙。對(duì)于一些急需授權(quán)的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，可以在滿足一定條件下通過某些國(guó)家特有的加快程序解決，例如：日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、歐盟等都具有相應(yīng)的商標(biāo)審查加快程序。

海外商標(biāo)法律保護(hù)是一項(xiàng)復(fù)雜而專業(yè)的工作，入手容易，但做好做精、不出問題、不留遺憾卻很難，僅憑申請(qǐng)人難以完全把控和處理。貿(mào)然委托代理機(jī)構(gòu)提出注冊(cè)申請(qǐng)會(huì)面臨更高的費(fèi)用成本、無盡的時(shí)間代價(jià)以及申請(qǐng)人難以承受的持久的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷，將海外商標(biāo)布局陷入死循環(huán)。這種案例在海外商標(biāo)保護(hù)實(shí)務(wù)中并不罕見。因此，作為國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人通過海外商標(biāo)保護(hù)專家全程咨詢和幫助十分必要。

七、海外商標(biāo)注冊(cè)后怎么管理？How？

商標(biāo)在海外核準(zhǔn)注冊(cè)后，并非無憂無慮、萬(wàn)事大吉了，還需要做好后期的管理工作。具體而言，商標(biāo)注冊(cè)后的管理工作可以分為四個(gè)方面，即，常規(guī)維護(hù)、規(guī)范使用、預(yù)警監(jiān)視、迭代更新。

1. 海外商標(biāo)注冊(cè)后的常規(guī)維護(hù)：

企業(yè)需要做好海外商標(biāo)的日常維護(hù)工作，記錄有效日、續(xù)展期間以及某些國(guó)家的特殊期限。目前大多數(shù)國(guó)家采取10年有效保護(hù)期，有的從申請(qǐng)日起算，有的從注冊(cè)公告日起算，并可以在商標(biāo)有效期到期前續(xù)展。需要留意的是：有些國(guó)家采取7年制有效期（例如：澳門、尼日利亞、孟加拉）、有的采用15年制有效期（例如：委內(nèi)瑞拉、黎巴嫩），還有的采取當(dāng)?shù)貧v法計(jì)算續(xù)展時(shí)間，例如：沙特阿拉伯采取伊斯蘭歷法，注冊(cè)商標(biāo)有效期大致相當(dāng)于公歷的9年8個(gè)月至9年9個(gè)月之間，具體時(shí)間需要個(gè)案確定。

有些國(guó)家商標(biāo)有效性的維持，還需要依賴申請(qǐng)人在特定時(shí)間段提供使用聲明和使用證據(jù)。例如，美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)后的第5-6年、9-10年都需要商標(biāo)注冊(cè)人及時(shí)主動(dòng)向商標(biāo)主管機(jī)構(gòu)提交使用證據(jù)；菲律賓商標(biāo)在申請(qǐng)后的3年內(nèi)、注冊(cè)后第5-6年期間需要提交使用聲明。此外，墨西哥、阿根廷、柬埔寨、波多黎各、莫桑比克等也都有類似的提供使用證據(jù)、使用聲明的規(guī)定。由于國(guó)內(nèi)商標(biāo)沒有上述制度，很多企業(yè)容易忽視這些工作。

申請(qǐng)人還需要定期收集和保留在各個(gè)國(guó)家的商標(biāo)使用證據(jù)。海外各個(gè)國(guó)家基本都有類似于國(guó)內(nèi)的注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度，只是對(duì)于連續(xù)不使用的期間規(guī)定不同。企業(yè)在國(guó)外注冊(cè)商標(biāo)以后也可能會(huì)遭遇被他人提出不使用撤銷的情況，屆時(shí)需要申請(qǐng)人提供商標(biāo)在該國(guó)家的使用證據(jù)，阻止注冊(cè)商標(biāo)被撤銷。另外，這些使用證據(jù)也將成為未來打擊侵權(quán)行為的有力證明材料，避免一旦出現(xiàn)侵權(quán)行為無法提供有效的證據(jù)材料或者證據(jù)材料不足的問題。

另外，如果申請(qǐng)人名稱、地址變更，或者商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓、許可，需要及時(shí)辦理相關(guān)登記手續(xù)。

2. 海外商標(biāo)注冊(cè)后的規(guī)范使用：

海外商標(biāo)注冊(cè)后的規(guī)范使用可以分為商標(biāo)圖樣規(guī)范使用、角標(biāo)規(guī)范使用、商品和服務(wù)保護(hù)范圍是否恰當(dāng)?shù)取?br/>

首先，商標(biāo)一旦核準(zhǔn)注冊(cè)后，其圖樣在實(shí)際使用中不可任意改動(dòng)。如果擅自改變商標(biāo)圖樣，可能帶來商業(yè)和法律兩方面的問題。

從商業(yè)角度看，企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷和廣告策劃人員，其廣告設(shè)計(jì)、說明書、名片、宣傳冊(cè)上的商標(biāo)圖樣，可能出現(xiàn)高矮胖瘦、五彩斑斕、各式各樣的視覺效果。這顯然不利于商標(biāo)標(biāo)志的一致性推廣，影響企業(yè)的社會(huì)評(píng)價(jià)。

從法律角度看，商標(biāo)圖樣變化后，如果達(dá)到一定程度，可能與他人已注冊(cè)的商標(biāo)構(gòu)成在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)，無意間侵犯他人的商標(biāo)專用權(quán)。另外，不規(guī)范使用商標(biāo)圖樣，有可能在撤銷程序中面臨舉證困難，可以提交的使用證據(jù)不被所在國(guó)接受，導(dǎo)致已注冊(cè)的商標(biāo)被撤銷的結(jié)果。

其次，申請(qǐng)人需要正確使用角標(biāo)。“?”符號(hào)可以在商標(biāo)標(biāo)識(shí)的右上方或右下方以角標(biāo)的形式使用，表示已經(jīng)在某個(gè)國(guó)家核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，未注冊(cè)商標(biāo)不可隨意使用。正確使用“?”符號(hào)，可以向社會(huì)傳遞注冊(cè)商標(biāo)信息，起到警示他人避讓和攀附的作用。

另外，產(chǎn)品和服務(wù)出海前，知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門需要與市場(chǎng)銷售部門核實(shí)清楚具體產(chǎn)品和服務(wù)是否已經(jīng)納入在該國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)范圍內(nèi)。如果沒有的話，需要立即啟動(dòng)補(bǔ)充注冊(cè)程序，確保所有實(shí)際投入使用的產(chǎn)品和服務(wù)，都具有該國(guó)核準(zhǔn)商標(biāo)下的專有使用權(quán)。

3. 海外商標(biāo)注冊(cè)后的預(yù)警監(jiān)視：

企業(yè)要做好海外商標(biāo)的預(yù)警監(jiān)視工作。預(yù)警監(jiān)視大致可以分為三種途徑：

1、通過各個(gè)國(guó)家商標(biāo)資料庫(kù)的定期監(jiān)視檢索，及時(shí)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)國(guó)家相同或近似商標(biāo)的申請(qǐng)、公告、注冊(cè)情況，利用警告函、非正式反對(duì)函、異議程序、撤銷程序等，盡早采取應(yīng)對(duì)法律措施。國(guó)內(nèi)企業(yè)可以委托專業(yè)的商標(biāo)監(jiān)視機(jī)構(gòu)進(jìn)行全球商標(biāo)監(jiān)視，從而及時(shí)獲取商標(biāo)維權(quán)所需信息。

2、通過海關(guān)備案獲得侵權(quán)信息。商標(biāo)所有人向國(guó)內(nèi)海關(guān)和目標(biāo)國(guó)海關(guān)提出海外備案申請(qǐng)，侵權(quán)產(chǎn)品在出關(guān)和清關(guān)時(shí)，國(guó)內(nèi)海關(guān)和目標(biāo)國(guó)海關(guān)對(duì)侵權(quán)嫌疑貨物實(shí)施扣留措施，從而攔截侵權(quán)、仿冒商品流出國(guó)境并流入海外市場(chǎng)。

3、通過調(diào)查公司定期進(jìn)行市場(chǎng)上侵權(quán)、假冒產(chǎn)品的監(jiān)控。國(guó)內(nèi)企業(yè)可以對(duì)重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)定期進(jìn)行排查、搜集情報(bào)，并采取相應(yīng)法律行動(dòng)。

4. 海外商標(biāo)注冊(cè)后的迭代更新：

商標(biāo)如人，也會(huì)經(jīng)歷孕育、出生、成長(zhǎng)、成熟、衰老、死亡的過程。那些經(jīng)久不衰的品牌，通常都會(huì)經(jīng)過一系列演變、迭代更新的過程。品牌標(biāo)志更新或者更換是正常的商業(yè)活動(dòng)，定期對(duì)品牌進(jìn)行升級(jí)，使用更能體現(xiàn)企業(yè)內(nèi)涵的標(biāo)志，賦予企業(yè)品牌新的內(nèi)涵。

當(dāng)出現(xiàn)如下幾種情況時(shí)，企業(yè)就可以考慮更新或更換新商標(biāo)了：

品牌所涵蓋的業(yè)務(wù)范圍發(fā)生擴(kuò)大或變化，原有品牌內(nèi)涵和視覺效果形象無法包含新的業(yè)務(wù)范圍，企業(yè)為了推出新業(yè)務(wù)，主動(dòng)對(duì)品牌形象進(jìn)行更新和提升。例如：騰訊的企鵝商標(biāo)變化為黃、綠、紅三色軌跡線環(huán)繞藍(lán)色企鵝的球形標(biāo)志。

品牌老化，原有品牌形象無法跟上消費(fèi)者需求的變化，品牌內(nèi)涵和視覺表達(dá)效果過時(shí)，產(chǎn)生審美疲勞。比如福特汽車、百事可樂在100多年的歷史中不斷調(diào)整其標(biāo)識(shí)形象設(shè)計(jì)。

海外商標(biāo)的布局與保護(hù)

品牌被收購(gòu)，需要根據(jù)并購(gòu)協(xié)議內(nèi)容和雙方意向重新創(chuàng)立新品牌。例如：紐約銀行（BNY）和梅隆金融公司（Mellon）并購(gòu)后，使用新品牌BNY Mellon。

品牌發(fā)生事故、丑聞或涉嫌違法犯罪行為，繼續(xù)沿用老品牌會(huì)嚴(yán)重影響其品牌形象和聲譽(yù)，進(jìn)而影響市場(chǎng)份額的開拓。例如：安然、雷曼兄弟、三鹿等。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：汪濤楊淼

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫言

注：原文鏈接：海外商標(biāo)的布局與保護(hù)（擊標(biāo)題查看原文）

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海外商標(biāo)的布局與保護(hù)

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