關(guān)于調(diào)解一件跨多國(guó)商標(biāo)搶注案的思考

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作者：龔霞 杭州五洲商標(biāo)服務(wù)有限公司

原標(biāo)題：關(guān)于調(diào)解一件跨多國(guó)商標(biāo)搶注案的思考

近年來，隨著一帶一路的提出，中國(guó)企業(yè)“走出去”步伐的加快，企業(yè)遭遇海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛數(shù)量逐漸上升。本文分享一起典型的我國(guó)商標(biāo)在東南亞被惡意搶注的案例和以此引發(fā)的思考。

近年來，隨著一帶一路的提出，中國(guó)企業(yè)“走出去”步伐的加快，企業(yè)遭遇海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛數(shù)量逐漸上升。其中，隨著中國(guó)企業(yè)品牌在更大范圍內(nèi)獲得關(guān)注和認(rèn)可，相關(guān)商標(biāo)在海外被搶注或者被侵權(quán)成為高發(fā)和突出的問題。尤其是東南亞市場(chǎng)更是成為商標(biāo)搶注的重災(zāi)區(qū)，2019年甚至有某職業(yè)搶注人在菲律賓搶注了幾十件中國(guó)知名電商品牌的事件發(fā)生。對(duì)于此種情形，以下分享筆者所在公司經(jīng)辦的一起典型的我國(guó)商標(biāo)在東南亞被惡意搶注的案例和以此引發(fā)的思考。

 
A公司是一家核心技術(shù)和自主品牌的硬件高科技公司，是該領(lǐng)域內(nèi)全球知名的消費(fèi)電子品牌，相關(guān)產(chǎn)品榮獲了一系列國(guó)內(nèi)外知名獎(jiǎng)項(xiàng)，產(chǎn)品深受業(yè)內(nèi)專家和大眾用戶的喜愛。公司定位于全球市場(chǎng)，擁有該領(lǐng)域內(nèi)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
 

泰國(guó)商人S先生在2017年7月在美國(guó)參加某知名消費(fèi)電子展會(huì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)了品牌A的一款產(chǎn)品非常新穎實(shí)用，并購(gòu)買了多個(gè)產(chǎn)品供自己和家人使用，使用者都對(duì)這款產(chǎn)品贊不絕口。S先生立馬發(fā)現(xiàn)了其中的商機(jī)，在2017年8月回到泰國(guó)后立即給A公司寫了郵件，表示非常喜歡這款產(chǎn)品，希望能代理這款產(chǎn)品，在東南亞地區(qū)進(jìn)行銷售，但是A公司對(duì)S先生進(jìn)行盡職調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，其并不是這個(gè)行業(yè)的從業(yè)人員，沒有任何銷售經(jīng)驗(yàn)和渠道資源，于是婉言謝絕了S先生。而S先生并沒有死心，在未獲得A公司同意或許可的情況下，S先生于2017年8月在泰國(guó)和新加坡提交了A公司的商標(biāo)注冊(cè)。隨后又分別在東南亞其他國(guó)家提交了商標(biāo)申請(qǐng)。

 
A公司早在2012年便開始在中、美、日、澳、韓、歐盟等區(qū)域申請(qǐng)了A商標(biāo)。但因其專注于技術(shù)和產(chǎn)品，而忽視了在東南亞的商標(biāo)布局，直到2017年10月A公司才首次在東南亞的新加坡提交商標(biāo)申請(qǐng)。直至A商標(biāo)在新加坡被駁回，A公司才發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)已在東南亞多國(guó)遭遇搶注。而S先生申請(qǐng)的新加坡商標(biāo)已經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)，泰國(guó)，越南商標(biāo)已在公告當(dāng)中，其它幾個(gè)國(guó)家的商標(biāo)也都在審查當(dāng)中。
 

A公司不得已在多方調(diào)查取證之后委托筆者所在公司針對(duì)搶注商標(biāo)采取了以下措施：

以A的名義盡快在東南亞各個(gè)國(guó)家提交A的商標(biāo)申請(qǐng)；

對(duì)已搶注成功的新加坡商標(biāo)提起無效程序；

對(duì)公告中的泰國(guó)，越南商標(biāo)提起異議程序；

實(shí)時(shí)監(jiān)控其它正在審查當(dāng)中的搶注商標(biāo)；

調(diào)查S先生名下申請(qǐng)的所有商標(biāo)并實(shí)時(shí)監(jiān)控；

請(qǐng)?zhí)﹪?guó)律師和經(jīng)銷商調(diào)查S先生的背景及嘗試聯(lián)系對(duì)方和談；

開始收集各個(gè)國(guó)家的商標(biāo)使用證據(jù)及其它證據(jù)材料為后面的維權(quán)措施做準(zhǔn)備；

 
想要奪回A商標(biāo)的所有權(quán)，A公司第一個(gè)要面對(duì)的案件就是新加坡的商標(biāo)無效案件，A公司提起無效后，S先生做了答辯的同時(shí)，對(duì)A公司其它申請(qǐng)的4件系列商標(biāo)提出了異議申請(qǐng)，故在新加坡一個(gè)國(guó)家就有5個(gè)并列的異議/無效案件。新加坡的異議/無效案件程序相對(duì)比較復(fù)雜，類似于司法程序，全程耗時(shí)較久而且律師費(fèi)非常昂貴。在異議/無效案件雙方進(jìn)行答辯后進(jìn)入調(diào)解程序，S先生律師首先表達(dá)了和解的意愿。A方同意進(jìn)行和解。

調(diào)解當(dāng)天， A方律師首先表示A方有足夠的證據(jù)來證明對(duì)方的商標(biāo)惡意搶注行為以及A公司才是此商標(biāo)的合法權(quán)利人，并有信心在接下來各國(guó)的商標(biāo)異議/無效程序中取得勝利。A方律師提供了以下主要證據(jù)及理由陳述：

1、A公司注冊(cè)于2011年10月，且于2014年10月獲得了版權(quán)登記證書。根據(jù)《伯爾尼公約》，A方有權(quán)在《伯爾尼公約》簽署和批準(zhǔn)的國(guó)家/地區(qū)（即本調(diào)解有關(guān)的大多數(shù)東南亞司法管轄區(qū)）享有版權(quán)保護(hù)并有權(quán)提起侵權(quán)訴訟。

2、A公司早在2013年就在新加坡和東南亞國(guó)家開始銷售A品牌的產(chǎn)品，有大量的使用證據(jù)和銷售額報(bào)表可證明這一點(diǎn)，另A方的官方網(wǎng)站可以從所有主要的全球市場(chǎng)（包括大多數(shù)東南亞國(guó)家）進(jìn)行訪問。自2011年建站以來，來自東南亞國(guó)家的無數(shù)用戶訪問了A網(wǎng)站。

3、截至2019年5月31日，除了A公司之外，S先生還在全球范圍內(nèi)提交了超過100件不同品牌的商標(biāo)申請(qǐng)，沒有證據(jù)能表明S先生已經(jīng)使用過這些商標(biāo)。由此可證明S先生的商標(biāo)投機(jī)意圖。

4、在2017年8月的電子郵件中，S先生明確詢問了是否有可能以“我自己的品牌”的名義生產(chǎn)A公司的產(chǎn)品。由此可證明S在明知A品牌屬于A公司的情況下仍然提交了不屬于自己的商標(biāo)申請(qǐng)，隨后在東南亞其它國(guó)家陸續(xù)申請(qǐng)系列商標(biāo)也證明了其想要在A已經(jīng)銷售卻未取得商標(biāo)的市場(chǎng)搶注商標(biāo)給A方施加壓力，并以此從A獲得經(jīng)銷商權(quán)利，獲取非法利益的意圖。

 
A方律師認(rèn)為基于S明顯的惡意以及A公司手上充分的證據(jù)，A沒有理由向?qū)Ψ街Ц陡哳~的和解費(fèi)用，為了盡快解決此糾紛，A最多向?qū)Ψ街Ц逗侠淼纳虡?biāo)申請(qǐng)支出費(fèi)用。此次調(diào)解持續(xù)了將近20個(gè)小時(shí)，經(jīng)過WIPO調(diào)解員和雙方律師的多番努力最終達(dá)成和解。爭(zhēng)議雙方代表以及調(diào)解員在WIPO新加坡調(diào)解辦公室簽署了最終調(diào)解協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括但不限于以下主要條款：

1、S先生名下注冊(cè)的所有A公司的商標(biāo)按A的要求進(jìn)行撤回或者轉(zhuǎn)讓給A；

2、S先生名下注冊(cè)的所有A公司的域名轉(zhuǎn)讓給A；

3、S方在10個(gè)工作日內(nèi)銷毀所有包含A公司商標(biāo)的材料和物資，包括電子文件，并簽署相關(guān)的法定聲明；

4、S方承諾不在新加坡或其他地方使用或申請(qǐng)注冊(cè)A商標(biāo)或包含A等文字或圖形類似商標(biāo)，無論是以其個(gè)人名義還是通過任何其他相關(guān)利益方。并且不得以任何形式反對(duì)A方的商標(biāo)注冊(cè)。

基于此案引發(fā)的幾點(diǎn)思考及建議：

1、海外商標(biāo)注冊(cè)布局：商標(biāo)具有地域性，企業(yè)應(yīng)“市場(chǎng)未動(dòng)，品牌先行”提前在出口國(guó)進(jìn)行商標(biāo)的布局注冊(cè)。商標(biāo)布局時(shí)應(yīng)注意覆蓋所有已經(jīng)出口銷售的國(guó)家，覆蓋所有正在銷售的產(chǎn)品類目，申請(qǐng)的商標(biāo)應(yīng)與使用中的商標(biāo)圖樣保持一致。有條件的企業(yè)應(yīng)對(duì)未來的目標(biāo)市場(chǎng)也提前進(jìn)行布局。

2、重視版權(quán)保護(hù)：若商標(biāo)是帶有圖案設(shè)計(jì)的，建議盡早進(jìn)行版權(quán)的登記保護(hù)。尤其是對(duì)于暫時(shí)沒有足夠的預(yù)算進(jìn)行全球商標(biāo)布局的企業(yè)來說尤其重要，這對(duì)后面可能出現(xiàn)的商標(biāo)維權(quán)奠定了權(quán)利基礎(chǔ)。

3、重視域名注冊(cè)：域名注冊(cè)的成本低，速度快，絕大多數(shù)國(guó)家不審查，注冊(cè)率高。這就給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和不法分子可乘之機(jī)，利用域名導(dǎo)入客戶搶占市場(chǎng)。建議產(chǎn)品出口到某個(gè)國(guó)家前，提前在目標(biāo)國(guó)對(duì)域名和商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)保護(hù)。

4、建立商標(biāo)監(jiān)控體系：針對(duì)重點(diǎn)出口國(guó)家或地區(qū)開展商標(biāo)和市場(chǎng)的監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決糾紛。尤其針對(duì)一些不實(shí)審的國(guó)家，例如歐盟及歐盟成員國(guó)等，商標(biāo)監(jiān)控是不可或缺的。

5、遭遇侵權(quán)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)：企業(yè)商標(biāo)權(quán)益在海外被侵害時(shí)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)，根據(jù)搶注商標(biāo)的申請(qǐng)狀態(tài)來采取適當(dāng)?shù)拇胧┚S護(hù)自身權(quán)益。

6、具體案件制定具體策略：當(dāng)商標(biāo)權(quán)益在海外被侵害時(shí)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況以及各國(guó)制度環(huán)境的不同而選擇合適的方式和途徑來化解糾紛。替代性糾紛解決機(jī)制（非訴訟糾紛解決機(jī)制）越來越普遍，大家都在尋求更加有效的解決方案。調(diào)解是全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端更高效、低成本的選擇。

7、保存證據(jù)，完善內(nèi)部管理體系：在解決商標(biāo)海外糾紛的案件中，證據(jù)是否充分很大程度上決定了維權(quán)能否成功。因此企業(yè)在日常運(yùn)營(yíng)中要重視商標(biāo)使用證據(jù)的搜集和保存，包括自有商標(biāo)在注冊(cè)國(guó)的使用證據(jù)，例如銷售合同，進(jìn)出口合同，提單，發(fā)票等。能夠證明對(duì)方惡意搶注的有關(guān)證據(jù)，例如商業(yè)關(guān)系證明文件，往來郵件，在先使用證明文件等。自有商標(biāo)知名度的相關(guān)證據(jù)，例如榮譽(yù)，廣告，雜志代言，展會(huì)等。同時(shí)健全和完善企業(yè)內(nèi)部的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系。

8、經(jīng)銷協(xié)議和銷售合同中添加品牌和商標(biāo)的相關(guān)條款：就目前遇到的案例而言，搶注方絕大多數(shù)都是兩類群體，一類是專門惡意注冊(cè)各類商標(biāo)的職業(yè)搶注人，這一類通過保存證據(jù)和證明惡意絕大多數(shù)都能取得較好的效果，并且這些人就是奔著錢來的，他們對(duì)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)大多不存在惡意；而另外一類則是和公司業(yè)務(wù)相關(guān)的上下游企業(yè)，尤其是在海外有銷售業(yè)務(wù)的下游代理商，這些人對(duì)于本地的法律法規(guī)相對(duì)比較熟悉，而且懂相關(guān)業(yè)務(wù)，因此，在合同中約定他們禁止注冊(cè)品牌方相關(guān)商標(biāo)和域名的相關(guān)條款，未來一旦遇到被搶注，也能夠留有相關(guān)證據(jù)。

9、注意展會(huì)期間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：每年各種大型展會(huì)結(jié)束后，會(huì)產(chǎn)生一小波商標(biāo)搶注的高峰，參展企業(yè)在展會(huì)期間應(yīng)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，登記來訪意向客戶的詳細(xì)信息，顯著位置標(biāo)明商標(biāo)權(quán)屬，并讓來訪者簽字確認(rèn)。以減少展會(huì)結(jié)束后的商標(biāo)搶注現(xiàn)象。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：龔霞 杭州五洲商標(biāo)服務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：關(guān)于調(diào)解一件跨多國(guó)商標(biāo)搶注案的思考（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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