以案說法——專利申請的優(yōu)先權制度淺析

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：崔錫強 林遠成 中國貿促會專利商標事務所

原標題：以案說法——專利申請的優(yōu)先權制度淺析

優(yōu)先權是巴黎公約中的一項基本原則，發(fā)明優(yōu)先權的實體判斷需要考察在后申請與首次申請是否屬于相同主題。本文結合案例淺析優(yōu)先權制度的合理使用。

一、概述

專利法意義上的優(yōu)先權概念源自《保護工業(yè)產權巴黎公約》（簡稱“巴黎公約”）?！栋屠韫s》中的優(yōu)先權原則是指已經在一個成員國正式提出了發(fā)明、實用新型、外觀設計申請或商標申請的申請人，在其他成員國就相同主題提出申請時，在規(guī)定期限內可以享有優(yōu)先權。

中國專利法（2008修正，下同）第二十九條、專利法實施細則（2010修訂）第三十二條等對國際優(yōu)先權和國內優(yōu)先權做出了具體規(guī)定。

中國專利法第二十九條規(guī)定：

申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權。

申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權。

“相同主題”的具體判斷原則，即《專利審查指南》（2010）第二部分第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定：“專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致”，該規(guī)定又被稱為“四要素原則”。

二、案例分析

從已有案例來看，在判斷優(yōu)先權是否成立時，最關鍵的兩個要素是“首次申請”與“相同主題”。任何一個要素不成立都會導致優(yōu)先權不成立，進而可能出現(xiàn)所述在先申請由于提前公開（公開日早于在后申請的申請日）而成為現(xiàn)有技術被用于挑戰(zhàn)在后申請的新穎性和創(chuàng)造性的情況。

（一）關于“首次申請”： “電動獨輪自行車”發(fā)明專利權無效宣告請求案

本案是2018年復審無效十大案例之一，發(fā)明名稱為“電動獨輪自行車”（專利號：ZL201110089122.9）的中國發(fā)明專利是電動獨輪平衡車領域的基礎性專利，針對本專利，原專利復審委員會對于無效宣告請求經合并審理后作出第36591號無效宣告請求審查決定，宣告該專利權利要求1、3、5-8因不具備創(chuàng)造性而無效，在權利要求2、4、9的基礎上繼續(xù)維持該專利權有效。本案的基本情況如下。

本專利的申請日為2011年4月1日，其要求了申請日為2010年9月6日的中國在先申請的優(yōu)先權。無效程序中請求人提交的一份用于評價本專利創(chuàng)造性的證據，其公開日為2011年3月5日，介于本專利的本國優(yōu)先權日和申請日之間。請求人另外提交一份美國專利申請，該美國申請的申請日為2011年9月15日，其中包含的兩件美國臨時申請的申請日分別為2010年3月9日和2010年3月18日。請求人主張，美國專利申請的內容與本專利完全對應，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，美國專利申請包含的兩件美國臨時申請的申請日均早于作為本專利本國優(yōu)先權基礎的中國在先申請的申請日，由此可知中國在先申請不是相同主題的首次申請，本專利不能享有本國優(yōu)先權。專利權人辯稱，對于本國優(yōu)先權，作為優(yōu)先權基礎的中國在先申請應該是在中國范圍內的第一次申請，而非請求人主張的世界范圍內的第一次申請。作為本專利優(yōu)先權基礎的中國在先申請是相同主題在中國范圍內的第一次申請，因此本專利符合本國優(yōu)先權規(guī)定，其本國優(yōu)先權成立。

該案的一個焦點問題在于，作為本國優(yōu)先權基礎的中國在先申請是否只要是在中國的首次申請即可？相同主題的首次申請的含義應當如何理解？

如上文提到的中國專利法第二十九條第一款對于“外國優(yōu)先權”的規(guī)定和第二款對于“本國優(yōu)先權”的規(guī)定中所述，第二款有關本國優(yōu)先權規(guī)定中的“在中國第一次提出專利申請”與第一款有關外國優(yōu)先權規(guī)定中的“在外國第一次提出專利申請”兩者表述方式一致，僅是“中”“外”之差。外國優(yōu)先權規(guī)定中的“第一次”其含義是世界范圍內的第一次，由此中國優(yōu)先權規(guī)定中的“第一次”其含義也應當是世界范圍內的第一次。

基于以上考慮，第36591號無效宣告請求審查決定認定，專利法第二十九條第二款所述的“在中國第一次提出專利申請”中的“第一次申請”應當理解為就相同主題在世界范圍內首次提出的申請，只不過對于本國優(yōu)先權，該世界范圍內的首次申請是在中國提出的。

（二）關于數(shù)值范圍交叉、上下位概念的“相同主題”：最高人民法院（2019）最高法行申12487號行政裁定書

在最高人民法院的“（2019）最高法行申12487號”的“行政裁定書”涉及的案件中，最高院裁定：

關于權利要求3，其進一步限定了“含鉀鋁酸鈉溶液中氧化鉀析出過程控制Na2Ok濃度在170g/L～280g/L之間”，而在先申請中記載的是“加入硫酸鈉后，含鉀鋁酸鈉溶液濃度在Na2Ok 180g/L～280g/L之間”。權利要求3限定的數(shù)值范圍的下限“170g/L”明顯超出了在先申請中記載的數(shù)值范圍下限“180g/L”，故權利要求3不能享有優(yōu)先權。

關于權利要求4，其附加技術特征為“含鉀鋁酸鈉溶液中氧化鉀析出過程需攪拌反應100～210分鐘”，而在先申請中記載的相關技術內容為“溶液中氧化鉀的析出過程需攪拌反應120～210分鐘”。權利要求4限定的數(shù)值范圍的下限“100分鐘”明顯超出了在先申請中記載的數(shù)值范圍下限“120分鐘”，故權利要求4不能享有優(yōu)先權。

對于以連續(xù)的數(shù)值范圍限定權利要求的保護范圍的情形，應將該數(shù)值范圍視為一個獨立的技術特征，不能再將其拆分為不同的技術方案并認定是否享有優(yōu)先權。因此，權利要求3-4中的數(shù)值范圍不屬于可以分段拆分為不同的并列技術方案的情形，再審申請人有關其可以就該數(shù)值范圍中的一部分享有部分優(yōu)先權的主張不能成立。

同時，在本案中，由于在后申請的權利要求3-4的優(yōu)先權不成立，相比于在后申請，在先申請的申請日和公開日都早于其申請日，根據審查指南規(guī)定的“對比文件公開的數(shù)值范圍與上述限定的技術特征的數(shù)值范圍部分重疊或者有一個共同的端點，將破壞要求保護的發(fā)明或者實用新型的新穎性”，在先申請中的與在后申請的權利要求3-4相關的技術方案的記載會破壞在后申請的權利要求3-4的新穎性。

從上述最高院案例可以看出：

如果在后申請的技術方案相比在先申請的技術方案的變化，涉及數(shù)值范圍的交叉，那么，這會導致在后申請的優(yōu)先權不成立；對于不享有優(yōu)先權的技術方案所屬的權利要求，在先申請（提前公開，且公開日早于在后申請的申請日）有可能成為現(xiàn)有技術挑戰(zhàn)在后申請的新穎性和創(chuàng)造性。

類似地，如果在先申請中記載的技術方案僅僅涉及某一特定的下位概念a，而在后申請重新概括的技術方案中涉及的是上位概念A；由于有關概括后的特征的一般性概念A既沒有明確地記載在在先申請中，并且本領域技術人員從在先申請中的技術方案涉及的下位概念a及其權利要求書、說明書和附圖的全部內容中也無法直接、毫無疑義地確定在后申請的涉及上位概念的技術方案，基于清楚記載和單獨對比原則，在后申請中的技術方案不能享有在先申請的優(yōu)先權。而一旦在先申請?zhí)崆肮_，且公開日早于在后申請的申請日而成為現(xiàn)有技術，就會挑戰(zhàn)在后申請的新穎性和創(chuàng)造性。

（三）關于涉及新增限定特征的“相同主題”：“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”發(fā)明專利權無效宣告請求案

在2019年復審無效十大案件之一的“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”發(fā)明專利權無效宣告請求案中，涉案專利名稱為“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”（專利號：ZL200680042417.8）（簡稱專利1），專利權人為武田藥品工業(yè)株式會社（下稱武田制藥），與該案一起提出的還有針對ZL201210399309.3號（簡稱專利2）、ZL201210332271.8號（簡稱專利3）發(fā)明專利權的無效宣告請求案。

在這一系列的無效宣告請求案中，對于“新增加的限定特征對于權利要求的主題是否有限定作用”與“在后申請與在先申請是否屬于相同主題的發(fā)明”的關系進行非常典型的詮釋。

更具體地說，該系列案非常典型地闡釋了包含給藥特征的內容對于技術方案的影響。

在該系列案件中，三件專利的申請日相同，并都要求享有US60/717558和US60/747273的優(yōu)先權。在專利權無效宣告請求時，請求人提交了證據4，證據4是專利權人于涉案專利最早優(yōu)先權日之前提交、在最早優(yōu)先權日和申請日之間公開的專利申請。請求人主張證據4已記載了與涉案專利相同主題的發(fā)明，作為涉案專利優(yōu)先權基礎的在先申請并非首次申請，涉案專利的優(yōu)先權不成立，由此涉案專利的權利要求1相對于證據4不具備新穎性。

涉及“單劑量形式”

專利1的權利要求1要求保護配制成單劑量形式的藥物組合物，其中該單劑量形式含有5毫克和250毫克之間的化合物I，其中化合物I以藥學上可接受的鹽或以游離堿形式存在。

合議組認定權利要求1中“配制成單劑量形式的藥物組合物”是指適合一次給予患者的藥物，是一種用于單次給藥的產品形式，本質上是藥物組合物的一種具體表現(xiàn)。結合權利要求1其他特征限定，該藥物含有5毫克和250毫克之間的藥學上可接受的鹽或以游離堿形式化合物I。

而證據4披露一類具有抑制DPP-4的活性的化合物，其中一個實施例記載的制備的化合物4即為涉案專利1的化合物I，“制劑實施例”部分公開了制劑例（口服制劑、靜脈內制劑和片劑）；但未披露藥物組合物中化合物4的含量范圍為5至250毫克，證據4所述藥物也不是用于單次給藥的產品形式。

也就是說，合議組認定專利1的權利要求1中的特征“單劑量形式”對于該權利要求具有實質的限定作用；進而權利要求1與證據4技術方案不同，不屬于相同主題。

涉及“日劑量”

專利2的權利要求1要求保護化合物I在制備藥物組合物中的用途，所述藥物組合物通過口服給予日劑量為5毫克至250毫克的化合物I用于治療II型糖尿病，其中化合物I以藥學上可接受的鹽或游離堿的形式存在。

專利3的權利要求1要求保護藥物組合物，其包含化合物I和藥學上可接受的載體，其中化合物I以藥學上可接受的鹽或游離堿的形式存在，并且以5毫克至250毫克的日劑量給藥。

證據4涉及通過使用新的DPP-4抑制劑化合物或組合物來治療DPP-4相關疾病，例如II型糖尿病，其中記載了包括專利2或專利3所述的化合物I在內的通式化合物具有抑制DPP-4活性，具體記載了其中優(yōu)選化合物尤其是化合物I（第一個實施例制備的目標化合物）。還對化合物的給藥途徑、藥學上可接受的形式、如何制劑等具體技術特征進行了闡述，并驗證了化合物對DPP-4的抑制活性。另外，證據4提供了包含所述化合物I的藥物組合物。

與證據4相比，上述兩件專利要求保護的技術方案均增加了“5毫克至250毫克的日劑量給藥”的技術特征。

合議組認定：專利2的權利要求1雖然限定所述化合物I的口服日劑量為5毫克至250毫克，但是該特征屬于給藥特征，僅體現(xiàn)在醫(yī)生的用藥過程中如何選擇，對制藥過程沒有限定作用，不對權利要求的保護范圍產生影響；

專利3的專利權利要求1雖然限定所述化合物I的日劑量為5毫克至250毫克，但是該特征屬于給藥特征，僅體現(xiàn)在醫(yī)生的用藥過程中如何選擇，對藥物的組成和結構沒有限定作用，不會對權利要求1的保護方案產生影響，也即該日劑量范圍由醫(yī)生在用藥過程中選擇決定，對于權利要求1所涉及的產品能否得到說明書的支持沒有實質影響。

因此，證據4分別記載了與專利2的權利要求1、專利3的權利要求1相同的技術方案。

此外，證據4記載包含化合物I在內的化合物具有選擇性DPP-4抑制活性，而具有DPP-4抑制活性意味著可以通過抑制DPP-4對GLP-1的裂解，從而刺激胰島素分泌、抑制高血糖素分泌等機制來降低血糖，進而用于治療II型糖尿病。因此，基于證據4記載內容能夠合理確認，化合物I可用于II型糖尿病的治療。而專利2、專利3說明書中增加記載的在糖尿病患者和小鼠上開展的降血糖研究，是對證據4已驗證化合物I技術效果的進一步豐富和完善，二者技術效果未發(fā)生“質”或“量”的變化，未產生新的技術效果。

在技術方案和技術效果相同的基礎上，結合證據4和專利2、專利3的權利要求1均屬于糖尿病治療的技術領域以及解決相同的技術問題，因此，證據4和專利2、專利3屬于相同主題的發(fā)明，因此，涉案專利2要求享有優(yōu)先權的申請并非首次申請，涉案專利2不享有這些在先申請的優(yōu)先權。

從這一系列無效案復審委的觀點可以看出：如果在后申請的技術方案相比在先申請的技術方案的變化，涉及增加了新的限定特征：如果限定特征對于權利要求的主題不被認為有限定作用，即在后申請與在先申請屬于相同主題的發(fā)明；而限定特征對于權利要求的主題被認為有限定作用，即在后申請與在先申請不屬于相同主題的發(fā)明。

類似于上述無效案中涉及的新增加的限定特征，對于在后申請中新增加的性能、參數(shù)、用途或制備方法等特征限定的產品權利要求，應當考慮：權利要求中的新增加的性能、參數(shù)特征、用途特征是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構和/或組成，該制備方法限定特征是否導致產品具有某種特定的結構和/或組成。

如果所屬技術領域的技術人員根據該性能、參數(shù)無法將新增加的限定特征的產品與在先申請中的產品區(qū)分開；該新增加的用途由產品本身固有的特性決定，而且新增加的用途特征沒有隱含產品在結構和/或組成上發(fā)生改變；盡管新增加的制備方法特征不同，但其限定的產品的結構和組成與在先申請中的相同；那么，新增加的限定特征對于權利要求的主題不被認為有限定作用，即在后申請與在先申請屬于相同技術方案，需要進而再考察“所屬技術領域、所解決的技術問題和預期的效果”是否相同。

三、結語

通過以上案例，我們可以看到，優(yōu)先權制度在給申請人提供更靈活的申請策略的同時，也存在著一些潛在的風險。因此，申請人在制定申請策略（特別是使用優(yōu)先權制度）時，應當特別注意以下幾個方面： 

1.注意使用首次申請作為優(yōu)先權的基礎，避免在后申請優(yōu)先權不成立的情況。

2. 避免在先申請的公開（特別是提前公開），以避免對在后申請（尤其是當在后申請包含了新技術方案或新技術內容時）的審查或權利造成不利影響。

3. 在后申請的說明書中應當充分體現(xiàn)在先申請的技術內容，為在后申請的審查預留更靈活的修改和爭辯余地。

4. 應當重視在先申請的撰寫，全面、充分體現(xiàn)發(fā)明人的貢獻，全面、充分描述各個方面、各個層次的技術方案，為在后申請?zhí)峁┤?、充分的?yōu)先權基礎。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：崔錫強 林遠成 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以案說法——專利申請的優(yōu)先權制度淺析（點擊標題查看原文）

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