淺議專利訴訟中現(xiàn)有設計的引入與侵權(quán)判斷

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作者：趙東豪廣東深科律師事務所

原標題：淺議專利訴訟中現(xiàn)有設計的引入與侵權(quán)判斷

IPRdaily導讀：在侵權(quán)判定中，法院會參考專利復審委員會的無效審查決定，但無效審查決定并非是直接認定侵權(quán)與否的結(jié)論，具體是否侵權(quán)，應當依據(jù)外觀設計侵權(quán)判定的現(xiàn)有法律規(guī)定、司法解釋，根據(jù)無效審查決定所認定的涉案專利與現(xiàn)有設計、涉案專利與涉案侵權(quán)產(chǎn)品的專利之間存在的外觀設計差異為判斷基礎，綜合考慮涉案專利對現(xiàn)有設計的貢獻度、被訴產(chǎn)品對涉案專利的借鑒和規(guī)避程度等因素，最終作出侵權(quán)與否的判定。

在辦理專利侵權(quán)糾紛案件時，是否遇到過這樣的情形，原告起訴被告侵犯自己的專利A，被告擁有專利B，且按照自己的專利B從事生產(chǎn)、制造、銷售等經(jīng)營活動，專利A的申請日期早于專利B，在原告起訴后，一審判決中認定被告侵權(quán)成立，但二審中被告用原告的專利A作為對比文件對自己的專利B進行無效，得到專利維持的決定，并以此作為上訴的理由，那么在二審法官會如何判定呢？

一、專利侵權(quán)

在確定外觀設計是否相同或近似時，應當以外觀設計專利產(chǎn)品一般消費者的知識水平和認知能力，根據(jù)授權(quán)外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷，對于主要由技術功能決定的設計特征以及對整體視覺效果不產(chǎn)生影響（或影響較小）的材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等特征，應當不予考慮，從而判斷涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品和涉案外觀專利是否相同或近似。

在涉及外觀設計的近似性判斷時還應當考慮被訴侵權(quán)行為發(fā)生時涉案產(chǎn)品涉及空間的大小，對設計空間較大的，可以認定一般消費者通常不容易注意到的不同設計之間的較小區(qū)別；設計空間較小的，可以認定一般消費者通常更容易注意到的不同設計之間的較小區(qū)別，設計空間的大小，需要結(jié)合被控侵權(quán)行為發(fā)生日之前的專利文件、公開出版物、會展展示物、宣傳圖冊等進行認定。

二、專利無效和侵權(quán)認定

在鐘某某和深圳某公司外觀設計專利侵權(quán)糾紛一案中[1]，一審法院認定被告侵犯了原告的外觀設計專利權(quán)，但在二審中，被告提交了第46485號無效決定請求書，在該份無效請求決定書中，被告利用原告的專利，對自己的專利提起無效，且被告制造的涉案產(chǎn)品也是按照自己專利進行生產(chǎn)的，在得到專利維持的無效審查決定書后，用此無效審查決定書作為自己不侵權(quán)的證據(jù)，該案二審法官沒有進行公開的審理，而是讓我方進行撤訴，撤回一審起訴。

在該案中出現(xiàn)了法院審理和專利復審委審查決定不一致的情況，主要原因在于兩者的審查角度不一樣，法院在進行侵權(quán)判斷時，遵循的是“整體觀察，綜合判斷”，而專利復審委則是從創(chuàng)造性的角度出發(fā)，這也導致兩者之間的結(jié)果存在一定誤差，但此種情況下是否就意味著被告生產(chǎn)的產(chǎn)品一定不侵權(quán)呢？當然不是，是否侵權(quán)需要引入現(xiàn)有設計，確定外觀設計專利的授權(quán)性設計特征，結(jié)合被訴侵權(quán)產(chǎn)品的借鑒性設計特征和規(guī)避性設計特征進行綜合比對（但實際工作中，法院大多會采用專利復審委的意見，認定被告不構(gòu)成侵權(quán)）。

三、引入現(xiàn)有設計和授權(quán)性設計特征的確定

外觀設計專利申請時，需要在簡要說明中，寫清產(chǎn)品的設計要點，該設計要點即為申請人認為外觀設計與現(xiàn)有設計的區(qū)別點，也就是授權(quán)性設計特征，但由于外觀設計專利不進行實質(zhì)審查，因此專利文件中記載的設計要點僅僅是申請人自己認為的設計要點，在實際的案例中大量存在設計要點與現(xiàn)有設計雷同的現(xiàn)象，如果在侵權(quán)判定中不引入現(xiàn)有設計，僅僅將被控侵權(quán)產(chǎn)品和外觀設計專利進行簡單的侵權(quán)比對，那么事實上將無法將外觀設計專利區(qū)別于現(xiàn)有設計的授權(quán)性設計特征、慣常設計等因素考慮到侵權(quán)判定中，導致授權(quán)性設計特征應相對于其他設計特征對整體視覺效果更具有影響的法律規(guī)定形同虛設。此種情況下，當外觀設計專利產(chǎn)品的設計空間較小，也即一般消費者通常更容易注意到的不同設計之間的較小區(qū)別時，在進行侵權(quán)對比時，將極易導致外觀設計的近似性判斷出現(xiàn)誤差，從而錯誤的擴大了外觀設計專利的保護范圍，導致對外觀設計專利權(quán)的保護力度遠遠大于專利權(quán)人設計貢獻的現(xiàn)象發(fā)生。

在認定授權(quán)性設計特征時，需要將外觀設計專利的評價報告、專利復審委員會的復審決定、無效決定、專利申請日之前的專利文件、公開出版物、宣傳圖冊等作為現(xiàn)有設計引入，確定外觀設計專利的授權(quán)性設計特征，并以此作為侵權(quán)對比的重要參考因素。

四、借鑒性設計特征和規(guī)避性設計特征的確定

引入現(xiàn)有設計，確定外觀設計的授權(quán)性設計特征后，在侵權(quán)比對的過程中，如果被控侵權(quán)產(chǎn)品包含外觀設計專利部分授權(quán)性設計特征時，可將被控侵權(quán)產(chǎn)品外觀中借鑒了專利授權(quán)性設計特征的部分稱之為借鑒性設計特征，而將被控侵權(quán)產(chǎn)品外觀中區(qū)別于專利的外觀設計特征部分稱之為規(guī)避性設計特征，此種情況下的侵權(quán)判斷應當綜合考慮外觀設計專利的授權(quán)性設計特征、被控侵權(quán)產(chǎn)品的借鑒性設計特征和被控侵權(quán)產(chǎn)品的規(guī)避性設計特征進行綜合判斷。

具體而言，當：1、被控侵權(quán)產(chǎn)品的借鑒性設計特征全部包括外觀設計專利的授權(quán)性設計特征，而規(guī)避性設計特征對整體視覺效果影響不大時，應當認定被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設計專利構(gòu)成近似；2、被控侵權(quán)產(chǎn)品的借鑒性設計特征包括一部分外觀設計專利的授權(quán)性設計特征，而規(guī)避性設計特征對整體視覺效果影響較大大時，應當認定被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設計專利不構(gòu)成近似；3、被控侵權(quán)產(chǎn)品的包括大部分外觀設計專利的授權(quán)性設計特征，同時被控侵權(quán)產(chǎn)品的規(guī)避性設計特征對整體視覺效果影響比較大時，需要考慮借鑒性設計特征和規(guī)避性設計特征對整體視覺效果產(chǎn)生貢獻的大小，當借鑒性設計特征對整體視覺效果貢獻更大時，可以認定被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設計專利構(gòu)成近似，當規(guī)避性設計特征對整體視覺效果貢獻更大時，可以認定被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設計專利不構(gòu)成近似。

五、判例依據(jù)

在好孩子兒童用品有限公司（以下間稱好孩子公司）與上海英倫寶貝兒童用品有限公司（以下簡稱英倫寶貝公司）、昆山威凱兒童用品有限公司（以下簡稱昆山威凱公司）外觀設計專利侵權(quán)糾紛一案中[2]，一審認定侵權(quán)成立，判決被告英倫寶貝公司、昆山威凱公司賠償原告好孩子公司經(jīng)濟損失及為維權(quán)支出的合理費用人民幣200萬元。

英倫寶貝公司、昆山威凱公司不服一審判決，向江蘇高院提起上訴，并提出了一份無效宣告請求書，即案外人對蘇州威凱公司外觀設計專利向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出無效宣告請求，并提交涉案專利作為對比設計。專利復審委員會于2015年10月30日作出第27377號《無效宣告請求審查決定書》，維持蘇州威凱公司專利權(quán)有效。主要理由為蘇州威凱公司專利與對比設計除了基本結(jié)構(gòu)相同外，兩者在車輪數(shù)量、輪轂形狀、支架設計、置物籃形狀和位置、遮陽罩設計等方面均存在明顯區(qū)別，上述區(qū)別點對整體視覺效果產(chǎn)生了顯著影響，因此二者具有明顯區(qū)別。經(jīng)一審法院當庭比對且經(jīng)各方當事人確認，被控侵權(quán)產(chǎn)品外觀設計與蘇州威凱公司201030509309.6號外觀設計專利圖片一致。

此外，蘇州威凱公司于2012年6月7日，針對涉案專利向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出無效宣告請求，并提交了200430049681.8號外觀設計專利作為對比設計。專利復審委員會于2013年1月4日作出第19851號《無效宣告請求審查決定書》，維持涉案外觀設計專利權(quán)有效。主要理由為涉案專利與對比設計在車架的整體形狀、前輪支架和推把桿的位置關系、后支撐桿的位置和形狀、扶手和腳踏板的位置，前輪支架的形狀、前輪的數(shù)量、物品存放籃的形狀等存在較大差異，上述區(qū)別使二者兒童推車的整體形狀存在較大差異，二者不相同也不近似。

該案訴訟過程中，江蘇高院引入上述兩份無效宣告請求審查決定，通過對審查決定中專利復審委員會所認定的現(xiàn)有設計與涉案專利的區(qū)別、涉案專利與蘇州威凱公司專利的區(qū)別加以分析，歸納出涉案專利授權(quán)性設計特征、被控侵權(quán)產(chǎn)品借鑒性設計特征以及規(guī)避性設計特征，以此作為確定涉案專利合理保護范圍的重要參考，并最終作出侵權(quán)判定的結(jié)論。

（一）關于涉案專利授權(quán)性設計特征的確定

在第19851號無效宣告請求審查決定中，專利復審委員會認為，涉案專利與在先設計相比，區(qū)別在于：（1）車架的基本形狀不同，從車前面看，涉案專利為流線型類U字形，在先設計為對稱的類“√”型，從側(cè)面看，類A字形的具體形狀不同；（2）涉案專利的前輪支架與推把桿呈類平行線錯開設置，在先設計的支撐桿為一體成型的一個桿；（3）涉案專利的后支撐桿為向后拱起的弧形，其下端連接于后輪支架的中部，在先設計的支撐桿為直桿狀，下端連接于后輪支架的近后端部；（4）涉案專利扶手和地面基本平行，在先設計的扶手相對地面向上傾斜；（5）涉案專利的腳踏板位于靠近前輪的位置，在先設計的腳踏板位于存放籃前上方；（6）涉案專利的前輪支架前部向下延伸再左右橫向延伸再向下延伸后，左右兩端分別裝有兩個前輪，在先設計前輪支架前部向前下方向延伸，再橫向延伸，左右兩端分別只裝有一個前輪；（7）涉案專利的存放籃從側(cè)面看呈三角形，周圍呈透明狀，在先設計的存放籃從側(cè)面看為平行四邊形，且不透明；（8）涉案專利遮陽蓬側(cè)面一部分為扇形透明紗狀，在先設計的遮陽蓬為不透明布；（9）涉案專利為推車手柄，在先設計為橫向桿。

根據(jù)第19851號無效宣告請求審查決定，專利復審委員會認為，涉案專利與在先設計的上述區(qū)別使兒童推車的整體結(jié)構(gòu)、形狀存在較大差異。而且，以上區(qū)別點位于產(chǎn)品顯著位置，且屬于童車類產(chǎn)品為一般消費者所重點關注的部位。車架的形狀決定了童車的基本形狀和構(gòu)造，車架形狀相對于其他部位而言，對于整體視覺效果具有更顯著的影響。因此，涉案專利與在先設計既不相同也不相近似，符合專利法第23條的規(guī)定。據(jù)此，專利復審委員會決定維持涉案專利權(quán)有效。

根據(jù)專利復審委員會的上述結(jié)論，江蘇高院認為，涉案專利之所以被維持有效，也是基于其與現(xiàn)有設計之間在上述整體形狀或局部存在的區(qū)別設計，如：車架的整體形狀、前輪支架和推把桿的位置關系、后支撐桿的位置和形狀、扶手和腳踏板的位置，前輪支架的形狀、前輪的數(shù)量、物品存放籃的形狀。據(jù)此，江蘇高院歸納涉案專利授權(quán)設計特征有：（1）從車前面看，車架為流線型的U字；（2）支架前部向下延伸再左右橫向延伸再向下延伸后，左右兩端分別裝有兩個前輪；（3）扶手與地面基本平行；（4）推車手柄；（5）前輪支架與推把桿呈類平行線錯開設置；（6）后支撐桿為向后拱起的弧形，其下端連接于后輪支架的中部。以上授權(quán)性設計特征，將在確定涉案專利權(quán)的保護范圍時予以特別關注。

（二）關于被控侵權(quán)產(chǎn)品借鑒性設計特征的確定

在確定涉案專利上述授權(quán)性設計特征的基礎上，江蘇高院進一步確定被控侵權(quán)產(chǎn)品中包含以下借鑒性設計特征：（1）從車前面看，車架為流線型的U字，整體上車身較寬較圓、車頭較窄較尖，呈現(xiàn)類似于船體的造型設計；（2）扶手與地面基本平行；（3）腳踏板位于靠近前輪的位置；（4）推車手柄。

被控侵權(quán)產(chǎn)品存在的4處借鑒性設計特征中，容易被觀察到的有三處：（1）從車前面看，車架為流線型的U字，整體上車身較寬較圓、車頭較窄較尖，呈現(xiàn)類似于船體的造型設計；（2）扶手與地面基本平行；（3）推車手柄。

（三）關于被控侵權(quán)產(chǎn)品規(guī)避性設計特征的確定

在第27377號無效宣告請求審查決定中，專利復審委員會認為，蘇州威凱公司專利與涉案專利之間的區(qū)別在于：（1）蘇州威凱公司專利前輪為一個組合輪，后輪為兩個單輪，整體構(gòu)成了三輪推車的結(jié)構(gòu)；涉案專利前輪為兩個組合輪，后輪為兩個單輪，整體構(gòu)成了四輪車的結(jié)構(gòu)。（2）蘇州威凱公司專利的輪轂為三條筋；涉案專利的輪轂為五條筋。（3）蘇州威凱公司專利的置物籃為長方體，緊貼座椅的正下方；涉案專利的置物籃為楔形，置于車輪支架上。（4）從推車正面看，蘇州威凱公司專利的兩推桿架之間在前輪上方設有一橫梁；涉案專利的兩推桿架在前輪上方形成弧形。（5）蘇州威凱公司專利的遮陽罩兩側(cè)設有細長條狀網(wǎng)眼；涉案專利的遮陽罩兩側(cè)設有扇形網(wǎng)眼。

根據(jù)上述比對結(jié)果，專利復審委員會認為，蘇州威凱公司專利與涉案專利至少存在上述五點區(qū)別，使得二者在車輪數(shù)量、輪轂形狀、車架設計、置物籃形狀和位置、遮陽罩設計等方面均存在明顯區(qū)別，對整體視覺效果產(chǎn)生了顯著影響，符合專利法第23條第2款的規(guī)定。據(jù)此，專利復審委員會決定維持蘇州威凱公司專利權(quán)有效。

江蘇高院認為，根據(jù)第27377號無效宣告請求審查決定，蘇州威凱公司專利與涉案專利在外觀上的主要區(qū)別有：（1）前輪為一個組合輪，后輪為兩個單輪，整體構(gòu)成了三輪推車的結(jié)構(gòu)；（2）輪轂為三條筋；（3）置物籃為長方體，緊貼座椅的正下方；（4）推車正面看，兩推桿架之間在前輪上方設有一橫梁；（5）遮陽罩兩側(cè)設有細長條狀網(wǎng)眼。因蘇州威凱公司專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品外觀相同，在上述27377號無效宣告請求審查決定中認定的蘇州威凱公司專利與涉案專利之間的區(qū)別點，就是被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利之間的區(qū)別點，故被控侵權(quán)產(chǎn)品具有的規(guī)避性設計特征就是上述5處區(qū)別設計特征。

（四）關于侵權(quán)比對

江蘇高院認為，被控侵權(quán)產(chǎn)品的借鑒性設計特征較之于規(guī)避性設計特征對產(chǎn)品整體視覺效果更具顯著影響，具體理由如下：

首先，車架的形狀決定了童車的基本形狀和結(jié)構(gòu)，車架形狀相對于其他部位而言，對整體視覺效果更具有顯著影響。涉案專利的車架整體類似于船型結(jié)構(gòu)，弧度優(yōu)美自然，給消費者一種母親懷抱嬰兒的安全感，故該借鑒性設計特征形成了被控侵權(quán)產(chǎn)品的整體視覺效果，消費者對被控侵權(quán)產(chǎn)品的視覺印象主要由該借鑒性設計特征所決定。其次，扶手和手柄位于推車上部，在推車的正常使用過程中容易被直接觀察到，手柄屬于消費者使用推車時必須接觸的部位，扶手則屬于嬰兒坐在推車中經(jīng)常需要接觸起到穩(wěn)定作用的部位，會倍受消費者的關注。因此被控侵權(quán)產(chǎn)品的這三處借鑒性設計特征所具有的穩(wěn)定、舒適的視覺感受會對消費者選擇兒童推車時產(chǎn)生重要影響。

相比之下，被控侵權(quán)產(chǎn)品的規(guī)避性設計特征所在位置不容易觀察到，對整體視覺效果不產(chǎn)生顯著影響。首先，車輪位于推車的底部，車輪的區(qū)別僅在左視圖中清晰可見，在主視圖、后視圖、右視圖、俯視圖中均不明顯，屬于普通消費者在購買兒童推車時不容易注意的位置。相對于船型結(jié)構(gòu)，三輪還是四輪結(jié)構(gòu)在侵權(quán)比對中處于次要位置。其次，連桿位于車身側(cè)面或者下方，連桿的差異僅在立體圖中可見，在其他視圖中不可見或不明顯。連桿的連接方式也不屬于消費者購買推車時的主要考量因素。再次，被控侵權(quán)產(chǎn)品的其他規(guī)避性設計特征，如置物籃的形狀和位置，輪轂筋的數(shù)量、遮陽罩網(wǎng)眼的形狀等均屬于外觀設計上的微小變化，不是一般消費者關注的重點，不產(chǎn)生主要的視覺影響。

因此，被控侵權(quán)產(chǎn)品上的借鑒性設計特征較之規(guī)避性設計特征對被控侵權(quán)產(chǎn)品整體視覺效果更具有顯著影響，被控侵權(quán)產(chǎn)品的規(guī)避性設計特征不能改變其與涉案專利在整體視覺效果上的相似性。雖然專利復審委員會維持蘇州威凱公司專利權(quán)有效，但在其復審決定中未見將涉案專利對現(xiàn)有設計的貢獻進行評價，即使其維持有效，但經(jīng)綜合評判，江蘇高院對該決定不予采信，因此二審判決駁回上訴，維持原判。

六、結(jié)論

在侵權(quán)判定中，法院會參考專利復審委員會的無效審查決定，但無效審查決定并非是直接認定侵權(quán)與否的結(jié)論，具體是否侵權(quán)，應當依據(jù)外觀設計侵權(quán)判定的現(xiàn)有法律規(guī)定、司法解釋，根據(jù)無效審查決定所認定的涉案專利與現(xiàn)有設計、涉案專利與涉案侵權(quán)產(chǎn)品的專利之間存在的外觀設計差異為判斷基礎，綜合考慮涉案專利對現(xiàn)有設計的貢獻度、被訴產(chǎn)品對涉案專利的借鑒和規(guī)避程度等因素，最終作出侵權(quán)與否的判定[3]。

注：

[1]（2020）粵03民初1202號

[2]（2015）蘇知民終字第00281號

[3]（2015）蘇知民終字第00264號

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaiy.cn）

作者：趙東豪廣東深科律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺議專利訴訟中現(xiàn)有設計的引入與侵權(quán)判斷（點擊標題查看原文）

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