用循環(huán)申請來抵抗商標(biāo)侵權(quán)，可靠嗎？

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作者：殷蔚 彭斌慧 安徽君威知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

原標(biāo)題：用循環(huán)申請來抵抗商標(biāo)侵權(quán)，可靠嗎？

商標(biāo)的循環(huán)申請，在日常實(shí)務(wù)中經(jīng)常見到，許多代理機(jī)構(gòu)在商標(biāo)被異議、撤三、無效宣告時，會建議客戶補(bǔ)充循環(huán)申請，鑒于目前商標(biāo)審查時間很短，一般都短于商標(biāo)評審案件流程，這樣即使?fàn)幾h商標(biāo)被撤銷，后補(bǔ)充的循環(huán)申請一般也能在裁定前獲得初步審定，形成商標(biāo)一直有效的狀態(tài)。當(dāng)近似商標(biāo)被無效宣告后，仍然存在其他同類別相同商標(biāo)的情況下，原商標(biāo)持有人向法院起訴，是否應(yīng)當(dāng)受理？法院又該做出如何判決呢？

近日，筆者在處理手頭某案件的時候，遇上一個比較有意思的情況，心得寫出來分享給大家。
 

商標(biāo)的循環(huán)申請，在日常實(shí)務(wù)中經(jīng)常見到，許多代理機(jī)構(gòu)在商標(biāo)被異議、撤三、無效宣告時，會建議客戶補(bǔ)充循環(huán)申請，鑒于目前商標(biāo)審查時間很短，一般都短于商標(biāo)評審案件流程，這樣即使?fàn)幾h商標(biāo)被撤銷，后補(bǔ)充的循環(huán)申請一般也能在裁定前獲得初步審定，形成商標(biāo)一直有效的狀態(tài)。

而商標(biāo)的無效宣告，作為注冊公告后對近似商標(biāo)的主要打擊手段，眼下是很多知名品牌“秋后算賬”的首選。往往品牌在設(shè)立初期沒有花費(fèi)太多時間、精力在打擊山寨商標(biāo)上，造成部分近似品牌通過審查，形成“官方認(rèn)可授權(quán)”的注冊商標(biāo)。而在品牌成熟階段，想要打擊時只能通過無效宣告來溯及既往，所以無效宣告的提請數(shù)量，在近年連年攀升，而且成功案件也越來越多。

因此，形成了一個局面，當(dāng)近似商標(biāo)被無效宣告后，仍然存在其他同類別相同商標(biāo)的情況下，原商標(biāo)持有人向法院起訴，是否應(yīng)當(dāng)受理？法院又該做出如何判決呢？
 

以下舉出某兩個案例，供闡述情況：

1、A公司是省內(nèi)知名咸菜生產(chǎn)商，持有商標(biāo)“XX地”，早在2012年通過商標(biāo)異議程序中認(rèn)定馳名商標(biāo)保護(hù)。B公司2016年在不知情情況下申請同類別商標(biāo)“XX園”，獲準(zhǔn)注冊，該三字同時為B公司字號。2018年A公司提出無效宣告，經(jīng)商評委裁定，“XX園”商標(biāo)予以宣告無效。B公司在2018年、2019年同時提出循環(huán)申請“XX園”，均獲得初步審定。此情形下，A公司應(yīng)當(dāng)如何處理？

2、C公司是當(dāng)?shù)刂惋嫻尽癤宴樓”，品牌知名度較高，客戶群體穩(wěn)定。D公司在所在祥源廣場內(nèi)開設(shè)“祥源X宴樓”，設(shè)立該字號的餐飲公司，并且向商標(biāo)局提出商標(biāo)申請“祥源X宴樓”，獲準(zhǔn)注冊。C公司向商標(biāo)局提出無效宣告，D公司在接到無效宣告答辯和裁定書時，兩次提出了循環(huán)申請，均獲得初步審定。C公司贏得了無效宣告后，準(zhǔn)備起訴D公司。

在以上案例中，被告均持有國家商標(biāo)局初步審定甚至已經(jīng)注冊公告的商標(biāo)，對于原告而言非常頭疼。如果再花時間、金錢投入到新一輪的異議或者無效中，必定會帶來不必要的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和時間投入。但是如果直接起訴，對方的抗辯理由非常充分，又難以取得一錘定音的效果。

筆者接受了上述案件中A和D公司的委托，進(jìn)行了一系列相關(guān)法律條文和實(shí)際判例的查詢，形成思路如下：

1、《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十七條規(guī)定依照本法第四十四條、第四十五條的規(guī)定宣告無效的注冊商標(biāo)，由商標(biāo)局予以公告，該注冊商標(biāo)專用權(quán)視為自始即不存在。宣告注冊商標(biāo)無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標(biāo)注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。

首先無效宣告的提出必須是善意、維權(quán)的角度，而非是惡意、添堵的出發(fā)點(diǎn)，才能順利獲得司法支持。

2、《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》
 

第一條 原告以他人注冊商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百一十九條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

原告以他人使用在核定商品上的注冊商標(biāo)與其在先的注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百二十四條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標(biāo)，與其注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

此條規(guī)定描述的是當(dāng)被告具有惡意、不規(guī)范使用注冊商標(biāo)導(dǎo)致與被告商標(biāo)近似的情況下，向法院起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

 
綜合上述法律規(guī)定，筆者覺得可以理解為，當(dāng)被告具有一定惡意，例如在使用中突出使用與他人商標(biāo)相同或近似部分、在已經(jīng)收到不利裁定時仍然提起循環(huán)申請、在循環(huán)申請中非使用目的的提交大量商標(biāo)等，法院是可以受理并且做出侵權(quán)判決的。

而正常的行政防衛(wèi)措施，如在收到被撤三、被無效宣告、被異議的答辯通知時，及時提出循環(huán)申請確保商標(biāo)的有效狀態(tài)，循環(huán)申請能被商標(biāo)局予以初審公告，是一種較為有效的抵制措施，只是這種抵制措施是抵制不了申請人的“攀附”惡意的。

（本文所舉例商標(biāo)皆為虛擬，不針對任何品牌。本文由安徽天禾律師事務(wù)所陳軍律師鼎力協(xié)助。）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：殷蔚 彭斌慧  安徽君威知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接： 用循環(huán)申請來抵抗商標(biāo)侵權(quán)，可靠嗎？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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