初創(chuàng)企業(yè)的專利布局——遭遇簡化版仿制品的專利保護

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作者：崔雷 上海漢盛律師事務(wù)所 知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)顧問

朱以林 上海漢盛律師事務(wù)所 創(chuàng)始高級合伙人

原標(biāo)題：遭遇簡化版仿制品的專利保護——專利布局（一）

產(chǎn)品上市后為公眾所知前，如不及時申請專利權(quán)保護，則喪失了專利保護的時機，即便以后再申請專利，也容易被無效，所以急需申請保護。這種保護屬于防守型的基本保護，非常必要而且必須盡快實施。同時出于保護市場的角度，在遭遇簡化版仿制品時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)上升知識產(chǎn)權(quán)保護的層級，著手專利布局，阻擊簡化版的仿制品侵占市場。

背景介紹

企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期的知識產(chǎn)權(quán)保護基于防守的目的,首先會將創(chuàng)新點，也就是有技術(shù)貢獻的部分申請專利；出于現(xiàn)實的目的,為了獲得政府的補助和資助，參與高科技企業(yè)的評定，有動力申請專利，初期的目的以獲得授權(quán)為主，對專利應(yīng)該保護的力度、范圍、路徑和方向并不十分了然。然而，在產(chǎn)品經(jīng)過研發(fā)、生產(chǎn)和上市銷售中，如果產(chǎn)品有較好的市場前景，很快就會有競爭對手仿制，競品出現(xiàn)會影響企業(yè)的銷售和市場規(guī)劃，同時激發(fā)企業(yè)進一步通過知識產(chǎn)權(quán)保護的動機，企業(yè)著手開展侵權(quán)訴訟的準備，研究競品是否落入授權(quán)專利權(quán)利要求保護范圍，如果競品落入授權(quán)專利的保護范圍，進一步要獲取專利評價報告，或者分析專利權(quán)的穩(wěn)定性。有一種現(xiàn)實的情況是，同行有意或無意的避開專利保護范圍，簡化了產(chǎn)品設(shè)計實現(xiàn)了基本的功能，同時繞開了先行者專利保護。對于創(chuàng)新的先行者，投入了大量的時間精力開發(fā)產(chǎn)品，開發(fā)市場，如何避免后來者居上，或者說避免后來者通過對原產(chǎn)品的功能簡化避開專利保護和潛在的訴訟風(fēng)險，對產(chǎn)品開發(fā)的先行者來說是一個重大的課題，尤其在國內(nèi)創(chuàng)新市場具有重大的研究意義和現(xiàn)實意義。

案例介紹

筆者收到客戶發(fā)來的一張競爭對手的宣傳單頁。單頁上的這個產(chǎn)品與客戶做的產(chǎn)品外觀十分接近。再細看，關(guān)于產(chǎn)品的技術(shù)特征,也十分相近。

客戶發(fā)來微信截屏，顯示是當(dāng)日最新接到的消息。這是一款醫(yī)療設(shè)備。目前，客戶的產(chǎn)品在招標(biāo)階段，招標(biāo)的競爭對手成功應(yīng)標(biāo)，賣了兩臺。項目的背景是客戶自兩年前開發(fā)了一款新產(chǎn)品。產(chǎn)品是結(jié)合了國外的多項專利技術(shù)，然后在國內(nèi)制造生產(chǎn)，申請了國內(nèi)的專利?？蛻粢呀?jīng)先行投入大量的資金，用于廠房的建設(shè)，醫(yī)療設(shè)備許可證的準入，研發(fā)，市場銷售體系的建立。

對于此次突發(fā)事件，客戶懷疑競品侵權(quán)，所以第一時間發(fā)給筆者進行分析研究。

侵權(quán)判定原則包括：全面覆蓋原則、等同原則、禁止反悔原則、自由公知技術(shù)抗辯原則。

按照全面覆蓋原則，筆者認真研究了競爭競品的技術(shù)特征。相關(guān)的法條如下：

《中華人民共和國專利法》（2020）

第六十四條 發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。

第六十七條 在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

《專利法實施細則》

第二十條　權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)有獨立權(quán)利要求，也可以有從屬權(quán)利要求。

獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。

從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征，對引用的權(quán)利要求作進一步限定。

從技術(shù)特征講競品與客戶申請的專利保護范圍十分接近。與客戶已經(jīng)申請的多個專利相比，這款產(chǎn)品是一個簡化版。也就是說，他的技術(shù)特征沒有落入原來專利權(quán)保護的范圍。

這里存在著兩種情況，一個就是競爭對手用的就是現(xiàn)有技術(shù)或者是現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合。他用公開技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品完全沒有侵權(quán)，競品的技術(shù)方案是源于客戶申請文件的說明書，但是這個方案又沒有在權(quán)利要求進行保護內(nèi)。

另一種情況是屬于現(xiàn)有技術(shù)與本領(lǐng)域技術(shù)人員可以知道的技術(shù)特征的結(jié)合，還是屬于現(xiàn)有技術(shù)。本領(lǐng)域技術(shù)人員跟現(xiàn)有的技術(shù)特征的結(jié)合一直是處于一個模糊的地帶。

站在用戶的角度，應(yīng)盡量去擴大保護范圍，但是應(yīng)該在合理的范圍內(nèi)。

目前的情況下。競品只是一種簡化版，從客戶的說明書研究發(fā)現(xiàn)，未來應(yīng)該有很多種多種簡化版的技術(shù)方案?？梢岳@開權(quán)利要求保護的范圍。當(dāng)下專利保護的防護網(wǎng)還不夠密集，需要盡快的彌補，亡羊補牢尚未晚矣。

筆者分析了客戶現(xiàn)有5項申請專利的技術(shù)特征如下：

X、Y、Z是現(xiàn)有技術(shù);a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l是有貢獻的技術(shù)特征；

競品是X、Y、Z加m; 技術(shù)特征“m”是非必要技術(shù)特征，但同時又是產(chǎn)品設(shè)計中不宜回避的技術(shù)特征，屬于技術(shù)貢獻度不高，但市場應(yīng)用價值大的特征。

為了企業(yè)通過知識產(chǎn)權(quán)的申報保護市場，企業(yè)還須通過商標(biāo)、外觀專利、軟著申請，形成知識產(chǎn)權(quán)的保護網(wǎng)。同時加強核心專利的保護。

第二天，筆者與企業(yè)創(chuàng)始人商議對策。創(chuàng)始人首先明確要保護的核心技術(shù)有兩個方面，涉及兩個重要的技術(shù)指標(biāo)，其中一個已經(jīng)在說明書中披露，一個現(xiàn)階段還屬于技術(shù)秘密沒有披露。筆者同企業(yè)創(chuàng)始人討論了各種專利布局的策略和現(xiàn)階段最適合企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護策略。

總結(jié)

產(chǎn)品上市后為公眾所知前，如不及時申請專利權(quán)保護，則喪失了專利保護的時機，即便以后再申請專利，也容易被無效，所以急需申請保護。這種保護屬于防守型的基本保護，非常必要而且必須盡快實施。同時出于保護市場的角度，在遭遇簡化版仿制品時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)上升知識產(chǎn)權(quán)保護的層級，著手專利布局，阻擊簡化版的仿制品侵占市場。這里的專利布局又特指建立專利柵欄或者專利叢林，高密度的專利保護以遲滯競品對市場的侵蝕。首先籬清現(xiàn)有技術(shù)和必要技術(shù)特征，在保護有突出貢獻的核心技術(shù)特征時，從產(chǎn)品的應(yīng)用角度，將市場上可能的非公開應(yīng)用方案盡量囊括，以阻擊簡化版的仿制品侵占市場，為侵權(quán)訴訟做好準備。

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作者：崔雷 上海漢盛律師事務(wù)所 知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)顧問

朱以林 上海漢盛律師事務(wù)所 創(chuàng)始高級合伙人

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：初創(chuàng)企業(yè)的專利布局——遭遇簡化版仿制品的專利保護（點擊標(biāo)題查看原文）

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