淺析對審查意見中具有技術(shù)啟示的判斷邏輯的合理質(zhì)疑

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作者：萬娟北京隆源天恒知識產(chǎn)權(quán)代理事務所（普通合伙）

徐蘇明北京隆源天恒知識產(chǎn)權(quán)代理事務所（普通合伙）

原標題：淺析對審查意見中具有技術(shù)啟示的判斷邏輯的合理質(zhì)疑

在專利申請創(chuàng)造性"三步法"的評述中，通常包含事實認定和法律推理兩部分。事實認定部分包括對本申請權(quán)利要求和最接近現(xiàn)有技術(shù)進行對比分析以確定區(qū)別技術(shù)特征、對用于結(jié)合評價該權(quán)利要求的對比文件進行分析以確定論據(jù)等工作。法律推理是基于所認定的事實、論據(jù)以及法理，合乎邏輯地判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出了技術(shù)啟示。由于"三步法"是逆向判斷創(chuàng)造性的方法，通常并不符合發(fā)明創(chuàng)造的形成邏輯，審查員在了解本申請技術(shù)內(nèi)容之后，可能會錯誤地低估本申請的創(chuàng)造性，得出現(xiàn)有技術(shù)具有技術(shù)啟示的判斷?；?a href='http://jupyterflow.com/search_shenchayuan.html' target='_blank'>審查員的判斷邏輯，筆者在實踐中發(fā)現(xiàn)，善用對比文件整體公開的內(nèi)容，著眼于從區(qū)別技術(shù)特征的認定是否合理和/或區(qū)別技術(shù)特征是否被論據(jù)公開等基礎(chǔ)角度以及具有技術(shù)啟示的推理邏輯和推理結(jié)果是否合理等角度尋找突破口，并針對性地陳述意見，這對于專利申請的最終審查結(jié)果將有很積極的影響。

下面，筆者結(jié)合三個案例總結(jié)基于對審查意見中具有技術(shù)啟示的判斷邏輯的合理質(zhì)疑的一些答復思路，供大家探討、指正。

案例一

案情簡介

該專利申請涉及板栗皮中神經(jīng)酰胺的提取方法，權(quán)利要求1的技術(shù)要點為：板栗皮提取液的制備方法包括浸提、濾液濃縮、堿解、大孔樹脂柱分離、硅膠或氧化鋁柱純化、薄層層析檢測等步驟。

審查員在審查意見中指出D1公開了將板栗皮粉碎后按照常規(guī)提取脂質(zhì)的方法，首次確立了板栗皮中蓄積了大量的神經(jīng)酰胺，已經(jīng)確立了提取技術(shù)。與本申請的區(qū)別在于：本申請具體限定了提取方法。針對上述區(qū)別，D2中公開了浸提、過濾與濃縮、大孔樹脂柱富集與分離、濃縮、干燥等步驟，雖是為了提取板栗殼多酚，但其同樣是為了從板栗殼中提取所需要的組分的制備方法，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以想到將該方法應用于D1中以制備神經(jīng)酰胺。同時，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)所要提取的物質(zhì)種類不同，在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，對提取條件進行合理調(diào)整。D1結(jié)合D2及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

案例分析

筆者在仔細閱讀了對比文件之后，發(fā)現(xiàn)D1雖公開了板栗皮中含有神經(jīng)酰胺以及公開了采用常規(guī)方法提取脂質(zhì)，然而常規(guī)方法提取到的是如D1表1中列舉的具有脂溶性特征的數(shù)十種化合物，且D1中沒有任何關(guān)于提取脂質(zhì)具體步驟的描述，即D1并沒有公開如何提取神經(jīng)酰胺的技術(shù)事實。針對于D2，其目的在于從板栗殼中提取多酚，而多酚呈水溶性，神經(jīng)酰胺為弱極性脂質(zhì)，二者的化學結(jié)構(gòu)和性質(zhì)完全不同，顯然，多酚不等同于神經(jīng)酰胺?；诮Y(jié)構(gòu)和性質(zhì)的差異，物質(zhì)的制備方法必然存在差異。審查員認為提取多酚的方法可以應用于D1中以制備神經(jīng)酰胺的觀點值得商榷。神經(jīng)酰胺提取過程中主要雜質(zhì)為高極性脂質(zhì)，本申請采用堿解皂化除雜，純化時，采用含有強弱2種極性溶劑的混合液作為洗脫溶劑，可基于神經(jīng)酰胺和雜質(zhì)在洗脫溶劑中分配系數(shù)的差異，提高產(chǎn)品含量和純度。而D2中不經(jīng)過堿解并利用強極性乙醇水溶性進行分離萃取，神經(jīng)酰胺的溶解性低，故無法合理預期利用D2的技術(shù)方案可以實現(xiàn)本發(fā)明的目的。由此可見，多酚的制備與神經(jīng)酰胺的制備，這兩個技術(shù)方案不能簡單等同，從板栗殼中提取所需要的組分的方法不能想當然地由多酚推導到神經(jīng)酰胺。即，D1沒有公開神經(jīng)酰胺的提取方法，D2公開的內(nèi)容與區(qū)別技術(shù)特征存在明顯不同，則靠它支撐的推邏輯理就缺乏基礎(chǔ)。

基于上述思路，筆者在答復時將從屬權(quán)利要求中洗脫溶劑的技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1中，客觀指出D1具體公開的內(nèi)容以及本申請和D2的步驟差異，并基于待制備物質(zhì)性質(zhì)的差異針對性答復本申請各步驟的協(xié)同作用及能實現(xiàn)的技術(shù)效果，同時引證了多篇文獻來證明堿解后可通過皂化反應除去極性脂質(zhì)以及洗脫溶劑中不同極性溶劑對神經(jīng)酰胺和極性脂質(zhì)的溶解性存在差異，最終獲得授權(quán)。

案例小結(jié)

從案例一可以看出，審查員或多或少會模糊、夸大，甚至曲解一些技術(shù)事實，進而不恰當?shù)卣J定現(xiàn)有技術(shù)整體公開了本申請的技術(shù)方案。此時，需客觀指出未被公開的技術(shù)特征和/或不等同的技術(shù)特征，并論述如何不同，以整體說明本申請的技術(shù)方案和技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)存在實質(zhì)性差別，如此，具有技術(shù)啟示的推理基礎(chǔ)就不復存在。

案例二

案情簡介

該案例涉及抗結(jié)瘤防鋁液污染的鎂鋁尖晶石澆注料，權(quán)利要求1請求保護鎂鋁尖晶石澆注料產(chǎn)品，由鎂鋁尖晶石、橄欖石、鋯英砂、氧化鋁微粉、高鋁水泥、抗沾劑、分散劑組成，并限定了各組分的質(zhì)量百分比，且鎂鋁尖晶石由三種粒徑段組成。

審查員在審查意見中指出D1公開了高抗侵蝕、防結(jié)瘤堵塞的再結(jié)合鎂鋁尖晶石磚，與本申請的部分原料相同，區(qū)別在于：本申請要求保護用于鋁工業(yè)的抗結(jié)瘤防鋁液污染的鎂鋁尖晶石澆注料，原料中還包括橄欖石、氧化鋁微粉、高鋁水泥、抗沾劑和分散劑；不包括Fe2O3與CaO，限定了鋯原料采用鋯英砂；鎂鋁尖晶石重量百分比不同且粒度不同。針對上述區(qū)別，耐火磚與耐火澆注料均是常規(guī)的耐火材料種類，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)需要將其制備成鎂鋁尖品石澆注料。D2給出了在熔鋁爐用澆注料中加入1-3%的反潤濕劑硫酸鋇（即本申請的抗沾劑）以提高抗鋁液滲透性能的技術(shù)啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將D2的技術(shù)內(nèi)容結(jié)合到D1中，其能實現(xiàn)抗結(jié)瘤的技術(shù)效果可以預期。其余成分本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)實際需要添加，其重量百分比易于控制和調(diào)整。D1結(jié)合D2及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

案例分析

該案例中，D2所要解決的技術(shù)問題是通過添加硫酸鋇提高熔鋁爐的抗鋁液滲透性，其目的在于抵抗熔融態(tài)的鋁液對熔鋁爐侵蝕。而D1所要解決的技術(shù)問題是提高對石油焦燃燒廢氣和灰分抗侵蝕性能力，即D1目的為抵抗廢氣和灰分對玻璃窯蓄熱室格子體的侵蝕。換言之，D1的再結(jié)合鎂鋁尖晶石磚與D2或本申請的澆注料的應用領(lǐng)域截然不同，審查員基于二者均是常規(guī)的耐火材料種類就認定本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)需要將耐火磚制備成澆注料并應用于熔鋁爐的邏輯存在一定問題。因為二者實質(zhì)為抵抗不同因素的侵蝕，D1的技術(shù)原理是通過各原料反應形成致密結(jié)構(gòu)，而本申請的技術(shù)原理是通過各原料反應生成高熔點且對鋁渣潤濕性低的物質(zhì)，基于技術(shù)原理的巨大差異，本領(lǐng)域技術(shù)人員能否將耐火磚應用于熔鋁爐以實現(xiàn)抗鋁液侵蝕的效果尚存疑問。進一步地，由于技術(shù)領(lǐng)域和技術(shù)原理差異，D1中不會涉及“熔融態(tài)的鋁液侵蝕”和“防鋁液污染”的技術(shù)問題，由于不具有改進基礎(chǔ)，此時，即使D2中公開的硫酸鋇與在本申請所起的作用相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不會有動機將D1和D2結(jié)合。那么，審查員認為有動機將D2的技術(shù)內(nèi)容結(jié)合到D1中并認為實現(xiàn)抗結(jié)瘤的技術(shù)效果可以預期的邏輯推理實際上就經(jīng)不起推敲。此外，筆者發(fā)現(xiàn)D2公開了硫酸鋇在1000℃熱處理3h時會分解，使?jié)沧⒘系慕Y(jié)構(gòu)變差，因此，其在D1的制備條件下（1560-1710℃保溫3-5h）必然分解，實質(zhì)上D2是給出了無法在D1中引入硫酸鋇的教導，則即使在D1中加入硫酸鋇，其能實現(xiàn)抗鋁液侵蝕的效果也不可預期。

基于上述思路，筆者先論證D1和D2缺乏改進基礎(chǔ)和結(jié)合動機，再論證了各區(qū)別組分的作用與本申請為抵抗熔融態(tài)的鋁液侵蝕的目的相適應，并引證了多篇文獻來證明各區(qū)別組分反應生成了高熔點的物質(zhì)且該物質(zhì)對鋁渣的潤濕性低，以此起到抗結(jié)瘤的作用，該專利申請獲得授權(quán)。

案例小結(jié)

從案例二可以看出，在現(xiàn)有技術(shù)公開了區(qū)別技術(shù)特征且作用相同的情況下，若能謹慎客觀地指出審查員的推理邏輯中可能存在的不當之處，如該案例中D1關(guān)注的技術(shù)問題和D2所要解決的技術(shù)問題無關(guān)，且二者抗侵蝕的技術(shù)原理不同，則本領(lǐng)域技術(shù)人員難以以D1的技術(shù)方案為起點，從D2中得到技術(shù)啟示，進而結(jié)合形成本申請的技術(shù)方案，由此打破存在技術(shù)啟示的邏輯鏈，也不失為一種較佳的答復思路。

案例三

案情簡介

該案例涉及復合傷口敷料，權(quán)利要求1的技術(shù)要點為：復合傷口敷料由殼聚糖、鋰藻土依次交聯(lián)到細菌纖維素上形成，并限定了各組分的配比。

審查員在審查意見中指出D1公開了殼聚糖交聯(lián)到細菌纖維素上形成的復合傷口敷料及其優(yōu)異的生物相容性和細胞親和性，可促進創(chuàng)面結(jié)痂及愈合等的技術(shù)效果。與本申請的區(qū)別在于：敷料中進一步交聯(lián)了鋰藻土，并限定了原料的質(zhì)量比。D2公開了在細菌纖維素中添加鋰藻土能夠提高細菌纖維素的力學性能，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機在細菌纖維素上交聯(lián)鋰藻土。至于三者質(zhì)量比能夠根據(jù)需求調(diào)整。在D1的基礎(chǔ)上結(jié)合D2及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

案例分析

該案例中，D2添加鋰藻土的目的為改善細菌纖維素的力學性能（與本申請改善機械性能的作用等同），可以說給出了在D1中引入鋰藻土的技術(shù)啟示。但整體分析本申請的技術(shù)構(gòu)思后，其添加鋰藻土不僅在于改善機械性能，同時還在于改善殼聚糖的緩釋能力、敷料的保水透氣性能等。也即，本申請實質(zhì)所要解決的技術(shù)問題遠復雜于D2。為解決更復雜的技術(shù)問題，本申請以細菌纖維素作為基材，依次吸附殼聚糖、鋰藻土，殼聚糖起橋接作用，分別交聯(lián)細菌纖維素和鋰藻土，以得到兩種穩(wěn)定的交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，從而同時解決上述技術(shù)問題。再反觀D1，其目的是通過共混使多聚糖滲透到納米細菌纖維素表面以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中，實現(xiàn)提高生物相容性等的技術(shù)效果。此時，順著審查員的思路進行推理，若機械地將鋰藻土結(jié)合到D1中而不調(diào)整加入順序，例如采用三者共混或先加入細菌纖維素和鋰藻土、最后加入殼聚糖的方式，由于鋰藻土分子量小，會率先進入細菌纖維素的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進而占據(jù)殼聚糖結(jié)合的位點，且電負性的鋰藻土還會與帶正電的殼聚糖結(jié)合以增加其滲透到細菌纖維素孔隙內(nèi)的難度，出現(xiàn)與D1和/或本申請的改進初衷相違背的情況。由此可見，D1和D2雖然理論上可以結(jié)合，但結(jié)合方式不同，得到的結(jié)果不盡相同，本申請的技術(shù)方案僅是其中一種可能的結(jié)果，據(jù)由審查員的推理不必然地能夠得到本申請的技術(shù)方案，也即，本申請的技術(shù)方案與D1和D2以及本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段的結(jié)合不具有邏輯推理上的因果關(guān)系，則在D1的基礎(chǔ)上結(jié)合D2及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到本申請的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的觀點值得商榷。

基于上述思路，筆者著重論證了三種成分交聯(lián)順序的作用和成分配比調(diào)整上對兩種交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的影響，此案已授權(quán)。

案例小結(jié)

從案例三可以看出，審查員往往會忽視區(qū)別技術(shù)特征之間的相互關(guān)聯(lián)，孤立技術(shù)特征并進行簡單拼湊。對于該種情況，盡管在理論上具有結(jié)合動機，但結(jié)合方式不同，結(jié)合后的技術(shù)效果存在差別，意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員對現(xiàn)有技術(shù)進行改進后產(chǎn)生的技術(shù)效果沒有合理預期，則現(xiàn)有技術(shù)無法給出本申請?zhí)囟ńY(jié)合方式（如交聯(lián)順序）的技術(shù)啟示。

總結(jié)

整體考量現(xiàn)有技術(shù)，基于其技術(shù)原理、技術(shù)方案和/或技術(shù)效果，并重點核查與技術(shù)啟示相關(guān)的每一處技術(shù)事實，從推理基礎(chǔ)、推理邏輯和推理結(jié)果等角度客觀地推導出審查意見判斷邏輯中的不合理之處，進而否認現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示，說服力往往更強，也更易被審查員理解和接受。以上兩個層次可多線并行、多管齊下，形成環(huán)環(huán)相扣的答復邏輯鏈。

從判斷邏輯尋找答復要點時，本申請的技術(shù)方案與技術(shù)效果仍然應當是答復的主要內(nèi)容，在論證過程中應當結(jié)合技術(shù)原理說明本申請與現(xiàn)有技術(shù)的實質(zhì)性區(qū)別。當本申請并未詳細地記載技術(shù)原理而僅給出斷言式的技術(shù)效果時，如果僅僅強調(diào)本申請的技術(shù)方案相對于多篇現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合仍然是非顯而易見的，則難以凸顯本申請相對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻。此時，適當引用已發(fā)表文獻等權(quán)威性較高的現(xiàn)有技術(shù)來佐證答復觀點，必然地推出所要論證的事實，能使說理更充分和客觀。

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作者：萬娟北京隆源天恒知識產(chǎn)權(quán)代理事務所（普通合伙）

徐蘇明北京隆源天恒知識產(chǎn)權(quán)代理事務所（普通合伙）

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析對審查意見中具有技術(shù)啟示的判斷邏輯的合理質(zhì)疑（點擊標題查看原文）

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