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淺析專利審查過程中公知常識的認(rèn)定

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小杯4年前
淺析專利審查過程中公知常識的認(rèn)定

淺析專利審查過程中公知常識的認(rèn)定

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:孫坤 專利工程師 上海洞鑒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)

潘嘉宏 專利工程師 上海洞鑒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)

原標(biāo)題:淺析專利審查過程中公知常識的認(rèn)定


專利實(shí)質(zhì)審查的審查意見中,關(guān)于創(chuàng)造性的評述經(jīng)常出現(xiàn)“本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段”、“本領(lǐng)域的慣用手段”、“本領(lǐng)域的常規(guī)參數(shù)”、“本領(lǐng)域常見的XXX”、“本領(lǐng)域常用的XXX”、“本領(lǐng)域常規(guī)知識”等用語。通常代理人/申請人將上述用語理解為公知常識。而在創(chuàng)造性審查的過程中,關(guān)于公知常識的判定標(biāo)準(zhǔn)和舉證責(zé)任等模糊性往往存在不同意見,容易成為爭議的焦點(diǎn)。


關(guān)于“公知常識”


關(guān)于《專利審查指南》修改的公告(第328號)中明確指出:將《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2節(jié)第(4)項(xiàng)最后1段修改為:審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的,如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議,審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由。在審查意見通知書中,審查員將權(quán)利要求中對技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識時(shí),通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明。


解讀

新修改的《專利審查指南》沒有要求審查員必須對所認(rèn)定的公知常識進(jìn)行舉證,審查員仍然可以通過說明理由來進(jìn)行證明。如果公知常識為教科書、工具書等記載的解決技術(shù)問題的技術(shù)手段,審查員通常會舉證;如果公知常識為解決技術(shù)問題的慣用技術(shù)手段,則在大多數(shù)的情況下,審查員借助邏輯分析和說理的方式來進(jìn)行證明,這將導(dǎo)致審查員對于公知常識的認(rèn)定帶有一定的主觀性。



《專利審查指南2021》第四部分第八章4.3.3對公知常識的認(rèn)定作了如下規(guī)定:“主張某技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的當(dāng)事人,對其主張承擔(dān)舉證責(zé)任。該當(dāng)事人未能舉證證明或者未能充分說明該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識,并且對方當(dāng)事人不予認(rèn)可的,合議組對該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的主張不予支持;當(dāng)事人可以通過教科書或者技術(shù)詞典、技術(shù)手冊等工具書記載的技術(shù)內(nèi)容來證明某項(xiàng)技術(shù)手段是本領(lǐng)域的公知常識?!?/p>


解讀

《審查指南》是作為國家知識產(chǎn)權(quán)局的部門規(guī)章,對政府而言,根據(jù)“法無授權(quán)不可為”的原則,關(guān)于確切文字記載部分,實(shí)務(wù)中審查員/合議組一般僅認(rèn)可“公知的教科書、技術(shù)詞典和技術(shù)手冊”。對于教科書、技術(shù)詞典和技術(shù)手冊以外的其他形式的證據(jù),復(fù)審委員會和法院通常采用持審慎的態(tài)度。關(guān)于其他形式的證據(jù),筆者羅列下其他國家或地區(qū)在專利創(chuàng)造性評價(jià)中對“公知常識”的證據(jù)要求。


①歐洲專利局申請委員會的一些判例認(rèn)為,對于技術(shù)更新較為快速的領(lǐng)域,公知常識性證據(jù)確實(shí)存在一些需要特殊考慮的情況。例如歐洲判例中曾明確指出,公知常識通常是指百科全書、教科書、詞典和手冊中包含的信息;當(dāng)一研究領(lǐng)域太新以至于技術(shù)知識還無法從教科書中獲得時(shí),也可以是指專利說明書和科學(xué)出版物中包含的信息。同時(shí)某些判例中規(guī)定:公知常識不僅是通過文字在教科書或類似的刊物中,也可以是普通技術(shù)人員頭腦中的知識。一項(xiàng)技術(shù)問世后能否成為“公知常識”,并非主要參考其時(shí)間,也不僅僅限于特定的記載載體類型,而是參考其為業(yè)界所利用的廣泛程度。換言之,“公知化程度”并非以其時(shí)間、或者公開出版物的特定類型作為僅有的判斷因素,而是要參考其為業(yè)界所接受的程度?!肮WR”性證據(jù)并非僅以其時(shí)間、或者公開出版物的特定類型作為判斷因素,同時(shí)還要證明在其特定的技術(shù)領(lǐng)域中是否達(dá)到業(yè)界廣泛接受程度。


②日本專利局將文獻(xiàn)作為證據(jù)認(rèn)定周知技術(shù)時(shí),原則上要多篇文獻(xiàn),當(dāng)其為專利文獻(xiàn)時(shí),一般引用2-3篇文獻(xiàn);當(dāng)其為教科書等文獻(xiàn)時(shí),1篇即可認(rèn)定為周知技術(shù)。雖然日本專利局所用的“周知技術(shù)”的概念和我國“公知常識”的概念未盡相同,但是從評價(jià)創(chuàng)造性的作用來說異曲同工,其舉證要求對我國的專利審查來說也有一定的借鑒意義。所謂的“周知”就是一種為業(yè)界所認(rèn)可的程度。相比于“教科書或工具書等”書籍而言,某些業(yè)界聞名的期刊也起到了及時(shí)給予研究人員技術(shù)發(fā)展動向信息的作用,或只要足夠的文獻(xiàn)予以報(bào)道就足以說明了某項(xiàng)技術(shù)的“周知”程度。換言之,對于“公知化程度”越高的技術(shù)知識就可適當(dāng)放寬其舉證證明的要求,而不限于教科書或工具書等。




《專利審查指南2021》第二部分第四章2.4中提到了“普通技術(shù)知識”:發(fā)明是否具備創(chuàng)造性,應(yīng)當(dāng)基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識和能力進(jìn)行評價(jià)。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員,也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員,是指一種假設(shè)的“人”,假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識,能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù),并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力,但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段,他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力。


解讀

審查指南、專利法及專利法實(shí)施細(xì)則中均未對“普通技術(shù)知識”進(jìn)行具體的定義。筆者認(rèn)為“普通技術(shù)知識”即“公知常識”。



《最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》法釋[2002]21號(以下簡稱規(guī)定)規(guī)定,下列事實(shí)法庭可以直接認(rèn)定:①眾所周知的事實(shí);②自然規(guī)律及定理;③按照法律規(guī)定推定的事實(shí);④已經(jīng)依法證明的事實(shí);⑤根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)法則推定的事實(shí)。
 

由于《指南》和《規(guī)定》只給出了一般規(guī)則的指導(dǎo),對于具體的案例,由于技術(shù)背景、審查經(jīng)驗(yàn)、語言能力和習(xí)慣的不同,導(dǎo)致不同的審查員在公知常識的理解、判斷以及舉證過程中會存在一定的差異。客觀存在的現(xiàn)實(shí)是,審查員和申請人/代理人都很難達(dá)到本領(lǐng)域的技術(shù)人員的水平,其對公知常識的認(rèn)定都不一定準(zhǔn)確。為了更好地對公知常識進(jìn)行認(rèn)定,筆者依據(jù)對《專利法》、《專利實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》的理解,并結(jié)合自己的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),總結(jié)了如下方法:


(1)若公知常識為眾所周知的事實(shí)、自然規(guī)律及定理、按照法律規(guī)定推定的事實(shí)、已經(jīng)依法證明的事實(shí)或根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)法則推定的事實(shí),則它屬于免證事實(shí),提出該主張的人僅在必要時(shí)負(fù)有解釋說明的義務(wù),沒有舉證責(zé)任。


(2)若公知常識為本領(lǐng)域的慣用手段,若運(yùn)用基礎(chǔ)科學(xué)知識就可以進(jìn)行判斷的,則無需過多說理,否則應(yīng)當(dāng)通過將涉案專利申請時(shí)所屬技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展程度和本領(lǐng)域的技術(shù)人員對某一技術(shù)特征的認(rèn)同和使用程度進(jìn)行結(jié)合,進(jìn)而充分說理論證。


(3)若公知常識為記載于本領(lǐng)域的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等中的知識,則應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)的公知常識性證據(jù)。


(4)若公知常識屬于新技術(shù)領(lǐng)域,為本領(lǐng)域技術(shù)人員廣泛知曉并記載于科學(xué)文獻(xiàn)、專利文獻(xiàn)等中的知識,則進(jìn)行充分的說理,并可嘗試引用兩份及以上科技期刊(非同一作者)或?qū)@墨I(xiàn)(非同一申請人)作為公知常識說理的輔證。

 
下面筆者將結(jié)合實(shí)際典型案例進(jìn)一步說明在專利審查過程中如何對公知常識進(jìn)行認(rèn)定:


案例一簡介:


權(quán)利要求保護(hù)一種鋅溴液流電池,區(qū)別技術(shù)特征之一在于:電池隔膜中所述穩(wěn)定劑為有機(jī)蒙脫土與二氧化硅按特定質(zhì)量比混合;其解決的技術(shù)問題在于:降低了電池隔膜的熱收縮率。


爭論的焦點(diǎn)在于:


審查員認(rèn)為:對比文件給出了二氧化硅能夠增強(qiáng)電池隔膜機(jī)械強(qiáng)度的技術(shù)啟示;并認(rèn)為,在蒙脫土主要成分也為二氧化硅的情況下,用蒙脫土或者蒙脫土與二氧化硅的混合物替代二氧化硅是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段,無需付出創(chuàng)造性勞動;而且公知證據(jù)“氣體分離膜材料科學(xué)”也給出了在有機(jī)基體中引入無機(jī)組分,可增強(qiáng)膜的機(jī)械強(qiáng)度,提高膜的熱穩(wěn)定性的技術(shù)啟示。


申請人認(rèn)為:雖然對比文件給出了添加二氧化硅能夠增強(qiáng)電池隔膜機(jī)械強(qiáng)度的技術(shù)啟示,但隔膜的機(jī)械強(qiáng)度是一個(gè)上位的技術(shù)效果,而隔膜的熱收縮率是一個(gè)下位的技術(shù)效果;能夠增強(qiáng)隔膜的機(jī)械強(qiáng)度并不意味著能夠降低熱收縮率。其次,公知證據(jù)“氣體分離膜材料科學(xué)”給出了在有機(jī)基體中引入無機(jī)組分,可增強(qiáng)膜的機(jī)械強(qiáng)度,提高膜的熱穩(wěn)定性;但并沒有公開無機(jī)組分為何物,更沒有公開本發(fā)明的有機(jī)蒙脫土、二氧化硅按特定比例混合能夠降低隔膜的熱收縮率。何況,技術(shù)效果:熱穩(wěn)定性≠熱收縮率,熱穩(wěn)定性還包括受熱分解,受熱孔隙情況等的變化;而熱收縮率僅僅指受熱后的形變問題。


最終,審查員接受了申請人的觀點(diǎn),發(fā)出了授予專利權(quán)的通知書。判斷公知常識中的技術(shù)手段實(shí)際作用與區(qū)別技術(shù)特征在實(shí)際解決技術(shù)問題中所起的作用是否相同或存在一致性。如果不相同或存在不一致,則認(rèn)為該公知常識并沒有給出解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。這種情況下,最接近的現(xiàn)有技術(shù)和公知常識的結(jié)合是不存在技術(shù)啟示的。


案例二簡介:


權(quán)利要求保護(hù)一種抗菌濕簾紙的制備方法,區(qū)別技術(shù)特征之一在于:所述干燥劑為無水氯化鈣、2-甲基咪唑改性含氮多孔炭材料、無水硫酸銅按特定質(zhì)量比混合而成;其解決的技術(shù)問題在于:大幅提升了抗菌濕簾紙的吸水效果。


爭論的焦點(diǎn)在于:


審查員認(rèn)為:對比文件公開了所述干燥劑為具有高吸水性的水溶性化合物,優(yōu)選為無水氯化鈣、無水硫酸鈉和無水硫酸銅中的一種或者多種,更優(yōu)選為無水氯化鈣。無水氯化鈣、2-甲基咪哇改性含氮多孔炭材料、無水硫酸銅都是本領(lǐng)域常用的干燥劑,其具體的配比也是在對比文件1公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上可將有限的試驗(yàn)選擇獲得的。


申請人認(rèn)為:對比文件僅公開了干燥劑為具有高吸水性的水溶性化合物,而本發(fā)明的含氮多孔炭材料與2-甲基咪哇改性含氮多孔炭材料并不是水溶性的化合物。同時(shí),對比文件并沒有公開本發(fā)明的含氮多孔炭材料與2-甲基咪哇改性含氮多孔炭材料,并要求審查員舉證并說明。


最終,審查員并未提供含氮多孔炭材料或2-甲基咪哇改性含氮多孔炭材料是本領(lǐng)域常用的干燥劑的相關(guān)公知證據(jù),并接受了申請人的看法,發(fā)出了授予專利權(quán)的通知書。


申請人對審查員引用的公知常識提出異議,審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由。


主張某技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的當(dāng)事人,對其主張承擔(dān)舉證責(zé)任。該當(dāng)事人未能舉證證明或者未能充分說明該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識,并且對方當(dāng)事人不予認(rèn)可的,合議組對該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的主張不予支持。


可見,在實(shí)務(wù)中,對于審查員在審查意見中公知常識的運(yùn)用,代理人/申請人務(wù)必要仔細(xì)分析審查員認(rèn)為的公知常識的是否合理。
 
通過對上述案例的簡單分析,我們可以看出,對于公知常識的認(rèn)定,需要實(shí)時(shí)地了解本領(lǐng)域及相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展以精準(zhǔn)的站位在本領(lǐng)域的技術(shù)人員的水平上。在本領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度考慮實(shí)際解決的技術(shù)問題,來判斷區(qū)別特征是否是解決該技術(shù)問題的公知常識。
 

參考文獻(xiàn):

1、《審查指南》(2021 版)

2、關(guān)于《專利審查指南》修改的公告(第328號)

3、尹春霞,方亮;關(guān)于公知常識專利審查意見的答復(fù)策略;中國高新科技,2020年第23期

4、倪曉紅,淺談“公知常識”的證據(jù)認(rèn)定及考量因數(shù),2016


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:孫坤 專利工程師 上海洞鑒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)

潘嘉宏 專利工程師 上海洞鑒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君




淺析專利審查過程中公知常識的認(rèn)定

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