何為確認不侵犯專利權之訴？——以案例為視角

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作者：曾秋梅（律師 專利代理師） 廣東莞信律師事務所

原標題：何為確認不侵犯專利權之訴？——以案例為視角

因權利人的侵權警告函，他與不特定的義務人之間，原本存在的正常法律關系，處于不明確狀態(tài)。在現(xiàn)代社會中，知識產(chǎn)權法律關系的不明確，將導致經(jīng)濟、社會的重大損害。所以企業(yè)在收到侵權警告函時，應當靈活運用確認訴訟的預防性機能，先請求法院進行不侵權的確認，盡量減少損失。

前言

確認不侵犯專利權訴訟是指原告認為專利權人或其利害關系人的警告或威脅使其正當權利受損，而專利權人或利害關系人又未在合理的期限內解決雙方爭端，原告提出的以確認其制造使用行為未侵犯涉案專利權為主要訴請的訴訟。

該訴的法條依據(jù)是《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：“權利人向他人發(fā)出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經(jīng)書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理。”

以案說法

審理法院：最高人民法院

案號：（2017）最高法民申2893號

再審申請人（一審被告、二審上訴人）：西安千禾藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱西安千禾公司）

被申請人（一審原告、二審被上訴人）：吉林天藥本草堂制藥有限公司（以下簡稱吉林天藥公司）

事實部分梳理（按照時間順序）：

2005年11月17日，西安千禾藥業(yè)有限責任公司（后變更為西安千禾藥業(yè)股份有限公司）申請了名稱為“一種治療急、慢性前列腺炎的中成藥及其制備方法”的發(fā)明專利；

2008年06月18獲得授權，該專利獲得授權；

2008年12月，西安千禾公司向國家食品藥品監(jiān)督管理局（簡稱食藥監(jiān)局）發(fā)出吉林天藥公司侵害其發(fā)明專利權的律師函，食藥監(jiān)局在收到警告函后向吉林天藥公司發(fā)函，告知其先行解決專利問題。吉林天藥公司的藥品注冊因侵權警告函被迫中斷。

2009年4月10日，吉林本草堂制藥有限公司（后更名為：吉林天藥本草堂制藥有限公司）針對該專利向國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會提出無效宣告請求，其理由是本專利權利要求1～6不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

2009年8月17專利復審委員會組織口頭審理，但千禾公司未參加口頭審理；

2010年10月19日，專利復審委員會于作出第15432號無效宣告請求審查決定（簡稱第15432號決定），宣告本專利權利要求1-2、權利要求3-4中涉及僅添加乳香的技術方案和權利要求5無效，在權利要求3-4中添加了滑石的技術方案和權利要求6的基礎上維持本專利權有效。

2011年，西安千禾公司不服該決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟（案號：（2011）一中知行初字第827號），北京市第一中級人民法院判決：維持專利復審委員會作出的第15432號決定。

2012年，西安千禾公司不服該判決，向北京市高級人民法院上訴。

2012年12月12日，北京市高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

2014年12月17日，吉林天藥公司向西安千禾公司進行催告并向陜西省中級人民法院提起訴訟。后，西安千禾公司不服一審判決，向陜西省高級人民法院提起上訴，陜西省高級人民法院(2016)吉民終479號民事判決。西安千禾公司不服終審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院審理后認為：確認不侵犯專利權的訴訟系為解決因權利人的侵權警告導致被警告行為侵權與否處于不確定狀態(tài)，使得被警告人的利益受損，法律賦予被警告人以訴訟救濟、消除不穩(wěn)定狀態(tài)的權利。本案西安千禾公司向國家食品藥品監(jiān)督管理局（簡稱食藥監(jiān)局）發(fā)出吉林天藥公司侵害其發(fā)明專利權的律師函，食藥監(jiān)局在收到警告函后向吉林天藥公司發(fā)函，告知其先行解決專利問題。吉林天藥公司的藥品注冊因侵權警告函被迫中斷，其利益受到了影響。在此情況下吉林天藥公司有權在催告后提起確認不侵權之訴。同時，由于專利法規(guī)定利害關系人可以請求宣告專利無效，其亦有權以宣告專利無效的方式解決侵權與否不確定的狀態(tài)。吉林天藥公司選擇宣告專利無效的行為，說明其始終在積極地解決侵權與否的問題，而非懈怠自己的權利。

在北京市高級人民法院二審判決認定西安千禾藥業(yè)的部分專利權無效后，食藥監(jiān)局認為依然不能證明涉案藥品未侵害西安千禾藥業(yè)的專利權。此時，盡管距離西安千禾公司的律師函已過數(shù)年，但食藥監(jiān)局的要求來源于西案千禾公司的律師函，因此食藥監(jiān)局的要求可以視為西安千禾公司警告的延續(xù)。

基于食藥監(jiān)局的要求，吉林天藥公司及時向西安千禾公司發(fā)出催告書，并在西安千禾公司在法定期限內不撤回警告也不提起訴訟的情況下，提起確認不侵犯專利權之訴，符合確認不侵犯專利權之訴的法律規(guī)定。

評析

因權利人的侵權警告函，他與不特定的義務人之間，原本存在的正常法律關系，處于不明確狀態(tài)。在現(xiàn)代社會中，知識產(chǎn)權法律關系的不明確，將導致經(jīng)濟、社會的重大損害。所以企業(yè)在收到侵權警告函時，應當靈活運用確認訴訟的預防性機能，先請求法院進行不侵權的確認，盡量減少損失。

具體到本案，西安千禾公司向食藥監(jiān)局發(fā)出吉林天藥公司侵害其發(fā)明專利權的律師函，使得吉林天藥公司是否侵害西安千禾公司專利權處于不明確的狀態(tài)；食藥監(jiān)局在收到警告函后向吉林天藥公司發(fā)函，告知其先行解決專利問題。吉林天藥公司的藥品注冊因侵權警告函被迫中斷，招受了重大損失。即使吉林天藥公司積極行使權利，對西安千禾公司的專利提出無效申請，并最終部分無效了該專利，食藥監(jiān)局仍然認為不能確認是否侵權，此時，吉林天藥公司通過書面形式向西安千禾公司進行催告，在西安千禾公司在法定期限內不撤回警告也不提起訴訟的情況下，向陜西省中級人民法院提起確認不侵犯專利權之訴，以進行不侵權確認，從而完成藥品注冊。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曾秋梅（律師 專利代理師） 廣東莞信律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：何為確認不侵犯專利權之訴？——以案例為視角（點擊標題查看原文）

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