專利禁止反悔原則適用淺析及企業(yè)實(shí)務(wù)啟示！

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作者：李鴻儒中國(guó)好麗友知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人

原標(biāo)題：專利禁止反悔原則適用淺析

禁止反悔原則是專利侵權(quán)判定的重要原則之一，本文從專利禁止反悔原則對(duì)等同原則的限制、適用原則、適用情形，以及捐獻(xiàn)原則對(duì)禁止反悔的補(bǔ)充驗(yàn)證等幾方面進(jìn)行了淺顯的分析和探討。

一、禁止反悔原則概述

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（解釋一）的第六條：“專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》第十三條：“權(quán)利人證明專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對(duì)權(quán)利要求書、說(shuō)明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄”，初步確定了禁止反悔原則。

禁止反悔是民法誠(chéng)實(shí)信用原則的一種體現(xiàn)，是為了合理平衡專利權(quán)人與社會(huì)公眾的利益，避免專利權(quán)人出爾反爾，兩頭得利[1]。

二、禁止反悔原則對(duì)等同原則的限制

全面覆蓋原則是專利侵權(quán)判定的基本原則，主要指被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法再現(xiàn)了專利權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，再現(xiàn)包括技術(shù)特征的相同和等同。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。通常認(rèn)為，禁止反悔是對(duì)等同原則的限制，兩者相輔相成，共同確保對(duì)專利權(quán)人提供既充分又適度的保護(hù)范圍[1]。

通俗來(lái)講，對(duì)于授權(quán)專利，其保護(hù)范圍以授權(quán)權(quán)利要求記載的技術(shù)特征所確定的內(nèi)容為準(zhǔn)，包括相同和等同兩種情況。但是，禁止反悔原則使得部分專利的權(quán)利要求的等同范圍無(wú)法延及到原專利文本權(quán)利要求保護(hù)范圍。

從禁止反悔的適用原則上講，所謂“放棄技術(shù)方案”首先應(yīng)當(dāng)是“明確的放棄”，以書面形式記載為準(zhǔn)。其次既然是“放棄”，就應(yīng)當(dāng)有原始的權(quán)利要求技術(shù)方案和限縮后的權(quán)利要求技術(shù)方案，兩者的差額部分可能適用禁止反悔原則，構(gòu)成“放棄的技術(shù)方案”。

所謂“放棄技術(shù)方案”再次應(yīng)當(dāng)是針對(duì)實(shí)質(zhì)性問(wèn)題、為了獲得實(shí)質(zhì)性利益的修改，即權(quán)利人因修改而獲得了專利授權(quán)。

從禁止反悔的適用情形上講，分為對(duì)權(quán)利要求修改和意見(jiàn)陳述，具體可以包括以下情況：

1、原權(quán)利要求中的某項(xiàng)技術(shù)特征進(jìn)行限縮，比如原權(quán)利要求中的技術(shù)特征A實(shí)質(zhì)修改限縮為A1，且A>A1，存在明確對(duì)照的原技術(shù)特征和新技術(shù)特征。在這種情況下，基于禁止反悔原則，A與A1的差額可能成為權(quán)利人放棄的部分，A1的等同范圍不能延及到A。

原權(quán)利要求中的某項(xiàng)技術(shù)特征進(jìn)行替換，比如原權(quán)利要求中的技術(shù)特征A實(shí)質(zhì)修改替換為A2。存在原技術(shù)特征和新技術(shù)特征。在這種情況下，基于禁止反悔原則，A為權(quán)利人放棄的部分，A2的等同范圍不能延及到A。

無(wú)論適用禁止反悔原則的第一種情況A1的等同范圍不能延及到A，還是第二種情況A2的等同范圍不能延及到A，理論上可能會(huì)涉及到一個(gè)問(wèn)題：如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征A3介于原技術(shù)特征與授權(quán)技術(shù)特征之間，即A3與A和A1/A2均存在等同可能性時(shí)，應(yīng)當(dāng)如何判定。

個(gè)人認(rèn)為：如果適用禁止反悔原則，放棄的技術(shù)方案因A不具備專利性，修改后的A1/A2具備專利性，專利得以授權(quán)。這實(shí)際涉及到權(quán)利要求的解釋和保護(hù)范圍的界定，即權(quán)利邊界的劃分。在判斷是否構(gòu)成侵權(quán)時(shí)可以初步分析被控侵權(quán)技術(shù)特征A3與授權(quán)技術(shù)特征A1/A2和原技術(shù)特征A相比，哪個(gè)更接近。如果與授權(quán)的技術(shù)特征更接近，則初步判斷可能構(gòu)成侵權(quán)。如果與原技術(shù)特征更接近，則初步判斷可能不構(gòu)成侵權(quán)。當(dāng)然，最終還需要結(jié)合內(nèi)外部證據(jù)進(jìn)行劃分和驗(yàn)證。

2、原權(quán)利要求中增加特定的技術(shù)特征，比如原權(quán)利要求包括技術(shù)特征A、B、C，修改后權(quán)利要求技術(shù)特征為A、B、C、D。對(duì)于技術(shù)特征D來(lái)說(shuō)沒(méi)有原始參照的技術(shù)特征，不適用禁止反悔原則，技術(shù)特征D可以進(jìn)行等同解釋。

但是修改后權(quán)利要求A、B、C、D可以等同解釋為原權(quán)利要求A、B、C嗎？我想并不能夠。首先，不管出于什么原因，基于公示原則，均需以新權(quán)利要求為基準(zhǔn)進(jìn)行等同的解釋和判斷。即根據(jù)全面覆蓋原則，等同的技術(shù)方案以A、B、C、D為基礎(chǔ)，必然包括與D等同的技術(shù)特征。其次，權(quán)利要求如果是為了且實(shí)質(zhì)克服新創(chuàng)性等授權(quán)條件而進(jìn)行了限縮，即原權(quán)利要求本身無(wú)法獲權(quán)，則不應(yīng)將新權(quán)利要求的保護(hù)范圍等同至原權(quán)利要求。最后，即使權(quán)利要求的修改并非克服專利授權(quán)條件，假設(shè)原權(quán)利要求可能具有專利性，但因權(quán)利人的修改而沒(méi)有最終獲得專利授權(quán)，等于權(quán)利人自主選擇了A、B、C、D的保護(hù)范圍，技術(shù)特征A、B、C未形成保護(hù)范圍，處于空窗狀況無(wú)人擁有權(quán)利。

3、通過(guò)意見(jiàn)陳述對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行限縮性解釋。此時(shí)應(yīng)當(dāng)區(qū)分是否克服了專利的實(shí)質(zhì)性缺陷。對(duì)于那些因?yàn)橄蘅s方滿足專利授權(quán)條件獲得權(quán)利的，不應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求的保護(hù)范圍擴(kuò)展至原來(lái)有問(wèn)題的范圍當(dāng)中去。

三、捐獻(xiàn)原則對(duì)禁止反悔的補(bǔ)充驗(yàn)證

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（解釋一）的第五條：“對(duì)于僅在說(shuō)明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”，確定了捐獻(xiàn)原則。

捐獻(xiàn)原則是說(shuō)明書對(duì)應(yīng)范圍與權(quán)利要求保護(hù)范圍的差額。對(duì)于優(yōu)質(zhì)的專利文件，說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)公開充分專利方案、支持權(quán)利要求，同時(shí)應(yīng)當(dāng)避免過(guò)度公開，盡量避免捐獻(xiàn)。一般來(lái)說(shuō)，優(yōu)質(zhì)專利文件的權(quán)利要求保護(hù)范圍應(yīng)大于說(shuō)明書的對(duì)應(yīng)范圍。

在某些可以適用禁止反悔原則的情況下，新的權(quán)利要求或經(jīng)意見(jiàn)陳述限縮解釋后的權(quán)利要求所放棄的技術(shù)特征部分在說(shuō)明書陳述范圍之內(nèi)時(shí)，此種情形也適用于捐獻(xiàn)原則，即某些情況下捐獻(xiàn)原則可以用于補(bǔ)充、驗(yàn)證禁止反悔原則。比如原權(quán)利要求包括技術(shù)特征A、B、C，權(quán)利要求修改后為A、B、C、D，說(shuō)明書同時(shí)公開了A、B、C和A、B、C、D。根據(jù)捐獻(xiàn)原則，A、B、C的技術(shù)方案權(quán)利人已經(jīng)公開，捐獻(xiàn)給公眾。如果A、B、C的技術(shù)方案不存在侵權(quán)，他人可以使用。如果A、B、C的技術(shù)方案本身具有專利性，由于權(quán)利人的修改已經(jīng)放棄了A、B、C的技術(shù)方案，而僅對(duì)A、B、C、D的技術(shù)方案獲得授權(quán)。

四、企業(yè)實(shí)務(wù)啟示

考慮到禁止反悔原則及捐獻(xiàn)原則對(duì)專利權(quán)范圍的限定作用，在企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)中，應(yīng)當(dāng)充分注重權(quán)利要求書和說(shuō)明書的撰寫，一方面盡量避免不必要的捐獻(xiàn)，另一方面在修改和陳述時(shí)謹(jǐn)慎分析、實(shí)事求是，慎重采取權(quán)利要求限縮的修改和解釋。堅(jiān)決不能為了追求快速授權(quán)，放棄有授權(quán)可能性的保護(hù)范圍。無(wú)論企業(yè)還是代理機(jī)構(gòu)，都應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)技術(shù)過(guò)硬的高品質(zhì)專利人才。這些高品質(zhì)專利人才應(yīng)當(dāng)具備技術(shù)方案的理解和分析能力、專利檢索和專利性判斷能力、專利撰寫和答復(fù)能力，甚至應(yīng)對(duì)專利無(wú)效和專利侵權(quán)訴訟能力。專利實(shí)踐倒逼企業(yè)管理，對(duì)企業(yè)專利業(yè)務(wù)提出了更高的要求。

注釋：

[1] 北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》理解與適用，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2020年版，第259頁(yè)。

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作者：李鴻儒中國(guó)好麗友知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利禁止反悔原則適用淺析及企業(yè)實(shí)務(wù)啟示！（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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