淺議專利侵權(quán)糾紛中的禁止反悔原則與“明確否定”情形

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：羅聞 黃永杰 中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

原標題：淺議禁止反悔原則與“明確否定”情形

禁止反悔原則和“明確否定”情形能夠使專利申請人或?qū)＠麢?quán)人更多地將精力集中于發(fā)明創(chuàng)造相比現(xiàn)有技術(shù)的實質(zhì)性改進，有助于提高專利申請的含金量。本文淺議禁止反悔原則和“明確否定”情形，理清兩者之間的關(guān)系，以期有助于專利實踐。

禁止反悔原則是人民法院在審理專利侵權(quán)案件中確定專利權(quán)保護范圍時采用的一項原則，主要是對專利權(quán)人在主張等同侵權(quán)時進行限制，以平衡專利權(quán)人與社會公眾之間的利益。在專利授權(quán)和確權(quán)程序當中，專利申請人和專利權(quán)人經(jīng)常為了獲得專利權(quán)和維持專利權(quán)有效，傾向于極力陳述某些技術(shù)特征對于權(quán)利要求創(chuàng)造性的貢獻，或強調(diào)權(quán)利要求與現(xiàn)有技術(shù)存在顯著不同，而在專利侵權(quán)程序中，專利權(quán)人又變更口徑，要求適用等同侵權(quán)，擴大專利權(quán)的保護范圍。禁止反悔原則就是從誠實信用出發(fā)，對專利權(quán)人這種前后矛盾行為加以限制，但在法律實踐中還應(yīng)當注意“明確否定”的情形，以避免過度適用禁止反悔原則。本文淺議禁止反悔原則和“明確否定”情形，理清兩者之間的關(guān)系，以期有助于專利實踐。

一、相關(guān)法律依據(jù)

關(guān)于禁止反悔原則，2010年1月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（一）》第六條規(guī)定：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持?！?/p>

關(guān)于“明確否定”，2016年4月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第十三條規(guī)定：“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當認定該修改或者陳述未導致技術(shù)方案的放棄?！?/p>

此外，北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》第四十五條指出：“適用禁止反悔原則應(yīng)當符合以下條件：（1）專利權(quán)人對有關(guān)技術(shù)特征所作的限制承諾或者放棄必須是明示的，而且已經(jīng)被記錄在專利文檔中；（2）限制承諾或者放棄保護的技術(shù)內(nèi)容，必須對專利權(quán)的授予或者維持專利權(quán)有效產(chǎn)生了實質(zhì)性作用?！?/p>

從以上內(nèi)容看到，“禁止反悔”的對象是專利權(quán)人，是禁止專利權(quán)人在專利侵權(quán)程序中，對于曾經(jīng)在專利授權(quán)確權(quán)程序中作出的對于授權(quán)或確權(quán)有利的修改或陳述予以反悔?！懊鞔_否定”的主體是國家知識產(chǎn)權(quán)局或人民法院，指的是在專利授權(quán)確權(quán)程序中，國家知識產(chǎn)權(quán)局或人民法院明確否定了如下的情形：專利申請人或?qū)＠麢?quán)人能夠通過某種修改或陳述而導致授權(quán)或?qū)＠麢?quán)維持有效。

需要指出，在專利授權(quán)確權(quán)程序中專利申請人和專利權(quán)人通過限縮而放棄的技術(shù)方案，在專利侵權(quán)程序中并非都適用禁止反悔原則。如果在專利授權(quán)確權(quán)程序中，國家知識產(chǎn)權(quán)局或人民法院明確指出專利申請人和專利權(quán)人的“放棄技術(shù)方案”的行為不足以克服文件中原來存在的實質(zhì)性缺陷，也就是說，如果明確專利權(quán)的獲得或維持有效并不是由于這一“放棄行為”導致的，那么該“放棄行為”在專利侵權(quán)程序中就不應(yīng)適用禁止反悔原則。

二、對相關(guān)法律的理解

人民法院審理專利侵權(quán)案件需要準確認定專利權(quán)的保護范圍，在運用等同侵權(quán)原則擴張專利權(quán)保護范圍的同時，也需要適用禁止反悔原則對這種擴張加以限制。在出現(xiàn)過度適用禁止反悔原則的趨勢時，最高院又出臺規(guī)定了“明確否定”的情形，作為適用禁止反悔原則的例外，對于過度適用加以限制。

專利申請人或?qū)＠麢?quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序和專利侵權(quán)程序中對于保護范圍的需求是不一致的。在專利授權(quán)確權(quán)程序中，為了使得權(quán)利要求相比現(xiàn)有技術(shù)具備新穎性創(chuàng)造性，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人容易傾向于通過修改或者陳述縮小保護范圍，以獲得專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效。然而，在專利侵權(quán)程序中，為了將被訴侵權(quán)技術(shù)方案納入保護范圍內(nèi)，專利權(quán)人更傾向于主張適用等同侵權(quán)，盡量擴大保護范圍。禁止反悔原則就是出于公平性角度，為了平衡專利權(quán)人和社會公眾的利益，針對專利權(quán)人在以上程序中采取的矛盾行為而做出的規(guī)定?！懊鞔_否定”情形則對于過度適用禁止反悔原則加以限制，保護專利權(quán)人的利益。

如果專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中通過限縮放棄部分技術(shù)方案而縮小了保護范圍，并且得到國家知識產(chǎn)權(quán)局或人民法院認可，借此規(guī)避現(xiàn)有技術(shù)而獲得了專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效，而在專利侵權(quán)程序中為了使保護范圍覆蓋被控侵權(quán)技術(shù)方案而試圖利用等同侵權(quán)原則將原來放棄的技術(shù)方案重新劃入保護范圍，那么這對于社會公眾而言是不公平的，損害了社會公眾的信賴利益。專利權(quán)人通過放棄技術(shù)方案獲得了專利權(quán)，獲得了利益，那么這些技術(shù)方案就不該被重新納入保護范圍內(nèi)。

然而，如果專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中通過限縮放棄了部分技術(shù)方案，但被國家知識產(chǎn)權(quán)局或人民法院明確否定，未能通過這一“放棄”而獲得專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效，那么專利權(quán)人并未從這一“放棄”中獲得利益。在這種情況下，如果以專利權(quán)人的這一“放棄”為由主張專利權(quán)人放棄的技術(shù)方案不能適用等同侵權(quán)，那么對專利權(quán)人也是不公平的。

三、具體案例

下面通過名稱為“鯊魚鰭式天線”的涉案專利200710019425.7的授權(quán)、確權(quán)和侵權(quán)程序，分析禁止反悔原則和“明確否定”情形的關(guān)系。在涉案專利的授權(quán)和確權(quán)程序中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)均為對比文件1（CN1841843A）。

涉案專利授權(quán)公告的權(quán)利要求1如下：

“一種鯊魚鰭式天線，其特征在于具有天線外殼，天線外殼內(nèi)側(cè)上部設(shè)置有無線電接收天線，無線電接收天線一端設(shè)有天線信號輸出端，天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連，天線外殼底部裝有安裝底板;所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內(nèi)側(cè)上部;在天線外殼內(nèi)側(cè)上部設(shè)置有無線電接收天線，所述無線電接收天線采用螺旋狀彈簧天線、或金屬天線，增加了天線接收無線電信號的有效長度，實現(xiàn)360度全向性信號接收;所述無線電接收天線為AM/FM共用天線”。

涉案專利中主要相關(guān)的技術(shù)特征為：

a．“天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連”；

b．“所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內(nèi)側(cè)上部”；

c．“所述無線電接收天線為AM/FM共用天線”。

在專利授權(quán)程序中，審查員在第一、二次審查意見通知書中均指出以上特征a和b是權(quán)利要求1相對于對比文件1的區(qū)別特征，涉及信號輸出連接方式以及在天線外殼內(nèi)側(cè)上部的安裝方式。雖然對比文件1采用的信號輸出連接方式和安裝方式與權(quán)利要求1不同，但是特征a、b均屬于本領(lǐng)域的公知常識或常用技術(shù)手段，因而權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。對此，專利權(quán)人在答復第一次審查意見通知書時進行了爭辯，而在答復第二次審查意見通知書時加入了特征c，隨后獲得了授權(quán)。

在專利無效程序中，專利權(quán)人仍然認為特征a、b與現(xiàn)有技術(shù)存在不同。在第25637號無效決定中，國家知識產(chǎn)權(quán)局認定涉案專利具有創(chuàng)造性，相關(guān)理由為，現(xiàn)有技術(shù)將AM天線和FM天線作分離式設(shè)計的技術(shù)手段與涉案專利“無線電接收天線為AM/FM共用天線”的技術(shù)手段是相背離的，也就是說，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為權(quán)利要求1因特征c而具有創(chuàng)造性。在該無效決定中，國家知識產(chǎn)權(quán)局雖然認為特征a、b是權(quán)利要求1相比對比文件1而言的區(qū)別特征，但對特征a、b對于創(chuàng)造性的貢獻未做具體評述。

在專利侵權(quán)程序中，被訴侵權(quán)人認為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案與涉案專利不同，采用的信號輸出連接方式和安裝方式是現(xiàn)有技術(shù)CN1841843A中的技術(shù)方案，也即專利權(quán)人在專利授權(quán)和確權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案。根據(jù)禁止反悔原則，此時不能再依據(jù)等同侵權(quán)將被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案再納入涉案專利權(quán)保護范圍之內(nèi)。

本案的二審法院江蘇省高級人民法院認為，由于在專利無效程序中國家知識產(chǎn)權(quán)局未評述特征a、b對創(chuàng)造性的貢獻，故而不滿足“明確否定”的條件。根據(jù)禁止反悔原則，對于專利權(quán)人在無效程序中已經(jīng)放棄的技術(shù)方案，在侵權(quán)程序中不能再以等同侵權(quán)納入專利權(quán)利要求的保護范圍[1]，因此被訴侵權(quán)行為不成立。

最高人民法院在民事裁定中指出，“由于專利授權(quán)確權(quán)程序?qū)τ诩夹g(shù)特征的認定存在連續(xù)性，權(quán)利人做出的陳述是否被‘明確否定’，應(yīng)當對專利授權(quán)和確權(quán)程序技術(shù)特征的審查進行客觀全面的判斷，著重考察權(quán)利人對技術(shù)方案做出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導致專利申請得以授權(quán)或者專利權(quán)得以維持。根據(jù)本案的上述相關(guān)事實，在授權(quán)程序中，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利審查部門對蔣小平關(guān)于技術(shù)特征a、b的陳述意見不予認可，持明確否定意見，而且，涉案專利獲得授權(quán)并非基于對特征a、b做出的限縮性陳述。本案侵權(quán)判定不應(yīng)適用禁止反悔原則。本案二審法院脫離涉案專利獲得授權(quán)的具體審查事實，忽略專利權(quán)人的意見陳述已在實質(zhì)審查程序被‘明確否定’的事實，……進而得出了適用禁止反悔原則的錯誤結(jié)論”[2]。據(jù)此，最高人民法院指令江蘇省高級人民法院再審本案。

在以上案例中，盡管專利權(quán)人在專利授權(quán)和確權(quán)程序中陳述了區(qū)別特征a、b相比現(xiàn)有技術(shù)具有實質(zhì)性區(qū)別，然而專利權(quán)人的陳述在專利授權(quán)程序中并未被國家知識產(chǎn)權(quán)局認可，區(qū)別特征a、b仍被國家知識產(chǎn)權(quán)局視為公知常識或常用技術(shù)手段，屬于在專利授權(quán)程序中“明確否定”的情形。根據(jù)最高人民法院的民事裁定書，在判斷是否屬于“明確否定”的情形時，應(yīng)當對專利授權(quán)和確權(quán)程序的所有審查進行綜合判斷，而不應(yīng)單看授權(quán)或確權(quán)某一程序。當專利權(quán)人的陳述與國家知識產(chǎn)權(quán)局的觀點在專利授權(quán)和確權(quán)程序中相悖，屬于“明確否定”的情形時，在專利侵權(quán)程序中，也不應(yīng)再以專利權(quán)人的“放棄”為理由而適用禁止反悔原則。

四、實踐啟示

通過以上案例和分析可以看到，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人在專利授權(quán)和確權(quán)程序中放棄部分技術(shù)方案的行為，在專利侵權(quán)程序中很可能因禁止反悔原則而對專利權(quán)人不利。雖然“明確否定”情形對過度適用禁止反悔原則加以限制，但是由于“明確否定”情形的生效需要滿足一定條件，即，需要得到國家知識產(chǎn)權(quán)局或人民法院的“明確否定”，所以專利申請人或?qū)＠麢?quán)人在專利授權(quán)和確權(quán)程序中對限縮修改或解釋而產(chǎn)生“放棄行為”仍然需要仔細斟酌。在專利授權(quán)和確權(quán)程序中，有些專利申請人或?qū)＠麢?quán)人及專利代理師可能習慣對每個區(qū)別特征“據(jù)理力爭”，即使修改了權(quán)利要求，仍然要對某些區(qū)別特征對創(chuàng)造性的貢獻做出爭辯，以增加專利授權(quán)或?qū)＠麢?quán)維持有效的可能性。這樣的爭辯貌似盡職盡責、合乎情理，但在綜合考慮到侵權(quán)程序的情況下，可能未必妥當。在專利授權(quán)和確權(quán)程序中，如果權(quán)利要求已經(jīng)包含使之具有創(chuàng)造性的其他技術(shù)特征，那么國家知識產(chǎn)權(quán)局在專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效時，對于專利申請人或?qū)＠麢?quán)人通過限縮修改或解釋而放棄的那部分技術(shù)方案往往不會做出評述，因而并不滿足“明確否定”的條件，專利權(quán)人想要在專利侵權(quán)程序中利用“明確否定”將放棄的技術(shù)方案納入專利保護范圍也并不容易。

我們來看看下面的舉例說明。

假設(shè)在專利授權(quán)程序中，申請文件的獨立權(quán)利要求1相比對比文件1的區(qū)別特征是“螺接固定”，對比文件1中的對應(yīng)特征是“粘接固定”。審查員發(fā)出第一次審查意見通知書，指出以上區(qū)別特征是公知常識，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

針對該第一次審查意見通知書，如果專利申請人的答復方式不當，那么可能會產(chǎn)生不良的后果。

示例1：申請人在答復時在權(quán)利要求1中加入新的技術(shù)特征A，獲得授權(quán)。

示例2：申請人在答復時聲稱“螺接固定”不同于“粘接固定”，可以帶來意料不到的技術(shù)效果，同時在權(quán)利要求1中加入新的技術(shù)特征A，獲得授權(quán)。

示例3：申請人在答復時聲稱“螺接固定”不同于“粘接固定”，有意料不到的技術(shù)效果，未修改權(quán)利要求1。審查員不認可申請人的爭辯，發(fā)出第二次審查意見通知書。申請人在答復第二次審查意見通知書時在權(quán)利要求1中加入新的技術(shù)特征A，獲得授權(quán)。

看上去這三個示例中授權(quán)后權(quán)利要求1的保護范圍的差異并不大，然而它們還是存在明顯區(qū)別的。我們假設(shè)被控侵權(quán)的技術(shù)方案與授權(quán)后權(quán)利要求1的區(qū)別僅在于被控侵權(quán)技術(shù)方案采用的是“粘接固定”，看看這三個示例會獲得什么樣的結(jié)果。

對于示例1，根據(jù)等同侵權(quán)原則，被控侵權(quán)的技術(shù)方案很可能落入專利權(quán)保護范圍。

對于示例2，由于申請人答復時爭辯聲稱“螺接固定”不同于“粘接固定”且具有意料不到的技術(shù)效果，容易被認為是放棄了“粘接固定”的技術(shù)方案，而審查員未明確否定這種爭辯不能克服創(chuàng)造性缺陷，所以根據(jù)禁止反悔原則，可能難以將“粘接固定”視為“螺接固定”的等同技術(shù)特征，被控侵權(quán)技術(shù)方案很可能不落入專利權(quán)保護范圍。

對于示例3，由于審查員對申請人的“放棄”進行了“明確否定”，滿足“明確否定”情形的條件，被控侵權(quán)技術(shù)方案很可能落入專利權(quán)保護范圍。

由此可見，在專利授權(quán)和確權(quán)程序中，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人對于創(chuàng)造性缺陷應(yīng)當著眼于申請文件或?qū)＠募啾痊F(xiàn)有技術(shù)的實質(zhì)性改進，針對重要的發(fā)明點進行爭辯或者修改，而對于容易落入公知常識或常用技術(shù)手段范圍內(nèi)的區(qū)別特征，不宜做出無謂的爭辯，因為這樣的爭辯不僅對于獲得穩(wěn)定的專利權(quán)沒有幫助，還可能適得其反，導致在今后的專利侵權(quán)程序中使自己陷入不利的境地。對于每個區(qū)別特征“據(jù)理力爭”，并非是體現(xiàn)“責任心和勤勉度”的好習慣，從節(jié)省審查資源、提高專利價值的角度來看，對于容易落入公知常識或常用技術(shù)手段范圍內(nèi)的區(qū)別特征進行爭辯也是無益的，甚至是埋下隱患的。

綜上所述，禁止反悔原則和“明確否定”情形能夠使專利申請人或?qū)＠麢?quán)人更多地將精力集中于發(fā)明創(chuàng)造相比現(xiàn)有技術(shù)的實質(zhì)性改進，有助于提高專利申請的含金量。從專利申請人或?qū)＠麢?quán)人及專利代理師的角度來看，充分理解禁止反悔原則和“明確否定”情形之間的關(guān)系，對于專利實踐工作也具有重要意義。

參考文獻：

[1]江蘇高院（2016）蘇民終161號民事判決書

[2]最高人民法院（2017）最高法民申1826號民事裁定書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：羅聞 黃永杰 中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺議專利侵權(quán)糾紛中的禁止反悔原則與“明確否定”情形（點擊標題查看原文）

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