淺議等同原則中的“基本相同的技術(shù)效果”判斷

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“在專利侵權(quán)訴訟中，等同原則是非常常見的一個法律問題，而等同原則的基本概念是‘三基本+一創(chuàng)造’，本文主要聊聊對‘三基本’中的基本相同的技術(shù)效果判斷。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：胡鐵鋒 杭州華宸聯(lián)名知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

法理依據(jù)

《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第二款：

等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。

北京高院《2017侵權(quán)判定指南全文》第47條、48條：

基本相同的功能，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所起的作用基本相同。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他作用的，不予考慮。

基本相同的效果，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所達到的技術(shù)效果基本相當。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他技術(shù)效果的，不予考慮。

從上述法律依據(jù)來看，最高院其實并沒有對“基本相同的技術(shù)效果”進行明確解釋，但是北京高院的《判定指南》給了較為明朗的判斷方法。

那么司法實踐中，最高院在對“基本相同技術(shù)效果”的認定上與北京高院的《判定指南》是否完全一致？我們通過一個案例來剖析。

案例

最近筆者看到了一份最高院的二審案例——（2022）最高法知民終1625號，該判決書中對技術(shù)效果認定，可以給到一定啟示。

涉案專利為“垂直結(jié)構(gòu)碾米粉碎機”，其權(quán)利要求1記載如下：

一種垂直結(jié)構(gòu)碾米粉碎機，其特征在于：具有機架(6)，機架(6)上安裝有電機(1)、粉碎抽風機(2)、碾米機(3)、進料斗(4)、進料控制總成(5)；電機(1)同時帶動粉碎抽風機(2)、碾米機(3)；碾米機(3)上設(shè)置有進料控制總成(5)，進料控制總成(5)具有外殼體(5.1)，總進料口(5.2)，稻谷進料口(5.3)，粉碎物料進料口(5.4)，活動三角控制塊(5.5)，控制拉桿(5.6)；活動三角控制塊(5.5)位于外殼體(5.1)內(nèi)部，并與控制拉桿(5.6)連接，外殼體(5.1)的上部為總進料口(5.2)，其下端形成稻谷進料口(5.3)，粉碎物料進料口(5.4)；控制拉桿(5.6)一端與活動三角控制塊(5.5)連接，另一端穿出外殼體(5.1)…………

其中該案最大的爭議焦點在于“進料控制總成（5）”是否構(gòu)成等同，進料控制總成（5）的專利附圖如下：

其說明書中記載：進料控制總成5是用于對進料斗4所進物料的走向進行調(diào)節(jié)，碾米時，通過控制拉桿5.6調(diào)節(jié)活動三角控制塊5.5的位置，使其谷粒只從稻谷進料口5.3進入碾米機；粉碎時，通過控制拉桿5.6調(diào)節(jié)活動三角控制塊5.5的位置，使其粉碎物料只從粉碎物料進料口5.4送進粉碎風機。

而被控侵權(quán)產(chǎn)品，由于筆者并未看到實物，從判決書中推斷，被控侵權(quán)產(chǎn)品應(yīng)該是把活動三角控制塊改成了擋板，擋板連接在轉(zhuǎn)軸上，同時轉(zhuǎn)軸連接有旋鈕開關(guān)，通過轉(zhuǎn)動旋鈕開關(guān)的方式來驅(qū)動擋板轉(zhuǎn)動，以引導(dǎo)物料進入不同的進料口。

從技術(shù)手段分析，涉案專利是通過拉動的方式來切換，被控侵權(quán)產(chǎn)品是通過轉(zhuǎn)動的方式來切換，故在判決中也明確了兩者屬于不同的技術(shù)手段。

而對于技術(shù)效果部分，二審判決書評述——“涉案專利說明書第[0002]段載明：“該設(shè)計解決了在碾米的同時將米糠谷殼粉碎細，也能夠簡單地實現(xiàn)粉碎其他物料的功能，結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便；制造成本和使用成本相對于現(xiàn)有產(chǎn)品降低得多。”可以看到，涉案專利“進料控制總成”所達到的技術(shù)效果是：活動三角控制塊和控制拉桿實現(xiàn)了控制兩個進料口的分別打開和關(guān)閉，但仍存在活動三角控制塊與底面之間存在較大的水平推拉阻力、控制拉桿在外殼體外露的長度過長，使得結(jié)構(gòu)不夠緊湊，且容易刮傷靠近的人員等技術(shù)缺陷。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品“進料控制總成”所達到的技術(shù)效果是：擋板、轉(zhuǎn)換檔位開關(guān)和內(nèi)凹固定卡位實現(xiàn)了控制兩個進料口的分別打開和關(guān)閉，同時由于擋板依托轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動，阻力較小，轉(zhuǎn)換檔位開關(guān)為縱向設(shè)置，只需要左右旋動轉(zhuǎn)換檔位開關(guān)，即可實現(xiàn)進料的切換和導(dǎo)流，解決了外露長桿容易磕碰等安全問題。

因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利在“進料控制總成”這一技術(shù)特征上所達到的技術(shù)效果并不相同。

在上述判決書內(nèi)容中，在筆者看來，其他部分爭議應(yīng)該不大，不過判決書中有對“三角形控制塊、控制拉桿”這種結(jié)構(gòu)的缺陷問題做了額外的闡述，而這些缺陷顯然并不是專利權(quán)人記載在專利中的，因為專利權(quán)人通常不會在自己的申請文件中去描述自己申請方案的缺陷，所以這部分內(nèi)容顯然是與涉案專利其固有要解決的技術(shù)問題或技術(shù)效果是不相關(guān)的，筆者認為可以理解成：實現(xiàn)對物料的引導(dǎo)之外需要去解決的技術(shù)問題或額外要達到的技術(shù)效果。

而被控侵權(quán)產(chǎn)品中，采用的擋板+旋鈕開關(guān)的方式，筆者認為在達到進料口切換或引導(dǎo)的技術(shù)效果上，被控侵權(quán)產(chǎn)品是與涉案專利是一致的，但是其相對于涉案專利又額外解決了外露長桿容易磕碰的問題。

基于這樣的事實下，如果是按照北京高院的《判定指南》，被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他作用的/其他技術(shù)效果的，不予考慮。那么在本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品額外解決的外露長桿容易磕碰的問題，應(yīng)當是不予考慮的，換而言之，如果按照北京高院的《判定指南》，筆者認為在基本相同的效果上，是否應(yīng)當認定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利是“基本相同”？

然而在最高院的二審判決中，最終的結(jié)論是“被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利在‘進料控制總成’這一技術(shù)特征上所達到的技術(shù)效果并不相同。”

所以不同的法律適用，似乎出現(xiàn)了相左的結(jié)論。

個人思考

其實，筆者更傾向于北京高院的《侵權(quán)判定指南》的指導(dǎo)方式，因為眾所周知，等同原則本身就是存在很大的爭議性和模糊性，而司法解釋的“三基本+一創(chuàng)造”，已經(jīng)是一種相對客觀、相對合理的判斷方式，故，在“三基本+一創(chuàng)造”的框架下，應(yīng)該是各分其職去分析判斷，其中“三基本”應(yīng)該是用相對客觀的方式去判斷，而“一創(chuàng)造”部分可以類似于兜底條款進行處理判斷。

以本文中的案例為例，其實案件最終結(jié)論，認定“被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利在‘進料控制總成’這一技術(shù)特征上不構(gòu)成等同，這點并沒有什么爭議，但是對于具體原因闡述，筆者更傾向于在“基本相同的技術(shù)效果”上可以認定為基本相同，而在“一創(chuàng)造”這部分予以否定，因為這里“一創(chuàng)造”并非專利法第22條第3款中的創(chuàng)造性，等同原則中的“一創(chuàng)造”這部分的判斷相對的比較嚴格，甚至?xí)c新穎性判斷中的直接置換有點類似，如本案判決中評述：被訴侵權(quán)產(chǎn)品的擋板和轉(zhuǎn)軸與涉案專利的活動三角控制塊和控制拉桿并不是簡單的互相替換。

由于等同原則是需要同時滿足“三基本+一創(chuàng)造”這四個要素，在“一創(chuàng)造”這個要素不滿足的情形下，最終的結(jié)論仍然是不構(gòu)成等同，所以其實并不影響案件的最終結(jié)論。

雖然最終侵權(quán)的結(jié)論沒有改變，但是把具體原因更加客觀化更富有邏輯性去判斷，這種各司其職的判斷方式，對于地方法院或者訴訟從業(yè)者，對等同原則的尺度把握會更有指導(dǎo)性、統(tǒng)一性。尤其是最高人民法院和具有特殊地位的北京高院，在法律適用上筆者認為更應(yīng)當要形成統(tǒng)一，當然，此案僅僅是個案也并非代表全部，筆者也是基于判決書內(nèi)容所作的事實推測，我們也期待以后會有更多案例可以借鑒學(xué)習(xí)。

（原標題：淺議等同原則中的“基本相同的技術(shù)效果”判斷）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：胡鐵鋒 杭州華宸聯(lián)名知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺議等同原則中的“基本相同的技術(shù)效果”判斷（點擊標題查看原文）

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