從一件侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案件看抵觸申請抗辯

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“本文旨在通過案例討論抵觸申請抗辯在專利侵權(quán)案件中的適用?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭學(xué)偉 廣東卓建律師事務(wù)所

導(dǎo)語

抵觸申請抗辯源于現(xiàn)有技術(shù)抗辯和現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯，其適用標(biāo)準(zhǔn)又與現(xiàn)有技術(shù)抗辯或現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯有所差異；有觀點(diǎn)認(rèn)為，前者與后二者在專利侵權(quán)案件中的抗辯原理也不相同；在辦理專利侵權(quán)案件的實(shí)務(wù)中主張抵觸申請抗辯時(shí)，這些差異都是需要我們研究和探索的。

案情介紹

2018年10月24日，原告福州***科技有限公司（以下簡稱原告）受讓取得名稱為“結(jié)固式錨栓”、專利號為ZL2013********.X的實(shí)用新型專利。2019年，原告福州***科技有限公司以被告上海****技術(shù)有限公司（以下簡稱被告一）、張**（以下簡稱被告二）未經(jīng)許可制造、銷售、許諾銷售侵犯原告涉案專利權(quán)的抗拉拔保護(hù)錨栓產(chǎn)品為由向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

本案中，原告主張要求保護(hù)的權(quán)利要求為權(quán)利要求1-3、5、7；

1.一種結(jié)固式錨栓，其特征在于，包括金屬桿及U型件，所述金屬桿上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿上設(shè)置有一支或多支U型件，每支U型件穿過一組徑向通孔，U型件可任意角度穿插在金屬桿上，U型件伸出金屬桿的兩條支條傾斜設(shè)置。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，每組徑向通孔適配一支或多支U型件。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，當(dāng)多支U型件穿過一組徑向通孔時(shí)，多支U型件對穿通過一組徑向通孔。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，U型件底端與金屬桿之間設(shè)有麻絲、鋼絲或纖維，當(dāng)一個(gè)金屬桿上設(shè)置有多個(gè)U型件。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，U型件的材質(zhì)均為金屬。

原告主張本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品系被告專用抗拉拔保護(hù)錨栓，即兩被告宣傳的專利產(chǎn)品，專利號為ZL201620056831.5,但該產(chǎn)品包括兩種不同的技術(shù)方案，其中宣傳冊中展示的產(chǎn)品系包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置兩個(gè)徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在兩個(gè)徑向通孔中；宣傳視頻顯示的產(chǎn)品包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置一開口槽和一徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中。

將兩個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1-3、5、7進(jìn)行比對。原告認(rèn)為兩者相同，同時(shí)對于權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征，認(rèn)為部分被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有該附加技術(shù)特征，部分產(chǎn)品則不具有；二被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，但不具有權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征。將一個(gè)開口槽和一個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1-3、5、7進(jìn)行比對。原告認(rèn)為相較于前述兩個(gè)徑向通孔被訴侵權(quán)產(chǎn)品的比對意見，僅是增加一個(gè)不同點(diǎn)，開口槽與徑向通孔系相同或者等同的技術(shù)特征，兩被告則認(rèn)為兩者不相同也不等同。

被告主張抵觸申請抗辯的相關(guān)事實(shí)

兩被告明確對于原告主張的兩個(gè)技術(shù)方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品，均主張抵觸申請抗辯。兩被告據(jù)此主張的抵觸申請證據(jù)如下：

名稱為“建筑物裝飾石材面板固定裝置及施工方法”的發(fā)明專利申請，申請?zhí)枮?01310397521.0，申請日為2013年9月4日，本國優(yōu)先權(quán)數(shù)據(jù)為 2013.07.19 CN 2013103046835,申請公布日為2013年12月11日。

專利權(quán)利要求為：

1.一種建筑物裝飾石材面板固定裝置，包括與建筑物墻體預(yù)設(shè)掛接部件匹配的連接頭，與裝飾石材面板預(yù)設(shè)安裝孔匹配的掛接頭，以及與所述掛接頭連接的掛接板；其特征在于：所述掛接頭包括第一掛接頭和第二掛接頭，第一掛接頭和第二掛接頭分別設(shè)置在掛接板的上部和下部；所述連接頭與所述掛接板連接，或直接設(shè)置在所述掛接板上。

2.如權(quán)利要求1所述的建筑物裝飾石材面板固定裝置，其特征在于：所述連接頭為螺紋接頭、直板、L形掛鉤、或者為直接設(shè)置在所述掛接板上的連接孔。

11.如權(quán)利要求1或2所述的建筑物裝飾石材面板固定裝置，其特征在于：將預(yù)設(shè)掛接部件固定在墻體上的或者預(yù)設(shè)掛接部件本身為結(jié)固式錨栓，所述結(jié)固式錨栓包括金屬桿及彈性U型件，所述金屬桿上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿上設(shè)置有一支或多支彈性U型件，每支彈性U型件穿過一組徑向通孔，彈性U型件可任意角度穿插在金屬桿上，彈性U型件伸出金屬桿的兩條支條傾斜設(shè)置。

專利說明書0001部分記載，本發(fā)明涉及一種用于建筑物外裝飾石材幕墻干掛作業(yè)的建筑物裝飾石材面板固定裝置以及采用該固定裝置進(jìn)行建筑物裝飾石材面板安裝的施工方法。0004部分記載，為解決現(xiàn)有技術(shù)存在的問題，簡化安裝過程，提高安裝工作效率，并減少安全隱患，本發(fā)明提供一種結(jié)構(gòu)簡單，可大幅度簡化石材幕墻安裝施工工序的建筑裝飾石材面板固定裝置。0091部分記載，如圖23所示，墻體上的預(yù)設(shè)掛接部件可以為結(jié)固式錨栓，或者使用結(jié)固式錨栓將預(yù)設(shè)掛接部件固定在墻體上.U型件2的U型底端與金屬桿1之間扣住麻絲3或鋼絲、纖維，以至粘結(jié)劑更多、更好的附著在金屬桿主體上，確保入墻時(shí)U型件的支條與孔壁、金屬桿、粘結(jié)劑、緊密咬合，結(jié)固形成整體。附圖23顯示，結(jié)固式錨栓上前后設(shè)置有兩個(gè)U型件，分別插入一組徑向通孔，兩個(gè)U型件插入方向相對。

在先申請?zhí)枮?01310304683.5的專利申請，發(fā)明創(chuàng)造名稱為“建筑物裝飾石材面板固定裝置及施工方法”，申請日為2013年7月19日，專利申請文件基本同前述申請?zhí)枮?01310397521.0的發(fā)明專利申請。

關(guān)于抵觸申請抗辯，原被告各自的觀點(diǎn)

將兩個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與前述抵觸申請技術(shù)方案進(jìn)行比對。二被告認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案已被抵觸申請專利全部公開，原告則認(rèn)為抵觸申請專利未公開兩個(gè)U型件對穿通過一組徑向通孔的技術(shù)方案，抵觸申請抗辯不能成立。

將一個(gè)開口槽和一個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與前述抵觸申請技術(shù)方案進(jìn)行比對。二被告認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案已被抵觸申請專利全部公開，原告同樣認(rèn)為抵觸申請專利未公開兩個(gè)U型件對穿通過一組徑向通孔的技術(shù)方案，抵觸申請抗辯不能成立，并確認(rèn)槽和孔不存在差異。

一審法院觀點(diǎn)

本案中，兩被告主張的抵觸申請技術(shù)涉及建筑物外裝飾石材幕墻干掛作業(yè)領(lǐng)域，旨在簡化安裝過程，提高安裝工作效率，并減少安全隱患，其披露了與一種建筑物裝飾石材面板固定裝置配合使用的結(jié)固式錨栓，該結(jié)固式錨栓包括金屬桿及彈性U型件，所述金屬桿上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿上設(shè)置有一支或多支彈性U型件，每支彈性U型件穿過一組徑向通孔，彈性U型件可任意角度穿插在金屬桿上。專利附圖23顯示，結(jié)固式錨栓上前后設(shè)置有兩個(gè)U型件，分別插入一組徑向通孔，兩個(gè)U型件插入方向相對。從前述專利文件可知，該結(jié)固式錨栓主要涉及三種組合方案，即金屬桿上開設(shè)一組徑向通孔，設(shè)置有一支彈性U型件；金屬桿上開設(shè)一組徑向通孔，設(shè)置有多支彈性U型件；金屬桿上開設(shè)多組徑向通孔，設(shè)置有多支彈性U型件；并且彈性U型件可任意角度穿插在金屬桿上，包含兩個(gè)U型件插入方向相對。說明書0091部分記載了確保入墻時(shí)U型件的支條與孔壁、金屬桿、粘結(jié)劑緊密咬合。與孔壁緊密咬合既可以是在金屬桿上不同方向穿插多個(gè)U型件，也可以是通過將多個(gè)U型件插入同一位置處通孔，這是本領(lǐng)域的慣用手段，能夠達(dá)到相同的牢靠固定的效果。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求、說明書及附圖，可以直接得出其包含金屬桿上開設(shè)一組徑向通孔，設(shè)置多支彈性U型件，多支U型件在通孔中插入方向相對的技術(shù)方案。

被訴侵權(quán)技術(shù)方案與前述抵觸申請技術(shù)方案，均屬于建筑物外裝飾石材幕墻干掛作業(yè)領(lǐng)域，屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決的技術(shù)問題亦相同，均是通過在桿體上設(shè)置徑向穿孔安裝和固定U型件，通過U型件支條在金屬桿與孔壁之間形成筋條作用并緊密咬合，牢固地固定在墻體上，簡化安裝過程，增強(qiáng)抗拉拔強(qiáng)度。被訴侵權(quán)技術(shù)方案涉及的錨栓產(chǎn)品包括一金屬桿和兩個(gè)U型件，金屬桿末端設(shè)置一開口槽和一徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中。雙方當(dāng)事人均確認(rèn)開口槽和徑向通孔在此處并無差異，而錨栓包括一金屬桿和兩個(gè)U型件、金屬桿末端設(shè)置有一開口槽和一徑向通孔組成的一組徑向通孔、兩個(gè)U型件對穿通過徑向通孔的技術(shù)結(jié)構(gòu)，在抵觸申請技術(shù)方案中均已完整地公開。

綜上，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征已被抵觸申請公開，相較于抵觸申請不具有新穎性。兩被告據(jù)此主張其實(shí)施的技術(shù)屬于抵觸申請技術(shù)，本院予以支持。

二審法院觀點(diǎn)

本案中，原告主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入其涉案專利權(quán)利要求1-3、7的保護(hù)范圍，被告公司確認(rèn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，但抗辯稱被告公司實(shí)施的技術(shù)方案屬于抵觸申請，不構(gòu)成侵權(quán)。本院認(rèn)為，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，所謂專利的抵觸申請是指在該專利申請日前，已經(jīng)由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型向國家專利行政部門提出過申請并且記載在該專利申請日以后(含申請日)公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的技術(shù)方案，抵觸申請能夠破壞在后提出的專利申請的新穎性，故其不應(yīng)被納入在后申請的專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，被訴侵權(quán)人以其實(shí)施的技術(shù)方案屬于抵觸申請為由，主張未侵害專利權(quán)的，人民法院可以參照有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定，對抵觸申請抗辯能否成立進(jìn)行審查。但是，由于抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)的含義和性質(zhì)存在一定差異，故抵觸申請抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與抵觸申請的性質(zhì)相適應(yīng)。由于抵觸申請僅可以被用來單獨(dú)評價(jià)涉案專利的新穎性，其既不宜與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識結(jié)合，更不能用于評價(jià)涉案專利的創(chuàng)造性，故只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征均已被抵觸申請單獨(dú)、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時(shí)，才能夠認(rèn)定抵觸申請抗辯成立。

經(jīng)審查，被告一、被告二提交的抵觸申請(申請?zhí)枺?0131039XXXX.0)具體公開了以下技術(shù)內(nèi)容(參見說明書0016段、0091段，附圖23，權(quán)利要求11)：墻體上的預(yù)設(shè)掛接部件可以為結(jié)固式錨栓，或者使用結(jié)固式錨栓將預(yù)設(shè)掛接部件固定在墻體上。該結(jié)固式錨栓包括金屬桿1及U型件2,金屬桿1上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿1上設(shè)置有一支或多支U型件2,每支U型件2穿過一組徑向通孔，U型件2可任意角度穿插在金屬桿1上，U型件2分為連接部21及設(shè)置在連接部21兩端的支條22,U型件2伸出金屬桿的兩條支條22傾斜設(shè)置……附圖23示出的金屬桿1上開設(shè)有兩組徑向通孔，每組徑向通孔穿插有一支U型件2，兩只U型件2呈對向分別插入金屬桿1的兩組徑向通孔。將被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的技術(shù)方案與抵觸申請相比，抵觸申請僅公開了構(gòu)成結(jié)固式錨栓的金屬桿上的每組徑向通孔適配一支U型件的技術(shù)方案，并沒有公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品“每組徑向通孔適配多支U型件”以及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術(shù)特征。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品將多支U型件對穿通過一組徑向通孔與抵觸申請?jiān)诮饘贄U上不同方向上穿插多支U型件并非所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接替換，原審判決認(rèn)定抵觸申請公開的結(jié)固式錨栓主要涉及三種組合方案，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求、說明書及附圖，可以直接得出其包含金屬桿上開設(shè)一組徑向通孔，設(shè)置多支彈性U型件，多支U型件在通孔中插入方向相對的技術(shù)方案，錯(cuò)誤解讀了抵觸申請公開的技術(shù)方案，并基于此錯(cuò)誤認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征已被抵觸申請公開，原審法院認(rèn)定事實(shí)和適用法律有誤，本院依法予以糾正。

綜上，因被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求2-3、7的技術(shù)方案，與抵觸申請不同，被告一、被告二提出的抵觸申請抗辯依據(jù)不足，不能成立，本院不予支持。

法學(xué)原理

《專利法》第六十七條，在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條規(guī)定，被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。

《專利法》第二十二條第二款，新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

《專利審查指南》第二部分第三章第2.2節(jié)規(guī)定，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院?含申請日) 公布的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性。為描述簡便，在判斷新穎性時(shí)，將這種損害新穎性的專利申請，稱為抵觸申請。

北京市高級人民法院發(fā)布《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第142條規(guī)定，抵觸申請不屬于現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計(jì)，不能作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯或現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的理由。被訴侵權(quán)人主張被訴侵權(quán)技術(shù)或被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)與抵觸申請相同的，可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯或現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的規(guī)定予以處理。

筆者分析

雖然現(xiàn)行法律并未明確規(guī)定抵觸申請抗辯在專利侵權(quán)抗辯中的適用，但是抵觸申請抗辯在專利侵權(quán)案件審判司法實(shí)踐中廣泛得到最高人民法院的認(rèn)可，本案中，最高人民法院指出，本院認(rèn)為，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，所謂專利的抵觸申請是指在該專利申請日前，已經(jīng)由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型向國家專利行政部門提出過申請并且記載在該專利申請日以后(含申請日)公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的技術(shù)方案，抵觸申請能夠破壞在后提出的專利申請的新穎性，故其不應(yīng)被納入在后申請的專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，被訴侵權(quán)人以其實(shí)施的技術(shù)方案屬于抵觸申請為由，主張未侵害專利權(quán)的，人民法院可以參照有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定，對抵觸申請抗辯能否成立進(jìn)行審查。但是，由于抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)的含義和性質(zhì)存在一定差異，故抵觸申請抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與抵觸申請的性質(zhì)相適應(yīng)。由于抵觸申請僅可以被用來單獨(dú)評價(jià)涉案專利的新穎性，其既不宜與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識結(jié)合，更不能用于評價(jià)涉案專利的創(chuàng)造性，故只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征均已被抵觸申請單獨(dú)、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時(shí)，才能夠認(rèn)定抵觸申請抗辯成立。

專利侵權(quán)司法實(shí)踐中，我國實(shí)行的是專利授權(quán)確權(quán)行政程序與專利侵權(quán)司法程序二元分立，既然已經(jīng)將現(xiàn)有技術(shù)抗辯和現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯納入專利法中作為侵權(quán)抗辯的依據(jù)，為了提高司法效率，同時(shí)，抵觸申請能夠破壞在后提出的專利申請的新穎性，故其不應(yīng)被納入在后申請的專利權(quán)的保護(hù)范圍，也有必要將抵觸申請抗辯納入到侵權(quán)抗辯中；但是抵觸申請抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯也應(yīng)該具有適用上的差異，抵觸申請僅可以被用來單獨(dú)評價(jià)涉案專利的新穎性，其既不宜與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識結(jié)合。

到本案中，本案的特殊之處在于，根據(jù)該案一審及二審載明的內(nèi)容，沒有明確記載原告提供的證據(jù)證明被控侵權(quán)產(chǎn)品具有涉案專利權(quán)利要求2和權(quán)利要求3記載的技術(shù)特征，案件審理過程中，被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，也就是說，本來需要將被控侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利進(jìn)行比較，確定被控侵權(quán)技術(shù)方案與抵觸申請進(jìn)行比較的技術(shù)特征，看被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征與抵觸申請文件所記載的技術(shù)方案是否相同或者無實(shí)質(zhì)性差異，本案中被告已經(jīng)確認(rèn)被控侵權(quán)技術(shù)方案具有涉案專利權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，也就是說本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，即是相關(guān)權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征，因此，只需要將涉案專利的相關(guān)權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征與抵觸申請比對，判斷抵觸申請文件是否公開了涉案專利相關(guān)權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征即可。

1、涉案專利權(quán)利要求1-3保護(hù)范圍解讀：

權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案：一種結(jié)固式錨栓，其特征在于，包括金屬桿及U型件，所述金屬桿上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿上設(shè)置有一支或多支U型件，每支U型件穿過一組徑向通孔，U型件可任意角度穿插在金屬桿上，U型件伸出金屬桿的兩條支條傾斜設(shè)置。
（說明：抵觸申請公開了涉案專利權(quán)利要求1包含的全部技術(shù)特征。）

權(quán)利要求2要求保護(hù)的技術(shù)方案：根據(jù)權(quán)利要求1所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，每組徑向通孔適配一支或多支U型件。
（說明：權(quán)利要求2是對權(quán)利要求1的技術(shù)方案的進(jìn)一步限定，具體限定的是每組徑向通孔適配一支或多支U型件，抵觸申請文件未公開每組徑向通孔適配多支U型件的情形。）

權(quán)利要求3要求保護(hù)的技術(shù)方案：根據(jù)權(quán)利要求2所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，當(dāng)多支U型件穿過一組徑向通孔時(shí)，多支U型件對穿通過一組徑向通孔。
（說明：權(quán)利要求3是對權(quán)利要求2的技術(shù)方案的進(jìn)一步限定，具體限定的是多支U型件穿過一組徑向通孔情形，且多支U型件是對穿通過一組徑向通孔；抵觸申請文件未公開多支U型件對穿通過一組徑向通孔的情形。）

2、抵觸申請抗辯是否成立的分析

原告主張本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品系被告專用抗拉拔保護(hù)錨栓，即兩被告宣傳的專利產(chǎn)品，專利號為ZL2016********.5,但該產(chǎn)品包括兩種不同的技術(shù)方案，其中宣傳冊中展示的產(chǎn)品系包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置兩個(gè)徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在兩個(gè)徑向通孔中；宣傳視頻顯示的產(chǎn)品包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置一開口槽和一徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中。

將兩個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1-3、5、7進(jìn)行比對。原告認(rèn)為兩者相同，同時(shí)對于權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征，認(rèn)為部分被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有該附加技術(shù)特征，部分產(chǎn)品則不具有；被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，但不具有權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征。

原告提供了兩件被控侵權(quán)證據(jù)，一是被告宣傳冊展示的被控侵權(quán)產(chǎn)品，二是原告宣傳視頻展示的被控侵權(quán)產(chǎn)品；筆者認(rèn)為，原告提供的兩件被控侵權(quán)產(chǎn)品的證據(jù)只能證明被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，原告提供的被告宣傳冊中的被控侵權(quán)產(chǎn)品包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置兩個(gè)徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在兩個(gè)徑向通孔中，也就是說宣傳冊中的被控侵權(quán)產(chǎn)品的螺桿末端設(shè)置兩個(gè)徑向通孔，每個(gè)U型件分別穿插在一個(gè)徑向通孔中，該技術(shù)方案只落入了涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍；原告提供的被告宣傳視頻顯示的被控侵權(quán)產(chǎn)品，包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置一開口槽和一徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中，也就是說宣傳視頻中的兩個(gè)U型件分別穿插在開口槽和徑向通孔中，相當(dāng)于每個(gè)U型件分別穿插在一個(gè)徑向通孔中，該技術(shù)方案只落入了涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

但是，根據(jù)被告提供的抵觸申請抗辯證據(jù)文件，抵觸申請文件已經(jīng)公開了宣傳冊和宣傳視頻中被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案，也就是涉案專利權(quán)利1要求保護(hù)的技術(shù)方案，根據(jù)專利授權(quán)確權(quán)的新穎性規(guī)則，涉案專利權(quán)利要求1不具備專利法規(guī)定的新穎性而應(yīng)當(dāng)被宣告無效，不應(yīng)當(dāng)獲得專利權(quán)的保護(hù)，兩個(gè)被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案雖然落入了涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，但是不侵權(quán)。

關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)利要求2及權(quán)利要求3的保護(hù)范圍，上面已經(jīng)分析，根據(jù)原告提供的兩個(gè)被控侵權(quán)產(chǎn)品的證據(jù)，只能證明被告宣傳冊和宣傳視頻中示出的產(chǎn)品的每個(gè)U型件分別穿插在一個(gè)徑向通孔，無法證明被控侵權(quán)產(chǎn)品具有涉案專利權(quán)利要求2限定的“每組徑向通孔適配多支U型件”的技術(shù)特征，也無法證明被控侵權(quán)產(chǎn)品具有涉案專利權(quán)利要求3限定的“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術(shù)特征，但從原告提供的證據(jù)來看，無法證明被告宣傳冊和宣傳視頻中的產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求2和權(quán)利要求3的保護(hù)范圍；但是被控侵權(quán)產(chǎn)品是可以將U型件與徑向通孔（或開口槽）進(jìn)行各種適配組合，具有可以組裝成涉案專利權(quán)利要求2或者權(quán)利要求3限定的技術(shù)方案的產(chǎn)品，且在該案審理過程中，被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，也就是被告認(rèn)可了被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)利要求2和權(quán)利要求3的保護(hù)范圍。

被告認(rèn)可了被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)利要求2和權(quán)利要求3的保護(hù)范圍，但同時(shí)主張，被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的是抵觸申請中的技術(shù)方案，提出了抵觸申請抗辯。

抵觸申請是否公開了被告自認(rèn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品具有“每組徑向通孔適配多支U型件”及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的兩組技術(shù)方案？

關(guān)于該處，筆者認(rèn)可二審法院的觀點(diǎn)，并且認(rèn)為一審法院存在事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤及法律適用錯(cuò)誤。

一審法院認(rèn)為，抵觸申請文件的附圖23顯示，結(jié)固式錨栓上前后設(shè)置有兩個(gè)U型件，分別插入一組徑向通孔，兩個(gè)U型件插入方向相對；筆者認(rèn)為，一審法院在該處對一組徑向通孔中的一組理解有誤，一組徑向通孔應(yīng)該解釋為“一個(gè)徑向通孔”，而非“兩個(gè)徑向通孔組成一組徑向通孔”，抵觸申請文件的附圖23中示出的是兩個(gè)U型件分別插入兩組徑向通孔，并非被告自認(rèn)的“每組徑向通孔適配多支U型件”的方案，也就是涉案專利要求2要求保護(hù)的技術(shù)方案；同時(shí)，關(guān)于被告自認(rèn)的“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的方案，也就是涉案專利要求3要求保護(hù)的技術(shù)方案，一審法院認(rèn)為“將多個(gè)U型件插入同一位置處通孔，這是本領(lǐng)域的慣用手段”，該認(rèn)定缺乏事實(shí)依據(jù)。

事實(shí)上，抵觸申請僅公開了構(gòu)成結(jié)固式錨栓的金屬桿上的每組徑向通孔適配一支U型件的技術(shù)方案，并沒有公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品“每組徑向通孔適配多支U型件”以及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術(shù)特征。這也是二審法院的觀點(diǎn)。據(jù)此，關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品的“每組徑向通孔適配多支U型件”的技術(shù)方案及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術(shù)方案并未被抵觸申請所公開，且該兩組被控侵權(quán)技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)利要求2及權(quán)利要求3的保護(hù)范圍，原告指控的侵權(quán)行為成立。

結(jié)語

本文旨在通過該案例討論抵觸申請抗辯在專利侵權(quán)案件中的適用，該案中，二被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的被訴侵權(quán)技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3的全部技術(shù)特征，同時(shí)，二被告認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案已被抵觸申請專利全部公開；一審法院認(rèn)定被控產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1-3比較的各項(xiàng)技術(shù)方案均被抵觸申請公開，相較于抵觸申請不具有新穎性，侵權(quán)不成立；二審法院認(rèn)為，抵觸申請僅公開了構(gòu)成結(jié)固式錨栓的金屬桿上的每組徑向通孔適配一支U型件的技術(shù)方案，并沒有公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品“每組徑向通孔適配多支U型件”以及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術(shù)特征，也就是抵觸申請文件公開了被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入權(quán)利要求1限定的全部技術(shù)特征，未公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入權(quán)利要求2-3限定的全部技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求2-3的技術(shù)方案，與抵觸申請不同，被訴侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成對涉案專利權(quán)利要求2-3的侵權(quán)。

該案的第一點(diǎn)啟示，抵觸申請抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯的差異，抵觸申請抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與抵觸申請的性質(zhì)相適應(yīng)，嚴(yán)格適用新穎性規(guī)則，不宜與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識結(jié)合，更不能用于評價(jià)涉案專利的創(chuàng)造性，故只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征均已被抵觸申請單獨(dú)、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時(shí)，才能夠認(rèn)定抵觸申請抗辯成立。

該案的第二點(diǎn)啟示，在抵觸申請的判斷過程中，應(yīng)當(dāng)首先將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利要求保護(hù)的權(quán)利要求的全部技術(shù)特征進(jìn)行比較，再判斷被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征與抵觸申請文件所記載的一項(xiàng)技術(shù)方案是否相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的，據(jù)此，判斷抵觸申請抗辯是否成立。

該案的第三點(diǎn)啟示，在仔細(xì)分析該案一審法院與二審法院為什么作出截然不同的兩種結(jié)論時(shí)，筆者認(rèn)為是一審法院對涉案專利權(quán)利要求限定的技術(shù)方案及抵觸申請文件公開的技術(shù)方案存在理解偏差，權(quán)利要求的解釋向來是專利侵權(quán)判定的重點(diǎn)與難點(diǎn)，需要通過閱讀專利申請文件結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)理解對權(quán)利要求進(jìn)行解釋，本案中，一審法院對涉案專利權(quán)利要求2及權(quán)利要求3的理解存在偏差，當(dāng)然，這也與專利申請時(shí)的撰寫質(zhì)量存在關(guān)聯(lián)，最高院在二審中抽絲剝繭、厘清事實(shí)，站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度進(jìn)行理解，給出了合理的解釋，并認(rèn)為抵觸申請未公開權(quán)利要求2及權(quán)利要求3限定的技術(shù)方案；同時(shí)，二審法院也對被控侵權(quán)技術(shù)方案對應(yīng)涉案專利權(quán)利要求3要求保護(hù)的技術(shù)方案與抵觸申請文件記載的技術(shù)方案是否屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接替換作出了認(rèn)定，體現(xiàn)了二審法院嚴(yán)格的審查風(fēng)格。

該案的第四點(diǎn)啟示，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法理，是因?yàn)楸豢厍謾?quán)產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有技術(shù)而不侵權(quán)？還是因?yàn)樯姘笇＠蟊Ｗo(hù)的技術(shù)方案是現(xiàn)有技術(shù)而不應(yīng)獲得保護(hù)？抵觸申請是因?yàn)樯姘笇＠痪哂行路f性，不應(yīng)該獲得專利權(quán)的保護(hù)？本案中，最高院的觀點(diǎn)是抵觸申請能夠破壞在后提出的專利申請的新穎性，故其不應(yīng)被納入在后申請的專利權(quán)的保護(hù)范圍。同時(shí)，抵觸申請抗辯成立的理由也引發(fā)了我們是將被控侵權(quán)產(chǎn)品與抵觸申請進(jìn)行比較，還是將涉案專利要求保護(hù)的技術(shù)方案與抵觸申請進(jìn)行比較，或者是先將被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)方案進(jìn)行比較，再判斷被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征與抵觸申請文件所記載的一項(xiàng)技術(shù)方案是否相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的。這些問題都需要我們繼續(xù)思考。

（原標(biāo)題：從一件侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案件看抵觸申請抗辯）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭學(xué)偉 廣東卓建律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從一件侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案件看抵觸申請抗辯（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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