中歐優(yōu)先權(quán)法規(guī)比較研究

【小D導(dǎo)讀】

各國專利法中大都對優(yōu)先權(quán)制度作了相關(guān)規(guī)定。若需更好地利用優(yōu)先權(quán)制度，全面把握競爭優(yōu)勢，則有必要對主流國家和地區(qū)的優(yōu)先權(quán)制度進行較為深入地研究。

因而對中歐優(yōu)先權(quán)制度的差異進行對比，無論是對中國還是國外的專利申請人，都具有現(xiàn)實意義。本文對EPO（歐洲專利局）的優(yōu)先權(quán)制度進行了介紹，并將其與我國當前關(guān)于優(yōu)先權(quán)的法規(guī)進行了對比。

一、歐洲相關(guān)法規(guī)

歐洲對于優(yōu)先權(quán)的有關(guān)規(guī)定見于《歐洲專利公約》（EPC）第14版1、《歐洲專利公約實施條例》《EPO審查指南》2012年6月版本以及《歐洲專利局申訴委員會判例法》（以下簡稱“Case Law”）第6版中。對于享有優(yōu)先權(quán)的實質(zhì)條件，主要涉及以下五個方面：①在先申請的形式要件要求；②在先申請與在后申請之間的申請人主體要件要求；③提出優(yōu)先權(quán)的時間要件要求；④對于在先申請與在后申請主題是否一致的判斷；⑤在先申請是否構(gòu)成首次申請的判斷。因此，為了闡述EPO對于優(yōu)先權(quán)的相關(guān)規(guī)定，便于讀者更好地進行理解，本文將對上述這五個方面進行具體介紹。

（一）在先申請的形式要件要求

關(guān)于在先申請的形式要件，EPO主要有以下三方面的規(guī)定：

1.在先申請國的要求 EPC在第八十七條中規(guī)定： (1)在或向保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約締約國或WTO成員正式提出發(fā)明專利、實用新型專利登記、實用證書的申請的申請人或其權(quán)利繼承人，就同一項發(fā)明提出歐洲專利申請時，在第一次申請?zhí)岢龊蟮氖€月期間享有優(yōu)先權(quán)。…… (5) 如果第一次申請系在不是保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約締約國或不是WTO成員提出時，第一至第四款的規(guī)定只有在下列范圍內(nèi)才應(yīng)適用：根據(jù)歐洲專利局局長公布的通告，對于根據(jù)向歐洲專利局提出的第一次申請，按照與巴黎公約規(guī)定相同的條件，授予相同效力的優(yōu)先權(quán)。《EPO審查指南》的第六章則進一步作了細化，具體如下：產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)的申請是那些在工業(yè)產(chǎn)權(quán)局提出的： (a)屬于或代表保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約締約國的； (b)屬于或代表世界貿(mào)易組織（WTO）的任何成員的，或 (c)不隸屬于巴黎公約或確立WTO的協(xié)議的，但是：(i)該局承認在EPO提出的首次申請產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)，在與巴黎公約確立的相同條件下并產(chǎn)生相同的效果，以及(ii)EPO局長發(fā)布關(guān)于此的通告。由于第(c)點中的兩個要求需要同時滿足才能獲得例外的豁免，但第二個要求至今沒有發(fā)布過，因此第(c)點到目前還無法應(yīng)用，因此只能適用于(a)點要求或是(b)點要求。因此，根據(jù)上述規(guī)定可知，目前要在EPO享有優(yōu)先權(quán)，在先申請必須是向巴黎公約的締約國或是WTO成員提出。而可以向WTO成員提出也是在EPC2000中新增加的內(nèi)容2，且僅適用于2007年12月13日之后提出的申請，因此該條規(guī)定有著相應(yīng)的時限要求。

2.在先申請類型的要求 在EPO的審查指南中規(guī)定3：在先申請可以是發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷怯浕驅(qū)嵱眯滦妥C書，然而，基于外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)不被承認(參見判例J15/80)。在Case Law中，規(guī)定了歐洲專利申請不能要求展會優(yōu)先權(quán)4。

3.在先申請審批結(jié)果的要求 EPC第87條規(guī)定： …… (2)根據(jù)包括本公約在內(nèi)的多邊或雙邊協(xié)定，或基于申請國的法律與正規(guī)的國家申請相等的任何申請，都應(yīng)認為產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)； (3)正規(guī)的國家申請，指任何足以確定申請日的申請，而不考慮該申請的結(jié)果如何。在《EPO審查指南》第六章中有更為細化的規(guī)定：只要申請的內(nèi)容足以使得申請日成立就可以，而不考慮申請的最終結(jié)果如何，例如，被放棄或是駁回。

（二）在先申請與在后申請之間的申請人主體要件要求

該要件要求是指在先申請與在后申請的申請人之間是否需要有相當?shù)年P(guān)聯(lián)性。對此EPC（《歐洲專利公約》）、《EPO審查指南》以及Case Law當中都有著相應(yīng)的規(guī)定和要求。

EPC第87條規(guī)定： (1) 在或向保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約締約國或WTO成員正式提出發(fā)明專利、實用新型專利登記、實用證書的申請的申請人或其權(quán)利繼承人，就同一項發(fā)明提出歐洲專利申請時，在第一次申請?zhí)岢龊蟮氖€月期間享有優(yōu)先權(quán)?！? 在《EPO審查指南》第六章中有著進一步的規(guī)定：在后申請的申請人應(yīng)當與在先申請的申請人相同，或者有相應(yīng)的轉(zhuǎn)讓證明；申請的轉(zhuǎn)讓（或優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)讓）必須于在后歐洲申請的申請日之前進行，且必須是符合相關(guān)國家法規(guī)的合法轉(zhuǎn)讓。該轉(zhuǎn)讓的證據(jù)可稍后提交。然而，對于在后的歐洲專利申請為共同申請人的情形，如果申請人之一為在先申請的申請人或繼承人就足夠了。沒有必要專門將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他申請人，因為在后專利申請是共同提出的。這也同樣適用于在先申請本身是由共同申請人提出的情形，前提是所有這些申請人或他們的權(quán)利繼承人均位于在后歐洲專利申請的申請人之列。

（三）提出優(yōu)先權(quán)的時間要件要求

但在EPO的審查指南中給出了例外的規(guī)定5： 如果優(yōu)先權(quán)日與申請日的間隔大于12個月，則受理部門會通知申請人申請的優(yōu)先權(quán)視為未提出，除非存在以下兩種例外的情形： (i)申請人給出了一個更正后的日期。該日期在申請日之前的12個月之內(nèi)，并且申請人在EPC細則第52條第3款規(guī)定的時間期限內(nèi)做出此更正(參見A-III，6.5.2)，或者 (ii)在優(yōu)先權(quán)期限到期后的兩個月之內(nèi)提出優(yōu)先權(quán)期限恢復(fù)請求，并且該請求在之后被批準。這僅僅適用于申請人在同樣的兩個月期限之內(nèi)做出該歐洲專利申請的情況。也就是說，對于在后申請與在先申請的時間間隔，通常應(yīng)當滿足12個月的期限要求，但也給出了兩種例外的豁免情況。

（四）對于在先申請與在后申請主題是否一致的判斷

EPC第87條規(guī)定6： (1) 在或向保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約締約國或WTO成員正式提出發(fā)明專利、實用新型專利登記、實用證書的申請的申請人或其權(quán)利繼承人，就同一項發(fā)明提出歐洲專利申請時，在第一次申請?zhí)岢龊蟮氖€月期間享有優(yōu)先權(quán)?！?

在EPO的審查指南中有如下規(guī)定7： Art.87(1)中的“相同主題”指的是歐洲申請的權(quán)利要求的主題只有是在本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從在先申請的整體當中，在使用公知常識的情況下，直接地且毫無疑義地得出時，可以享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。這意味著權(quán)利要求中的特征的特定組合必須至少是隱含地在在先申請中公開。判斷的標準與判斷超范圍的標準相同，也就是說，要求保護的權(quán)利要求應(yīng)當在優(yōu)先權(quán)文件中直接地、毫無疑義地得出，同時需要考慮對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言隱含的內(nèi)容8，作為隱含公開的例子。例如，一份申請公開了一種設(shè)備，該設(shè)備中涉及的固定部件是指螺母和螺栓，或是彈簧扣。或是肘節(jié)式插銷，只要在這些部件的公開中隱含了“可脫扣固定”的一般性概念，則一項包括“可脫扣固定部件”的設(shè)備的權(quán)利要求有權(quán)享受上述申請的優(yōu)先權(quán)日。但是對于這里提到的公知常識的適用問題，則存在較多的需要解釋之處，因此在第六版的Case Law中，對于公知常識的適用作了進一步解釋。在歐洲專利局申訴委員會決定（T136/95）中，申訴委員會認為主題的一致要由本領(lǐng)域技術(shù)人員來評價。專利申請是由本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀的技術(shù)文件，而不是為普通讀者設(shè)計的作品。但是，與創(chuàng)造性的評價不同，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不熟悉所有的現(xiàn)有技術(shù)，僅僅限于常識的部分，基于這些知識或是基于簡單的推導(dǎo)來判斷主題是否一致。申訴委員會得出的結(jié)論是對兩個申請之間主題是否相同的要求給出一些彈性是必要的。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠完全地基于他的常識或是簡單推導(dǎo)得出相應(yīng)的特征，則在后申請中的一些特征不需要清楚地在在先申請中提及。結(jié)合審查指南和Case Law中的規(guī)定，可以看出EPO對于優(yōu)先權(quán)的標準處于SIPO的較為嚴格標準與公知常識標準之間，也就是允許有一定的彈性，但不允許過多地擴展享有優(yōu)先權(quán)的范圍。對于相同主題的判斷方法，Case Law針對各種情況也給出了相應(yīng)的判例。

（1）放棄式修改 由歐洲專利局申訴委員會決定(G2/98)所解釋的那樣，優(yōu)先權(quán)所能夠要求的程度由優(yōu)先權(quán)文件中公開的內(nèi)容決定。在歐洲專利局申訴委員會決定(T923/00)中，申請與優(yōu)先權(quán)文件實質(zhì)相同，申訴委員會強調(diào)基于Art.123(2) EPC 1973的修改與能否享有優(yōu)先權(quán)應(yīng)當采用同樣的標準。在歐洲專利局申訴委員會決定(G1/03和G2/03)中，擴大的申訴委員會認為為了避免任何的不一致性，基于Art.87(1)EPC 1973的享有優(yōu)先權(quán)的公開與基于Art.123(2)EPC1973的修改的基礎(chǔ)應(yīng)當被解釋為相同的標準。這也就意味著，由于沒有給出技術(shù)貢獻，在歐洲專利申請進程中被允許的放棄式修改并未在Art.87(1) EPC 1973的內(nèi)涵下改變發(fā)明的內(nèi)容。因此將其引入到之后的申請中也是允許的，并不會影響其享有優(yōu)先權(quán)，即使在先申請沒有包含該放棄式修改9。

（2）非必要特征的省略 在歐洲專利局申訴委員會決定（T809/95）中，反對方認為裁決中的權(quán)利要求沒有包含第二份優(yōu)先權(quán)文件中本領(lǐng)域技術(shù)人員認為是必要的全部特征，因此權(quán)利要求涉及的為另一項發(fā)明。申訴委員會認為，但是，反對方認為缺失的特征并沒有與優(yōu)先權(quán)文件中提出的問題緊密聯(lián)系。該技術(shù)問題不是由缺失的特征解決，而是由其他的特征解決，而這些特征都已經(jīng)記載在權(quán)利要求中。因此權(quán)利要求能夠享有第二份優(yōu)先權(quán)文件的優(yōu)先權(quán)。在歐洲專利局申訴委員會決定（T576/02）中，申訴委員會認為缺少的特征是不必要的，因此它甚至沒有記載在優(yōu)先權(quán)文件的獨立權(quán)利要求中，而獨立權(quán)利要求應(yīng)當是包括發(fā)明的所有必要技術(shù)特征。

（3）必要特征的省略 在歐洲專利局申訴委員會決定（T134/94）中，優(yōu)先權(quán)文件涉及的是一種在特定條件下進行工作的方法，其包括特征(a)到(d)。特征(a)和(c)沒有在授權(quán)專利的權(quán)利要求中出現(xiàn)。申訴委員會認為權(quán)利要求不能夠享有優(yōu)先權(quán)。由于特征(a)和(c)沒有在授權(quán)的權(quán)利要求中出現(xiàn)，因此在后申請中包含了沒有記載在優(yōu)先權(quán)文件中的內(nèi)容。因此在后申請的權(quán)利要求1的主題與優(yōu)先權(quán)文件中的主題不再一致。在優(yōu)先權(quán)日時，發(fā)明的技術(shù)問題只有當條件(a)到(d)都滿足時才能夠解決；而對于在后申請的權(quán)利要求1，特征(a)和(c)已經(jīng)不是解決該技術(shù)問題所必需的。基于該點，申訴委員會認為：被告認為的應(yīng)當無論優(yōu)先權(quán)公開的內(nèi)容能否影響在后申請的權(quán)利要求的新穎性(新穎性測試)，都應(yīng)當承認優(yōu)先權(quán)，在EPC或是EPO的Case Law中均沒有基礎(chǔ)。因此得出這樣的結(jié)論：優(yōu)先權(quán)文件中公開的必要技術(shù)特征也可以在在后申請中被省略，而不會影響其享有優(yōu)先權(quán)。但是事實上，如果對發(fā)明的必要技術(shù)特征進行省略，那么發(fā)明不再是同樣的主題，因此不再滿足Art.87(1) EPC 1973的規(guī)定。

（4）在先申請公開內(nèi)容的要求 在歐洲專利局申訴委員會決定（T81/87）中，涉及能夠表示牛腎臟前腎素原的活細胞，只有第二份優(yōu)先權(quán)是有效的。因為第一份優(yōu)先權(quán)中，形成所需的牛腎臟前腎素原基因的步驟沒有被充分地公開。申訴委員會認為：為了享有優(yōu)先權(quán)，在優(yōu)先權(quán)文件中，必要的特征必須被明確地、或是直接地、毫無疑義地記載在文本中；之后才被認為是必要技術(shù)特征的缺失的特征不是在先申請的一部分，而對于空白的內(nèi)容不能依賴于公知常識得出。如果允許某些公眾出于競爭的目的僅僅基于設(shè)想和省略發(fā)明的關(guān)鍵特征，而插隊到其他的公眾之前，那么這將是優(yōu)先權(quán)制度的濫用。在歐洲專利局申訴委員會決定T843/03中指出：優(yōu)先權(quán)文件應(yīng)當提供可能的公開(參見歐洲專利局申訴委員會決定T81/87，OJ 1990，250；T193/95)。申訴委員會重新強調(diào)：大量的判例表示充分公開預(yù)示著本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從所有的實施例中概括得出權(quán)利要求的保護范圍，并且其為了獲得這樣的技術(shù)方案不需要付出過度的勞動。

（五）在先申請是否構(gòu)成首次申請的判斷 EPC第87條第（4）點中規(guī)定：與在先的首次申請主題相同，并且在同一國家或?qū)ν粐姨岢龅脑诤笊暾?，在確定優(yōu)先權(quán)時，應(yīng)視為第一次申請，其條件是：在提出在后申請時，在先申請已經(jīng)撤回、放棄或駁回，而未曾供公眾查閱、未遺留任何懸而未決的權(quán)利、也未曾作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。此后，在先申請不得作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。也就是說，對于首次申請的認定，EPO也存在著一定的彈性空間，首次申請并不是絕對意義上的首次申請。對于首次申請的主題的要求，第六版的Case Law中規(guī)定： 1.為了核實優(yōu)先權(quán)是否成立，需要確認在后申請的主題是否在更早的申請中記載。 2. 為了確定在后申請的主題是否已經(jīng)在更早的在先申請中公開，適用標準與判斷在后申請與優(yōu)先權(quán)文件主題是否一致的方法相同。對申請人是否相同的判斷，與EPC第87條第（4）點規(guī)定的的判斷方式相同10。

二、EPO的相關(guān)規(guī)定與中國專利法規(guī)的比較

將EPO的相關(guān)法規(guī)與我國進行對比，主要存在以下幾點差異

1.中國專利法規(guī)未對放棄式修改能否享有優(yōu)先權(quán)做出明確規(guī)定 放棄式修改，作為修改的一種特例，基于《專利審查指南》第二部分第八章的規(guī)定：申請人采用具體“放棄”的方式，從上述原數(shù)值范圍中排除該部分，使得要求保護的技術(shù)方案中的數(shù)值范圍從整體上看來明顯不包括該部分，由于這樣的修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，因此除非申請人能夠根據(jù)申請原始記載的內(nèi)容證明該特征取被“放棄”的數(shù)值時，本發(fā)明不可能實施，或者該特征取經(jīng)“放棄”后的數(shù)值時，本發(fā)明具有新穎性和創(chuàng)造性，否則這樣的修改不能被允許。即《專利審查指南》中明確認定了這樣的修改是超范圍的，但是在申請人給出兩種證明的情況下，又允許這樣的修改。那么，對于優(yōu)先權(quán)文件與申請文件之間存在放棄式修改時能否允許呢？對此，在我國的專利法規(guī)當中沒有明確的規(guī)定，從而容易在審查實踐中產(chǎn)生困惑。因此，建議相關(guān)部門對優(yōu)先權(quán)文件與申請文件之間存在放棄式修改是否允許做出明確規(guī)定。

　2.對于在先文件公開的要求 對于在先申請是否需要充分公開，中國專利法規(guī)中沒有給出任何的規(guī)定，這也使得申請人可能會利用該點，將沒有充分公開的申請作為優(yōu)先權(quán)文件，利用一年的優(yōu)先權(quán)期限來完整發(fā)明，從而在申請日時提出充分公開的在后申請，這樣造成申請人插隊到其他申請人之前的后果，對其他申請人極不公平。而對于該點，EPO在Case Law中做出了明確的要求：為了享有優(yōu)先權(quán)，在優(yōu)先權(quán)文件中，必要的特征必須被明確地、或是直接地、毫無疑義地記載在文本中；之后才被認為是必要技術(shù)特征的缺失的特征不是在先申請的一部分，而對于空白的內(nèi)容不能依賴于公知常識得出。如果允許某些公眾出于競爭的目的僅僅基于設(shè)想和省略發(fā)明的關(guān)鍵特征，而優(yōu)先于其他公眾，那么這將是優(yōu)先權(quán)制度的濫用。這一做法值得我國進行借鑒。

3.對于在先申請與在后申請的申請人要件的規(guī)定不同 EPO對于申請人要件的要求是：對于在后的歐洲專利申請為共同申請人的情形，如果申請人之一為在先申請的申請人或繼承人就足夠了。沒有必要專門將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他申請人，因為在后專利申請是共同提出的。也就是在后申請的申請人應(yīng)當包含在先申請的全部申請人。

而我國對于申請人要件的要求是11： （1)對于外國優(yōu)先權(quán)，在后申請人的申請人應(yīng)當與在先申請文件副本中記載的申請人相同，或應(yīng)當是在先申請文件副本中記載的申請人之一；（2)對于本國優(yōu)先權(quán)，在后申請人的申請人應(yīng)當與在先申請相同。也就是說，我國對于本國優(yōu)先權(quán)和外國優(yōu)先權(quán)的要求進行了區(qū)分，而EPO沒有做區(qū)分。由于我國對于本國優(yōu)先權(quán)的要求更為嚴格，因此無形中對我國的本國申請人造成了不利影響，由此來看EPO的規(guī)定相對合理。而對于在先申請申請人和在后申請申請人的要求，EPO的規(guī)定是在后申請的申請人應(yīng)當包含在先申請，而我國的規(guī)定為：在后申請的申請人應(yīng)當是在先申請人之一。該點區(qū)別也值得研究。

（作者：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局機械部李梅張旭波）

1 下文涉及的EPC，均為第十四版本。 2 參見：第六版Case Law。 3 參見：《EPO審查指南》第六章。 4 參見：歐洲專利局申訴委員會決定（T382/07）：申訴委員會認為國際上認可展會優(yōu)先權(quán)的可能是基于巴黎公約第11條。該條款允許巴黎公約成員國在國內(nèi)法中的某些情況下認可展會優(yōu)先權(quán)，但不強制其這么做。要求展會優(yōu)先權(quán)的權(quán)利是基于要求專利保護和優(yōu)先權(quán)的國內(nèi)法來確定。由于EPC不認可展會優(yōu)先權(quán)，任何基于展會的優(yōu)先權(quán)不成立。注：巴黎公約第十一條（發(fā)明、實用新型、工業(yè)品外觀設(shè)計、商標：在某些國際展覽會中的臨時保護）（一）在同盟成員國應(yīng)按其本國法律，對在本同盟任一成員國領(lǐng)土上舉辦的官方的或經(jīng)官方認可的國際展覽會展出的商品中可申請專利的發(fā)明、實用新型、工業(yè)品外觀設(shè)計和商標，給予臨時保護。（二）這項臨時保護不得延展第四條規(guī)定的期限。如以后援用優(yōu)先權(quán)，任何國家的主管機關(guān)可規(guī)定其期限應(yīng)從該商品參加展覽會之日起算。（三）每一個國家認為必要時，可要求提供證明文件，證實其為展品及其展出日期。 5 參見：EPO審查指南A-III，6.6。 6 參見：EPO《審查指南》第六章。 7 參見：EPO審查指南 F-VI2.2部分。 8 參見：歐洲專利局申訴委員會決定（G2/98）。 9 參見：歐洲專利局申訴委員會決定(T175/03和T910/03)。 10 參見：歐洲專利局申訴委員會決定T107/96和T788/05 11 參見：中國《專利審查指南》第一部分第一章第6.2.1.4和6.2.2.4。

來源：《中國發(fā)明與專利》雜志整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：jupyterflow.com

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