鄭佳 張巍巍：外觀專利侵權(quán)比對(duì)時(shí)是否需考慮使用狀態(tài)參考圖或使用狀態(tài)圖以及對(duì)專利申請(qǐng)的啟示

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“本文主要從相關(guān)法律依據(jù)、相關(guān)案例以及涉及使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利新申請(qǐng)的啟示三方面展開(kāi)討論。”

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作者：鄭佳 廣東君龍律師事務(wù)所

張巍巍 廣東君龍(坪山) 律師事務(wù)所

在外觀設(shè)計(jì)專利的附圖中，除了常見(jiàn)的“6+1”，即主視圖、后視圖、左視圖、右視圖、俯視圖、仰視圖以及立體圖外，通常我們還會(huì)看到使用狀態(tài)參考圖或者使用狀態(tài)圖。那么，在進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)比對(duì)時(shí)，是否需要將使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖作為比對(duì)的對(duì)象呢？

筆者認(rèn)為在侵權(quán)比對(duì)時(shí)，1、當(dāng)涉案專利附圖中包含使用狀態(tài)參考圖時(shí)，大部分情況下我們無(wú)需將其作為比對(duì)對(duì)象；2、當(dāng)涉案專利附圖中包含使用狀態(tài)圖時(shí)，我們需要將其作為比對(duì)對(duì)象，如果涉案侵權(quán)產(chǎn)品與該使用狀態(tài)圖不相同也不近似，則認(rèn)為未落入涉案專利的保護(hù)范圍。

本文主要從相關(guān)法律依據(jù)、相關(guān)案例以及涉及使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利新申請(qǐng)的啟示三方面展開(kāi)。

一、法律依據(jù)

在專利法體系中，并未明確外觀設(shè)計(jì)專利的使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖的定義、比對(duì)范圍、例外情況等，從《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》（以下簡(jiǎn)稱《司法解釋二》）、《專利審查指南》和《北京市高級(jí)人民法院專利侵權(quán)判定指南》（以下簡(jiǎn)稱《北高侵權(quán)判定指南》）可窺探出以下結(jié)論：

使用狀態(tài)參考圖在專利申請(qǐng)階段用于確認(rèn)產(chǎn)品分類，不作為確定外觀設(shè)計(jì)保護(hù)范圍的依據(jù)，因此在侵權(quán)比對(duì)時(shí)，不作為比對(duì)對(duì)象；而使用狀態(tài)圖是變化狀態(tài)產(chǎn)品的使用狀態(tài)視圖，應(yīng)當(dāng)作為確定外觀設(shè)計(jì)保護(hù)范圍的依據(jù)，相應(yīng)地，在侵權(quán)比對(duì)時(shí)應(yīng)與涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)。

《專利法》

第六十四條第二款：外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)為準(zhǔn)，簡(jiǎn)要說(shuō)明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)。

《專利法實(shí)施細(xì)則》

第二十七條第二款：申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)就每件外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品所需要保護(hù)的內(nèi)容提交有關(guān)圖片或者照片。

第二十八條第一款：外觀設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)要說(shuō)明應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的名稱、用途，外觀設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)要點(diǎn)，并指定一幅最能表明設(shè)計(jì)要點(diǎn)的圖片或者照片。省略視圖或者請(qǐng)求保護(hù)色彩的，應(yīng)當(dāng)在簡(jiǎn)要說(shuō)明中寫(xiě)明。

《司法解釋（二）》

第十七條：對(duì)于變化狀態(tài)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)專利，被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)與變化狀態(tài)圖所示各種使用狀態(tài)下的外觀設(shè)計(jì)均相同或者近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)缺少其一種使用狀態(tài)下的外觀設(shè)計(jì)或者與之不相同也不近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

《專利審查指南（2010）》

第一部分第三章4.2外觀設(shè)計(jì)圖片或者照片：申請(qǐng)人可以提交參考圖，參考圖通常用于表明使用外觀設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的用途、使用方法或者使用場(chǎng)所等。

第四部分第五章5.根據(jù)專利法第二十三條第一款的審查：對(duì)比設(shè)計(jì)所公告的專利文件含有使用狀態(tài)參考圖，即使該使用狀態(tài)參考圖中包含有不要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)，也可以將其與涉案專利進(jìn)行比較，判斷是否為相同或者實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。

第四部分第五章5.2.5.2變化狀態(tài)產(chǎn)品：變化狀態(tài)產(chǎn)品，是指在銷售和使用時(shí)呈現(xiàn)不同狀態(tài)的產(chǎn)品。對(duì)于對(duì)比設(shè)計(jì)而言，所述產(chǎn)品在不同狀態(tài)下的外觀設(shè)計(jì)均可用作與涉案專利進(jìn)行比較的對(duì)象。對(duì)于涉案專利而言，應(yīng)當(dāng)以其使用狀態(tài)所示的外觀設(shè)計(jì)作為與對(duì)比設(shè)計(jì)進(jìn)行比較的對(duì)象，其判斷結(jié)論取決于對(duì)產(chǎn)品各種使用狀態(tài)的外觀設(shè)計(jì)的綜合考慮。

《北高侵權(quán)判定指南》

第64條：在確定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)區(qū)分使用狀態(tài)參考圖與變化狀態(tài)產(chǎn)品的使用狀態(tài)視圖。使用狀態(tài)參考圖是國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)在審查過(guò)程中對(duì)在簡(jiǎn)要說(shuō)明中未寫(xiě)明外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品使用方法、用途或功能的新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，或者在一些使用方法、用途或功能不明確的產(chǎn)品無(wú)法進(jìn)行分類時(shí)，為了便于對(duì)該產(chǎn)品正確分類而要求專利申請(qǐng)人提供的視圖。使用狀態(tài)參考圖不能用于確定外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍，但是可以作為確定產(chǎn)品類別的因素。

二、案例及分析

在侵權(quán)比對(duì)時(shí)，使用狀態(tài)參考圖不作為比對(duì)對(duì)象，是否有例外情況呢？如果有，在何種情況下才能比對(duì)使用狀態(tài)參考圖呢？具體參見(jiàn)以下5個(gè)與使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖相關(guān)的案例。

案例1：不應(yīng)考慮使用狀態(tài)參考圖

案號(hào)：(2010)粵高法民三終字第152號(hào)

原告黃某是“沙發(fā)（827）”外觀設(shè)計(jì)專利（以下簡(jiǎn)稱“涉案專利1”，專利號(hào)：200630076245.9）的專利權(quán)人，其認(rèn)為被告溫某制造、銷售的沙發(fā)床（以下簡(jiǎn)稱“涉案侵權(quán)產(chǎn)品1”）侵害了涉案專利1的專利權(quán)，于是，黃某將溫某訴至佛山市中級(jí)人民法院。

圖1 涉案專利1附圖及簡(jiǎn)要說(shuō)明

一審法院經(jīng)比對(duì)認(rèn)為，“涉案侵權(quán)產(chǎn)品1與涉案專利1采用了一樣的設(shè)計(jì)風(fēng)格，均設(shè)有上部頭枕、中部靠背、下部坐墊三個(gè)部分，其中頭枕為左右對(duì)稱各一個(gè)，下部坐墊分兩層，兩者在外觀上具有高度相似性。據(jù)此認(rèn)定涉案侵權(quán)產(chǎn)品1落入涉案專利1的保護(hù)范圍。”

被告溫某不服一審判決，上訴至廣東省高級(jí)人民法院，溫某認(rèn)為，“從使用狀態(tài)上看，涉案侵權(quán)產(chǎn)品1并不具備涉案專利1產(chǎn)品使用狀態(tài)參考圖1的使用功能，所以在使用狀態(tài)上是可以區(qū)別于涉案專利1產(chǎn)品的。”

對(duì)此，二審法院認(rèn)為，“外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表現(xiàn)在圖片或者照片中的產(chǎn)品外觀為準(zhǔn)，但使用狀態(tài)參考圖通常用于表明使用外觀設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的用途、使用方法或使用場(chǎng)所等，不是判定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)范圍的依據(jù)?！辈?jù)此駁回上訴，維持一審判決。

案例2：不應(yīng)考慮使用狀態(tài)參考圖

案號(hào)：(2014)粵高法民三終字第135號(hào)

原告廣東雅潔公司是“鎖面板（J1051）”外觀設(shè)計(jì)專利（以下簡(jiǎn)稱“涉案專利2”，專利號(hào)：201030212253.8）的獨(dú)占實(shí)施許可合同的被許可人，其認(rèn)為被告廣東亞太公司制造、銷售、許諾銷售的智能鎖（以下簡(jiǎn)稱“涉案侵權(quán)產(chǎn)品2”）侵害了涉案專利2的專利權(quán)，于是，雅潔公司將亞太公司訴至廣州市中級(jí)人民法院。

圖2 涉案專利2附圖及簡(jiǎn)要說(shuō)明

一審法院基于涉案侵權(quán)產(chǎn)品2與涉案專利2存在包括門(mén)把手安裝在面板的位置不同等諸多區(qū)別，認(rèn)定兩者在整體視覺(jué)效果上有實(shí)質(zhì)性差異，不構(gòu)成相同或近似。據(jù)此一審法院駁回雅潔公司的訴求。

雅潔公司不服，向廣東省高級(jí)人民法院上訴，上訴理由包括“外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍以圖片中表示的內(nèi)容為準(zhǔn)，而這里指的圖片至少不包括使用狀態(tài)參考圖。在外觀設(shè)計(jì)中，使用狀態(tài)參考圖僅僅用于理解外觀設(shè)計(jì)的內(nèi)容。而涉案專利設(shè)計(jì)中并未包括門(mén)把手，更未包括涉案外觀設(shè)計(jì)的面板如何與門(mén)把手配合使用”。

二審法院認(rèn)為：“涉案專利2外觀設(shè)計(jì)圖片中的主視圖、俯視圖、仰視圖、右視圖、開(kāi)啟狀態(tài)主視圖、開(kāi)啟狀態(tài)俯視圖、開(kāi)啟狀態(tài)仰視圖、開(kāi)啟狀態(tài)右視圖，以上八福圖片中所表示的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)為涉案專利2的保護(hù)范圍，而使用狀態(tài)參考圖等參考圖通常用于表明產(chǎn)品的用途、使用方法或者使用場(chǎng)所等，并不作為確定專利保護(hù)范圍的依據(jù)。原審法院將使用狀態(tài)參考圖及開(kāi)啟使用狀態(tài)參考圖也作為涉案專利的保護(hù)范圍，進(jìn)而確定涉案專利2的把手裝在面板較薄部分不當(dāng)，本院予以糾正?！币虮景高€存在其他區(qū)別，二審法院駁回雅潔的上訴請(qǐng)求，維持一審判決。

案例3：不應(yīng)將外觀設(shè)計(jì)專利的使用狀態(tài)參考圖一概排除

案號(hào)：（2018）最高法民再8號(hào)

原告華捷盛公司是“電動(dòng)伸縮門(mén)”外觀設(shè)計(jì)專利（以下簡(jiǎn)稱“涉案專利3”，專利號(hào)：200930005896.2）的獨(dú)占實(shí)施許可合同的被許可人，其認(rèn)為被告鼎盛公司制造、銷售、許諾銷售的電動(dòng)伸縮門(mén)（以下簡(jiǎn)稱“涉案侵權(quán)產(chǎn)品3”）侵害了涉案專利3的專利權(quán)，于是，華捷盛公司將鼎盛公司訴至廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。

華捷盛公司向法院提交鼎盛公司侵權(quán)的證據(jù)中沒(méi)有涉案侵權(quán)產(chǎn)品3實(shí)物，僅有兩類涉案侵權(quán)產(chǎn)品3實(shí)物的圖片，第一類圖片為來(lái)自于鼎盛公司官網(wǎng)公開(kāi)的兩款伸縮門(mén)產(chǎn)品圖片；第二類圖片為鼎盛公司產(chǎn)品宣傳冊(cè)中的插圖，該宣傳冊(cè)中的插圖與鼎盛公司官網(wǎng)公開(kāi)的兩款伸縮門(mén)產(chǎn)品圖片內(nèi)容幾乎相同。同時(shí)，鼎盛公司的兩款產(chǎn)品圖片展示的僅是伸縮門(mén)產(chǎn)品伸展開(kāi)狀態(tài)的情形，即相當(dāng)于涉案專利3的使用狀態(tài)參考圖展示的情形。

圖3 涉案專利3附圖及簡(jiǎn)要說(shuō)明

一審法院沒(méi)有拒絕使用涉案專利3的使用狀態(tài)參考圖進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)和侵權(quán)判斷，并認(rèn)定鼎盛公司的第一款產(chǎn)品與涉案專利3既不相同也不近似，故不構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)；盡管第二款產(chǎn)品與涉案專利3使用狀態(tài)參考圖相比構(gòu)成近似，但是“仍不足以推定其整體外觀與涉案專利3相近似，落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍”。據(jù)此一審法院駁回華捷盛公司的訴訟請(qǐng)求。

華捷盛公司不服，向廣東省高級(jí)人民法院提起上訴。

二審法院認(rèn)為：“涉案專利3的使用狀態(tài)參考圖1和使用狀態(tài)參考圖2不屬于確定其保護(hù)范圍的依據(jù)，在此基礎(chǔ)上，將被訴侵權(quán)產(chǎn)品3的外觀設(shè)計(jì)與由涉案專利3的主視圖、后視圖、左視圖、右視圖和立體圖進(jìn)行比對(duì)，來(lái)判斷二者是否相同或相近似”?？梢?jiàn)，二審法院認(rèn)為外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)范圍僅限于產(chǎn)品六面視圖和立體圖展示的外觀設(shè)計(jì)內(nèi)容，并將使用狀態(tài)參考圖直接排除于判斷外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)的比對(duì)基礎(chǔ)之外。

因“以現(xiàn)有的涉案侵權(quán)產(chǎn)品3圖片與涉案專利3進(jìn)行比對(duì)，都不能認(rèn)定涉案侵權(quán)產(chǎn)品3與涉案專利3外觀設(shè)計(jì)相同或者近似，即現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明涉案侵權(quán)產(chǎn)品3落入涉案專利3保護(hù)范圍?！倍彿ㄔ簱?jù)此判決：駁回上訴，維持原判。

華捷盛公司不服，向最高人民法院（以下簡(jiǎn)稱“最高院”）申請(qǐng)了再審。

最高院認(rèn)為，在確定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，不應(yīng)將外觀設(shè)計(jì)專利的使用狀態(tài)參考圖一概排除，在一些情況下應(yīng)考慮使用狀態(tài)參考圖對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)范圍的影響，其具體理由如下：

第一、最高院從《專利審查指南》出發(fā)，指出該指南中并沒(méi)有明確限定外觀設(shè)計(jì)專利的使用狀態(tài)參考圖不會(huì)對(duì)確定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響。同時(shí)，最高院還指出，“在侵權(quán)訴訟中不宜僅以外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的圖片、照片的名稱為‘參考圖’為由，一概不考慮‘參考圖’對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍的影響?！?br/>

第二、最高院從涉案專利3的簡(jiǎn)要說(shuō)明中也找出了可以使用“使用狀態(tài)參考圖”作為確定涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的依據(jù)。最高院指出，“涉案專利3的簡(jiǎn)要說(shuō)明明確記載‘1.本外觀設(shè)計(jì)仰視圖在正常狀態(tài)及使用狀態(tài)均不可見(jiàn)，故省略。2.本外觀設(shè)計(jì)俯視圖在正常狀態(tài)不可見(jiàn)，故省略。’表明涉案專利產(chǎn)品具有‘正常狀態(tài)’和‘使用狀態(tài)’兩種不同的形態(tài)。而在涉案設(shè)計(jì)專利的全部7張圖片中，主視圖、后視圖、左視圖、右視圖、立體圖顯示的是電動(dòng)伸縮門(mén)在收縮狀態(tài)下的外觀設(shè)計(jì)，僅有狀態(tài)參考圖1、2顯示電動(dòng)伸縮門(mén)在展開(kāi)狀態(tài)下的外觀設(shè)計(jì)。一般消費(fèi)者結(jié)合簡(jiǎn)要說(shuō)明，使用狀態(tài)參考圖1、2和其他圖片，以及涉案專利3名稱中的“電動(dòng)伸縮門(mén)”，可以清楚地理解涉案專利3產(chǎn)品為狀態(tài)可以變化的產(chǎn)品，使用狀態(tài)參考圖1、2表示的即為展開(kāi)狀態(tài)下的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)”。基于此，最高院得出結(jié)論，“在使用簡(jiǎn)要說(shuō)明解釋圖片所表示的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，在確定涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮使用狀態(tài)參考圖1、2中的內(nèi)容?！弊罡咴鹤罱K認(rèn)定第二款產(chǎn)品落入涉案專利3的保護(hù)范圍，認(rèn)定侵權(quán)成立，據(jù)此撤銷一審、二審判決。

案例4：應(yīng)當(dāng)考慮使用狀態(tài)圖

案號(hào)：（2016）京73民初219號(hào)

原告奧飛娛樂(lè)公司是“玩具刀（疾影）”外觀設(shè)計(jì)專利（以下簡(jiǎn)稱“涉案專利4”，專利號(hào)：201030140981.2）的專利權(quán)人，其認(rèn)為被告蒲運(yùn)連銷售、許諾銷售的玩具刀（以下簡(jiǎn)稱“涉案侵權(quán)產(chǎn)品4”）侵害了涉案專利的專利權(quán)，于是，奧飛公司將蒲運(yùn)連訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。

圖4 涉案專利4附圖及簡(jiǎn)要說(shuō)明

一審法院認(rèn)為：對(duì)于變化狀態(tài)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)專利，其使用狀態(tài)圖可以限定其專利權(quán)保護(hù)范圍。而其使用狀態(tài)圖與其他視圖結(jié)合用于確定此類外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍，實(shí)際上是對(duì)其保護(hù)范圍進(jìn)行了限縮，只有涉案侵權(quán)產(chǎn)品與此類外觀設(shè)計(jì)專利的各視圖（包括使用狀態(tài)圖）均相同或相近似，才能認(rèn)為涉案侵權(quán)產(chǎn)品落入此類外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)范圍。本案中，涉案侵權(quán)產(chǎn)品4和涉案專利4產(chǎn)品均為玩具類產(chǎn)品,屬于相同種類的產(chǎn)品。涉案專利4屬于變化狀態(tài)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)專利，其專利權(quán)保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)由各視圖（包括使用狀態(tài)圖）共同限定，只有涉案侵權(quán)產(chǎn)品4與涉案專利4的各視圖（包括使用狀態(tài)圖）均相同或相近似，才能認(rèn)為涉案侵權(quán)產(chǎn)品4落入涉案專利4保護(hù)范圍。

涉案侵權(quán)產(chǎn)品4是一武器刀型設(shè)計(jì)，其刀刃與刀身不可拆分，刀柄不可折疊，亦即其外觀形態(tài)不可變化。涉案侵權(quán)產(chǎn)品4與涉案專利4相對(duì)比，其與涉案專利4使用狀態(tài)圖呈現(xiàn)的手槍型設(shè)計(jì)區(qū)別明顯，并未構(gòu)成相同或者相近似的設(shè)計(jì)。據(jù)此法院認(rèn)定涉案侵權(quán)產(chǎn)品4并未落入涉案專利4的保護(hù)范圍，并未侵害涉案專利權(quán)。

案例5：應(yīng)當(dāng)考慮使用狀態(tài)圖

案號(hào)：（2018）蘇01民初448號(hào)

原告璞尚公司是“兒童太陽(yáng)鏡（PK2007）”外觀設(shè)計(jì)專利（以下簡(jiǎn)稱“涉案專利5”，專利號(hào)：201530332284.X）的專利權(quán)人，其認(rèn)為被告華影公司制造、銷售的小兔牙眼鏡（以下簡(jiǎn)稱“涉案侵權(quán)產(chǎn)品5”）侵害了涉案專利的專利權(quán)，于是，璞尚公司將華影公司訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。

圖5 涉案專利5附圖及簡(jiǎn)要說(shuō)明

一審法院認(rèn)為：從原告外觀設(shè)計(jì)圖片來(lái)看，外觀設(shè)計(jì)專利圖片不僅包括主視圖、仰視圖、俯視圖、后視圖、左視圖、右視圖，還包括了使用狀態(tài)下變化狀態(tài)圖1、變化狀態(tài)圖2。因此，對(duì)具有變化狀態(tài)產(chǎn)品比對(duì)時(shí)，應(yīng)將各種變化狀態(tài)下的外觀設(shè)計(jì)均應(yīng)進(jìn)行比對(duì)。涉案侵權(quán)產(chǎn)品5的鏡架、鏡腿均不能折疊，因而不具有原告涉案專利5圖片或照片中所記載的變化狀態(tài)圖1和變化狀態(tài)圖2的設(shè)計(jì)特征。涉案侵權(quán)的小兔牙眼鏡的外觀設(shè)計(jì)特征因缺少涉案專利5所要求的變化狀態(tài)特征而未落入外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)范圍，因此不構(gòu)成侵權(quán)。

通過(guò)上述5個(gè)案例，可以得到以下結(jié)論：

1、當(dāng)涉案專利包含使用狀態(tài)參考圖時(shí)，絕大多數(shù)法院在進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)時(shí)，不會(huì)將涉案專利的使用狀態(tài)參考圖作為確定專利保護(hù)范圍的依據(jù)，即不比對(duì)涉案侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的使用狀態(tài)參考圖；

2、當(dāng)涉案專利包含使用狀態(tài)參考圖時(shí)，如果涉案專利的簡(jiǎn)要說(shuō)明可以明確涉案專利產(chǎn)品存在使用狀態(tài)，此時(shí)，使用狀態(tài)參考圖可以作為確定專利保護(hù)范圍的依據(jù)，進(jìn)而可以比對(duì)涉案侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的使用狀態(tài)參考圖；

3、當(dāng)涉案專利包含使用狀態(tài)圖時(shí)，法院會(huì)將涉案專利的使用狀態(tài)圖作為確定專利保護(hù)范圍的依據(jù)，即除了比對(duì)涉案侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的六視圖外，還要比對(duì)涉案侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的使用狀態(tài)圖。

三、關(guān)于涉及使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖的外觀設(shè)計(jì)專利新申請(qǐng)的啟示

1、關(guān)于涉及使用狀態(tài)參考圖的情形

根據(jù)專利侵權(quán)司法實(shí)踐中的案例，如本文的案例1、2、3，由于在進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)時(shí)，絕大部分情況下未考慮使用狀態(tài)參考圖，因此，筆者建議：（1）在“6+1”視圖可以清楚表示產(chǎn)品的用途或者使用方法或者使用場(chǎng)所時(shí)，無(wú)需增加使用狀態(tài)參考圖；（2）當(dāng)使用狀態(tài)下的視圖不存在除“6+1”視圖已經(jīng)公開(kāi)的保護(hù)要點(diǎn)，且“6+1”視圖無(wú)法清楚表示產(chǎn)品的用途或者使用方法或者使用場(chǎng)所時(shí)，可以考慮增加使用狀態(tài)參考圖，但此時(shí)應(yīng)注意在簡(jiǎn)要說(shuō)明中明確表達(dá)產(chǎn)品存在變化狀態(tài)（可參考案例3）；（3）當(dāng)使用狀態(tài)下的視圖存在除“6+1”視圖已公開(kāi)的設(shè)計(jì)特征以外，還有其他值得保護(hù)的設(shè)計(jì)要點(diǎn)，則建議針對(duì)該使用狀態(tài)下的視圖提交單獨(dú)的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)（且與本專利同日提交申請(qǐng)）。

2、關(guān)于涉及使用狀態(tài)圖的情形

根據(jù)專利侵權(quán)司法實(shí)踐中的案例，如本文的案例4、5，由于在進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)時(shí)，需要比對(duì)全部的使用狀態(tài)圖，那么，使用狀態(tài)圖越多越不利于專利維權(quán)。換言之，使用狀態(tài)圖越多，外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍越小。因此，如果專利產(chǎn)品存在多種使用狀態(tài)，且部分或全部使用狀態(tài)下的視圖（如使用狀態(tài)1、2）均具有獨(dú)立的保護(hù)價(jià)值，我們?cè)谶M(jìn)行專利申請(qǐng)布局規(guī)劃時(shí)，除了將這些具有獨(dú)立保護(hù)價(jià)值的變化狀態(tài)視圖均作為使用狀態(tài)圖（即使用狀態(tài)圖1、2）與“6+1”視圖作為一件專利申請(qǐng)（以下簡(jiǎn)稱本專利）提出之外，為了獲得更大的保護(hù)范圍，我們還建議將具有獨(dú)立保護(hù)價(jià)值的使用狀態(tài)圖與“6+1”視圖分別作為單獨(dú)的外觀設(shè)計(jì)與本專利同日提交專利申請(qǐng)。根據(jù)上述情形，即形成3個(gè)專利申請(qǐng)：

專利1：包括“6+1”視圖、使用狀態(tài)圖1、使用狀態(tài)圖2，即本專利；
專利2：包括“6+1”視圖、使用狀態(tài)圖1；
專利3：包括“6+1”視圖、使用狀態(tài)圖2。

我們?cè)谏暾?qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利時(shí)，需要多方面考量是否需要增加使用狀態(tài)圖。從專利保護(hù)的角度看，假如一件外觀設(shè)計(jì)專利中有多個(gè)使用狀態(tài)圖，那么在維權(quán)時(shí)侵權(quán)產(chǎn)品很可能與某個(gè)或某幾個(gè)使用狀態(tài)圖不相同也不近似，根據(jù)司法實(shí)踐中的案例來(lái)看，只要侵權(quán)產(chǎn)品缺少一個(gè)使用狀態(tài)，則判定不落入專利保護(hù)范圍，此時(shí)，該專利的保護(hù)價(jià)值就大打折扣了，因此筆者建議針對(duì)具有獨(dú)立保護(hù)價(jià)值的專利可參考上文的布局思路。從企業(yè)管理的角度看，重要外觀設(shè)計(jì)單獨(dú)申請(qǐng)專利，會(huì)導(dǎo)致類似專利的申請(qǐng)數(shù)量變多，一方面增加了申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，另一方面可能會(huì)被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定為“非正常申請(qǐng)”。因此，申請(qǐng)人布局外觀設(shè)計(jì)專利時(shí)應(yīng)從多個(gè)維度綜合考慮。

四、小結(jié)

在外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定中，我們除了重點(diǎn)關(guān)注“6+1”視圖外，還應(yīng)關(guān)注其他視圖，例如使用狀態(tài)參考圖和使用狀態(tài)圖。根據(jù)當(dāng)前的法律規(guī)定以及司法實(shí)踐，當(dāng)涉及使用狀態(tài)參考圖時(shí)，大部分情況下我們無(wú)需將其作為比對(duì)對(duì)象；當(dāng)涉及使用狀態(tài)圖時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其作為比對(duì)對(duì)象。

在外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)中，當(dāng)專利產(chǎn)品存在多個(gè)使用狀態(tài)時(shí)，何時(shí)提交使用狀態(tài)參考圖，何時(shí)提交使用狀態(tài)圖呢？我們的建議是：1、當(dāng)使用狀態(tài)下的視圖不存在除“6+1”視圖已經(jīng)公開(kāi)的保護(hù)要點(diǎn)，并且“6+1”視圖無(wú)法清楚表示產(chǎn)品的用途或者使用方法或者使用場(chǎng)所時(shí)，可考慮增加使用狀態(tài)參考圖，但應(yīng)注意在簡(jiǎn)要說(shuō)明中明確表達(dá)產(chǎn)品存在變化狀態(tài)；2、當(dāng)使用狀態(tài)下的視圖存在除“6+1”視圖已公開(kāi)的其他值得保護(hù)的設(shè)計(jì)要點(diǎn)，則建議針對(duì)該使用狀態(tài)下的視圖同日提交單獨(dú)的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)。

（原標(biāo)題：外觀專利侵權(quán)比對(duì)時(shí)是否需考慮使用狀態(tài)參考圖或使用狀態(tài)圖以及對(duì)專利申請(qǐng)的啟示）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭佳 廣東君龍律師事務(wù)所

張巍巍 廣東君龍(坪山) 律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：鄭佳 張巍?。和庥^專利侵權(quán)比對(duì)時(shí)是否需考慮使用狀態(tài)參考圖或使用狀態(tài)圖以及對(duì)專利申請(qǐng)的啟示（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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