知識產(chǎn)權(quán)確認不侵權(quán)訴訟十大法律問題

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“本文以‘確認不侵權(quán)之訴’的思考為切入口，探討實務(wù)中這一訴訟的相關(guān)問題?！?br/>

“確認不侵權(quán)之訴”，發(fā)生于知識產(chǎn)權(quán)訴訟領(lǐng)域，顧名思義，即請求法院確認作為被警告人的原告的行為不侵犯作為權(quán)利人的被告的知識產(chǎn)權(quán)。確認不侵權(quán)之訴濫觴于1883年英國的《專利、外觀設(shè)計和商標法案》。該法案將“無理威脅”視為侵權(quán)行為，為這一特殊請求權(quán)設(shè)定了法律基礎(chǔ)。

而我國首例確認不侵權(quán)之訴是發(fā)生于2000年的蘇州龍寶訴蘇州朗力福案（（2000）滬二中知初字第164號）。最高人民法院對該案做出的（2001）民三他字第4號批復(fù)正式將確認不侵權(quán)納入法院受理范圍。

“確認不侵權(quán)之訴” 一方面能夠為被警告人提供確權(quán)的主動救濟途徑，另一方面能夠督促權(quán)利人謹慎行使權(quán)利，其在商業(yè)活動繁榮、知識產(chǎn)權(quán)興盛的當下，得到了日益的重視。對此，筆者希望以自己對“確認不侵權(quán)之訴”的思考為切入口，拋磚引玉，探討實務(wù)中這一訴訟的相關(guān)問題。

一、 確認不侵權(quán)之訴的法律基礎(chǔ)

確認不侵權(quán)之訴在我國法律體系下的最高位階依據(jù)是《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）的第十八條規(guī)定，“權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告，被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)，自權(quán)利人收到該書面催告之日起一個月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內(nèi)，權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權(quán)的訴訟的，人民法院應(yīng)當受理”。除此之外，各地方法院也出臺了一些相關(guān)的審理指南，為確認不侵權(quán)之訴的司法實踐提供了更為具體與明確的路徑。如江蘇省高級人民法院在2021年4月發(fā)布的《江蘇省高級人民法院侵犯商標權(quán)糾紛案件審理指南》就在受理條件章節(jié)明確規(guī)定了確認不侵權(quán)之訴的相關(guān)內(nèi)容。

縱觀高院與各地的相關(guān)規(guī)定，盡管存在表述上的細微差異，但都規(guī)定了確認不侵權(quán)之訴的啟動需滿足以下三個要件：第一，權(quán)利人發(fā)出了侵權(quán)警告；第二，被警告方或利害關(guān)系人向權(quán)利人提出了書面催告，要求權(quán)利人撤回警告或提起訴訟；第三，合理期限內(nèi)權(quán)利人未撤回警告，也未提起訴訟。

二、確認不侵權(quán)之訴的性質(zhì)

確定不侵權(quán)之訴是何種性質(zhì)，其本質(zhì)是何種糾紛類型？厘清這一理論性疑惑，是展開這一特殊訴訟的前提。對此，最高人民法院作出的《關(guān)于本田技研工業(yè)株式會社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司、北京旭陽恒興經(jīng)貿(mào)有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知》明確了“確認不侵犯專利權(quán)訴訟屬于侵權(quán)類糾紛。”此外，2004年時任最高人民法院副院長的曹建明法官在全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作座談會上發(fā)表的《加大知識產(chǎn)權(quán)司法保護力度依法規(guī)范市場競爭秩序》講話中也明確指出：“確認不侵權(quán)訴訟在性質(zhì)上屬于侵權(quán)類糾紛，但系獨立的訴訟。”

以專利訴訟為例，侵害專利權(quán)訴訟的關(guān)鍵在于判斷被訴產(chǎn)品或方法是否落入原告專利權(quán)保護范圍這一事實認定問題，而確認不侵害專利權(quán)之訴亦是如此。雖然這兩種訴訟存在原被告地位反轉(zhuǎn)的表象，但是兩者需要解決的法律問題在本質(zhì)上是一致的，因而確認不侵權(quán)之訴在事實上屬于侵權(quán)糾紛，其審理思路也應(yīng)當與侵權(quán)之訴一致。

三、訴訟主體與權(quán)利范圍

訴訟主體方面，如上文所述，確認不侵權(quán)之訴與侵權(quán)之訴存在的表面不同，即是原被告地位的反轉(zhuǎn)：在侵權(quán)之訴中作為原告的權(quán)利人，在確認不侵權(quán)之訴中是被告；侵權(quán)之訴中作為被告的被警告人，在確認不侵權(quán)之訴中則為原告。

權(quán)利范圍方面，雖然《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》僅僅將專利權(quán)納入確認不侵權(quán)之訴中，但是事實上該種訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)已經(jīng)由專利權(quán)逐漸延伸至商標權(quán)、著作權(quán)等其他知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域。自2000年全國首例確認不侵犯專利權(quán)案件后，2003年北京市第一中級人民法院受理了全國首例確認不侵犯商標權(quán)案件（（2003）一中民初字第06356號），同年北市第二中級人民法院受理了首例確認不侵犯著作權(quán)案件（（2003）二中民初字第1446號）。2008年，上海市第二中級人民法院受理了全國首例確認不侵犯商業(yè)秘密案（（2008）滬二中民五（知）初字第108號）。截至目前，我國《民事案件案由規(guī)定》中明確列舉了確認不侵害知識產(chǎn)權(quán)糾紛的六種類型，所涉權(quán)利范圍涵蓋了專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)、植物新品種權(quán)、集成電路布圖設(shè)計專用權(quán)與計算機軟件著作權(quán)。

四、侵權(quán)警告的外延

正如上文所提及的，根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，確認不侵權(quán)之訴的啟動首先需要滿足“權(quán)利人發(fā)出了侵權(quán)警告”這一要件。對此，需要討論的是，所謂“侵權(quán)警告”的外延為何，即權(quán)利人何種行為可以構(gòu)成法律上適格的“侵權(quán)警告”。

就目前的司法實踐來看，此處的警告往往被法院做廣義解讀，不僅包括警告函、侵權(quán)聲明等傳統(tǒng)形式，還包括權(quán)利人向相關(guān)行政主管機關(guān)提起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛處理請求或者提出異議【如（2019）最高法知民終5號、（2014）湘高法民三終字第51號】等特殊方式。在正好制藥公司與方盛制藥公司確認不侵害專利權(quán)糾紛案中，法院指出，雖然行業(yè)主管機關(guān)提出異議的行為有別于權(quán)利人與涉嫌侵權(quán)人之間直接建立的侵權(quán)警告關(guān)系，“但由于正好公司提出的該種異議已經(jīng)直接影響到了方盛公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，從而在實質(zhì)上起到了直接向方盛公司發(fā)送警告函相同的作用和后果”。

此外，權(quán)利人在撤訴時明確保留侵權(quán)指控也能夠構(gòu)成“侵權(quán)警告”。在（2016）蘇民終610號案件中，法院認為“天珩公司未明確其將于何時再次提起侵權(quán)訴訟，其并不具有及時結(jié)束山橋公司侵權(quán)狀態(tài)不明的意愿，可見這種有所保留的撤訴和撤回警告，不足以完全消除其發(fā)出侵權(quán)警告的消極影響，事實上山橋公司仍明顯處于天珩公司侵權(quán)警告威脅的不安之中”。

縱觀過往案件，考慮到市場經(jīng)營活動中已經(jīng)越來越多地出現(xiàn)了權(quán)利人借助合法形式，拖延或干擾他人正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動的行為，我國法院通常將被警告人對于潛在侵權(quán)之訴所感受到的威脅和不安作為判斷核心，傾向于對“侵權(quán)警告”作出靈活的解釋。

五、書面催告的規(guī)定

若要啟動確認不侵權(quán)之訴，除了權(quán)利人發(fā)出“侵權(quán)警告”，還需要被警告人進行“書面催告”。此處的書面催告通常為紙質(zhì)或者電子催告函，但也如上述“侵權(quán)警告”一樣，目前法院對此也作了較為靈活的處理，將侵權(quán)投訴反通知、警告函回函等皆納入其中。

例如（2019）最高法知民終74號案件中，雖然被警告人搜狗科技公司和搜狗信息公司在對警告函的回函中僅載明“已收到溝通函，但涉案輸入法與涉案專利的技術(shù)方案存在重大差別，未落入其保護范圍，希望貴司收回溝通函，改而尋求更為合理的手段解決”，但最高人民法院認為該表述符合商業(yè)習(xí)慣，且“因侵權(quán)警告致使其權(quán)利處于不確定狀態(tài)的搜狗科技公司、搜狗信息公司主觀上是希望盡快結(jié)束這種不安狀態(tài)的，其回函的 '更為合理的手段'意思表示包含了依法行使訴權(quán)等多種維權(quán)方式”，滿足啟動確認不侵權(quán)之訴的第二要件。

六、被警告侵權(quán)行為和產(chǎn)品的確定

由于確認不侵權(quán)之訴的關(guān)鍵爭議點在于被警告人的行為或者產(chǎn)品是否侵害權(quán)利人的知識產(chǎn)權(quán)，因此對于被警告侵權(quán)行為和產(chǎn)品的范圍確定就顯得尤為重要。對此，應(yīng)當依據(jù)最高人民法院對（2022）最高法知民終1744號案件的審理意見，分情況進行界定：（1）在侵權(quán)警告函明確被警告行為和產(chǎn)品的情況下，可以依據(jù)權(quán)利人所列明的侵權(quán)行為和產(chǎn)品范圍來確定；（2）在侵權(quán)警告函未明確具體被警告侵權(quán)產(chǎn)品的情況下，人民法院可以在被警告人因該警告而受到負面影響的產(chǎn)品范圍內(nèi)，結(jié)合被警告人的訴訟請求，合理確定被警告侵權(quán)的產(chǎn)品范圍。

七、地域管轄的依據(jù)

上文在對確認不侵權(quán)之訴的性質(zhì)進行論述時，已經(jīng)明確其屬于侵權(quán)類糾紛，因此在審理思路上也應(yīng)當符合侵權(quán)糾紛的相關(guān)規(guī)定。對此，不論是最高人民法院對（2004）民三他字第4號的通知，還是曹建明法官發(fā)表的講話，都表明了這一觀點。而對于侵權(quán)之訴，其地域管轄所依據(jù)的是《民事訴訟法》第二十九條，“因侵權(quán)行為提起的訴訟，由侵權(quán)行為地或者被告住所地人民法院管轄”。因此，對于確認不侵權(quán)之訴，其地域管轄也應(yīng)當為侵權(quán)行為地或者被告住所地。但是細究起來，其中的“侵權(quán)行為地”具體為何地，關(guān)鍵在于借鑒侵權(quán)訴訟審判經(jīng)驗以確定原告自身所實施的行為發(fā)生在何地，而不能將案外當事人的行為作為管轄依據(jù)。

八、主張賠償?shù)幕A(chǔ)

通常而言，原告可以在提起確認不侵權(quán)之訴的同時主張賠償，但需對自身所受損失進行舉證。由于確認不侵權(quán)之訴的本質(zhì)在于確認自身行為不侵犯權(quán)利人的知識產(chǎn)權(quán)，因此對于不侵權(quán)的行為定性不能直接得出應(yīng)當賠償?shù)慕Y(jié)論，原告主張經(jīng)濟賠償應(yīng)當證明其財產(chǎn)權(quán)確實受到權(quán)利人的侵害。

在實踐中，作為被告的權(quán)利人，往往在確認不侵權(quán)之訴啟動前就會采取相關(guān)措施以保護自身的知識產(chǎn)權(quán)，如通過投訴、舉報等方式阻礙作為原告的被警告人進行產(chǎn)品銷售、廣告宣傳等商業(yè)活動。這種行為若存在權(quán)利濫用、不正當競爭的嫌疑，且造成了被警告人的經(jīng)濟損失，則可作為主張賠償?shù)幕A(chǔ)。在（2017）滬0115民初66480號案中，開門紅公司以其享有的“PAULA’S CHOICE寶拉之選”商標向天貓平臺提起知識產(chǎn)權(quán)投訴，導(dǎo)致寶拉珍選天貓旗艦店多款商品下架，分銷商也被迫停止或減少分銷活動。對此，寶拉珍選公司在提起確認不侵權(quán)之訴的同時，主張開門紅公司存在惡意搶注、惡意投訴的權(quán)利濫用行為，應(yīng)當賠償損失。最終，法院支持了寶拉珍選公司的賠償主張，認定開門紅公司侵害寶拉珍選公司財產(chǎn)權(quán)益，應(yīng)當承擔(dān)賠償損失、消除影響等民事責(zé)任。

但需要注意的是，盡管權(quán)利人的權(quán)利濫用、不正當競爭行為所導(dǎo)致的被警告人財產(chǎn)損失可以被支持，但是律師代理費等合理開支則不然。（2022）最高法知民終 1009 號案件中，最高人民法院認為在確認不侵害專利權(quán)訴訟中，不宜支持被警告人或者利害關(guān)系人要求權(quán)利人賠償律師代理費等合理開支的訴訟請求。

總之，法律保護合法權(quán)益的同時也打擊濫用權(quán)利、違反誠實信用原則的行為，當被警告人舉證證明自身合法的財產(chǎn)權(quán)受到權(quán)利人的權(quán)利濫用、不正當競爭行為而導(dǎo)致的經(jīng)濟損失時，就可以獲得相應(yīng)的賠償。

九、確認不侵權(quán)之訴與行政處理

當下，我國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域存在司法訴訟和行政處理兩種公力救濟途徑。對于侵權(quán)行為，權(quán)利人可以自主選擇向司法機關(guān)或行政部門提起救濟。一般而言，在行政部門對相關(guān)行為進行處理后，當事人仍可向人民法院提起民事訴訟，并且民事訴訟不受行政處理結(jié)果的影響，人民法院仍應(yīng)對案件事實進行全面審查。確認不侵權(quán)之訴亦是如此。確認不侵權(quán)之訴與侵權(quán)訴訟一樣，皆具有獨立地位，行政處理不能否定被警告人請求法院確認自身行為不侵權(quán)的權(quán)利。被警告人既可以選擇在行政處理程序中主張自己的權(quán)益，也有權(quán)保留向法院提起確認不侵權(quán)之訴的權(quán)利。且在滿足啟動要件的前提下，被警告人可以選擇直接向人民法院提起確認不侵權(quán)之訴。

總之，無論是專利、商標的行政處理，還是其他類型的行政保護，都不能取代司法救濟的作用和地位，無法排除被警告人提起確認不侵權(quán)之訴的權(quán)利。

十、確認不侵權(quán)之訴的反訴

因確認不侵權(quán)之訴屬于侵權(quán)類糾紛，且為獨立訴訟，那么同一案由、相同當事人的確認不侵權(quán)之訴與侵權(quán)之訴的反訴應(yīng)當如何處理？筆者認為，對此需要區(qū)分不同情況進行處理。

若侵權(quán)之訴在先，則在先的侵權(quán)之訴吸收或阻卻在后的確認不侵權(quán)之訴。基于“一事不再理”原則，法院可不予受理，否則可能有重復(fù)審理之嫌 。反之，若確認不侵權(quán)之訴在先，侵權(quán)之訴在后，因侵權(quán)之訴常含有其他給付類的訴訟請求，因而實踐中往往由同一法院對兩訴分別裁判。例如（2020）津民終511號中，永旺公司提起確認不侵權(quán)之訴提起在先，被告提出侵權(quán)反訴在后，對此天津市高級人民法院就先提起的確認不侵權(quán)之訴與后提起的侵權(quán)反訴分別進行了裁判。

（原標題：知識產(chǎn)權(quán)確認不侵權(quán)訴訟十大法律問題）

來源：云知隊

作者：梁懿格

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：知識產(chǎn)權(quán)確認不侵權(quán)訴訟十大法律問題（點擊標題查看原文）

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