美國(guó)專利非依法重復(fù)授權(quán)（ODP）規(guī)則修改，對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響

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“美國(guó)專利非依法重復(fù)授權(quán)（ODP）規(guī)則修改的實(shí)施，將有助于促進(jìn)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)消費(fèi)者利益，并鼓勵(lì)真正的創(chuàng)新?！?/strong>

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作者：佑斌

經(jīng)常分析美國(guó)專利的朋友們都會(huì)有這樣的感受：美國(guó)的專利分案申請(qǐng)和繼續(xù)案申請(qǐng)種類繁多，對(duì)于較為重要的專利，常常會(huì)發(fā)現(xiàn)同一個(gè)母案下掛著多個(gè)分案或繼續(xù)案申請(qǐng)，并且還可以不斷申請(qǐng)近似的申請(qǐng)。這種操作給專利風(fēng)險(xiǎn)分析工作帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。面對(duì)同樣的技術(shù)方案，我們常常能查到許多近似的專利申請(qǐng)，這些申請(qǐng)的權(quán)利要求雖有細(xì)微差別，但又不完全相同。這些專利在本質(zhì)上可能屬于重復(fù)授權(quán)的專利，但由于權(quán)利要求并不完全一致，因此被稱為非依法重復(fù)授權(quán)（Obviousness-Type Double Patenting，簡(jiǎn)稱ODP）。理論上，這類缺乏創(chuàng)造性的專利應(yīng)當(dāng)被駁回，否則申請(qǐng)人可能會(huì)利用這一規(guī)則不斷申請(qǐng)近似的專利，從而實(shí)質(zhì)上延長(zhǎng)了專利的保護(hù)期限。

為了應(yīng)對(duì)重復(fù)授權(quán)的駁回問(wèn)題，申請(qǐng)人可以通過(guò)提交期限終止聲明（Terminal Disclaimer）來(lái)進(jìn)行抗辯，聲明其后續(xù)申請(qǐng)的近似專利，盡管申請(qǐng)日在后，但專利授權(quán)后的保護(hù)期限將與前案專利一致，從而避免了通過(guò)這種途徑延長(zhǎng)專利保護(hù)期限的可能性。

然而，這種做法雖然不能實(shí)質(zhì)上延長(zhǎng)專利的保護(hù)期限，卻可能導(dǎo)致大量重復(fù)專利的產(chǎn)生。同樣的技術(shù)方案，僅需變換一下表述方式便有可能再次獲得授權(quán)，這給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)了巨大的困擾，并且大大增加了無(wú)效專利的難度。

鑒于這種情況，美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）最近提出了對(duì)規(guī)則的修改。

根據(jù)新修改的規(guī)則，如果參考專利被裁定無(wú)效，那么與之相關(guān)聯(lián)的通過(guò)期限放棄聲明綁定的專利的權(quán)利要求也將不可執(zhí)行。這意味著一旦近似的前案專利被判無(wú)效，后續(xù)近似申請(qǐng)中的專利保護(hù)同樣會(huì)受到影響，從而防止了通過(guò)期限放棄聲明獲得不合理的專利保護(hù)。

美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）提議修改實(shí)踐規(guī)則，增加一項(xiàng)新要求，適用于為克服非法雙重專利（nonstatutory double patenting）而提交的期限終止聲明。根據(jù)擬議的規(guī)則變更，提交以克服非法雙重專利的期限終止聲明時(shí)，聲明人必須同意：該期限終止聲明所在的專利或任何在該聲明提交的申請(qǐng)中授權(quán)的專利，只有在未曾直接或間接與以下情況之一的專利通過(guò)一個(gè)或多個(gè)期限終止聲明綁定的情況下才可執(zhí)行：

任何權(quán)利要求被聯(lián)邦法院在民事訴訟中或被USPTO最終裁定為不可授權(quán)或無(wú)效（因?yàn)轱@而易見(jiàn)），并且所有上訴權(quán)利均已用盡；或者

在任何基于顯而易見(jiàn)性的挑戰(zhàn)提出后，提交的權(quán)利要求的期限終止聲明。

采取這一措施的目的是為了防止對(duì)發(fā)明的明顯變體申請(qǐng)多個(gè)專利可能帶來(lái)的對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的阻礙，并通過(guò)允許競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手避免執(zhí)行通過(guò)一個(gè)或多個(gè)期限終止聲明綁定到另一專利的專利（該專利中有權(quán)利要求被最終裁定為不可專利或無(wú)效），從而促進(jìn)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)。

換言之，今后對(duì)于那些權(quán)利要求近似的美國(guó)專利，申請(qǐng)人在申請(qǐng)過(guò)程中為獲得授權(quán)而提交的期限終止聲明，一旦其中一項(xiàng)專利被判無(wú)效，其他近似的專利也將無(wú)法行權(quán)，這將顯著降低專利侵權(quán)應(yīng)對(duì)的成本和負(fù)擔(dān)。

對(duì)于有意在美國(guó)市場(chǎng)拓展的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一改變無(wú)疑降低了挑戰(zhàn)美國(guó)專利的難度，特別是對(duì)于那些面臨多個(gè)重復(fù)授權(quán)專利的產(chǎn)品。新規(guī)則的實(shí)施，將有助于促進(jìn)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)消費(fèi)者利益，并鼓勵(lì)真正的創(chuàng)新。

（原標(biāo)題：美國(guó)專利非依法重復(fù)授權(quán)（ODP）規(guī)則修改，對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：佑斌

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國(guó)專利非依法重復(fù)授權(quán)（ODP）規(guī)則修改，對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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