從“吉祥航空”商標被駁看商標近似駁回復審及訴訟策略

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“本文試從實務角度，分析如何運用綜合法律手段克服在先近似商標障礙，獲得注冊?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭 劉璐瑤 百一知識產(chǎn)權

近年來，中國商標均為海量申請，且在先有效注冊商標截止2024年8月已達4856.6萬件[1]，平均每類別在先注冊商標達107.9萬。國家知識產(chǎn)權局商標注冊申請中近似審查較為嚴格，故初審駁回率一直較高。根據(jù)國家知識產(chǎn)權局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，我國商標注冊初審通過率52%，部分駁回占14.4%，全部駁回占33.6%。[2]

商標審查行政及司法程序主要涉及法律法規(guī)司法解釋及部門規(guī)章如下：

（一）《中華人民共和國商標法》（2019年修正）
（二）《中華人民共和國商標法實施條例》(2014年修訂)
（三）《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》（2020年修正）
（四）《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（法發(fā)〔2010〕12號）
（五）《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》（2019）
（六）《商標審查審理指南》（2021年版-國家知識產(chǎn)權局第462號公告）
（七）《類似商品和服務區(qū)分表》（通常每年更新）

審查中，以存在在先近似商標為由駁回的商標復審及訴訟案件占較大比重，且行政訴訟中當事人敗訴率極高。國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的2020年商標評審案件行政訴訟情況匯總分析顯示，2020年評審案件申請人總體勝訴率24.62%，其中近似駁回復審案件勝訴率在刨除情勢變更后僅為4.7%[3]。本文試從實務角度，分析如何運用綜合法律手段克服在先近似商標障礙，獲得注冊。

01 申請前的專業(yè)檢索及法律措施

商標申請前專業(yè)檢索極為重要，目的在于明確可能的在先近似商標，判斷是否在申請同時提出撤三或是否對擬申請商標進行調(diào)整，以便順利通過。

發(fā)現(xiàn)在先近似商標后，如該商標注冊已超三年且經(jīng)初步檢索未發(fā)現(xiàn)使用痕跡，建議提起撤三申請。如在先商標申請人囤積商標，則其實際使用概率更低，更應積極提出撤銷。目前商標初審審限短于撤三，如申請商標初審被駁回，可提交復審等待撤三結果。

對擬申請商標進行調(diào)整，降低與在先商標的近似程度，如在原有商標基礎上，添加企業(yè)名稱或其他文字與圖標，或?qū)D標進行設計、指定顏色，增加區(qū)分度，達到與在先近似商標不近似的目的，提高成功率。

筆者在執(zhí)業(yè)過程中，曾多次采取此似方式，并在初審獲得通過。

02  因在先近似被駁回后的復審及訴訟策略

本文以上海吉祥航空股份有限公司申請“吉祥航空”商標的駁回復審與行政訴訟案為例，論述綜合法律策略在類似案件中的運用。

在訴爭商標初審中，國家知識產(chǎn)權局認為訴爭商標與以下5件引證商標構成近似。

如何使訴爭商標獲得順利注冊？

（一）放棄非核心類別

通常情況下，申請人在申請時往往選用十個類別，但事實上部分類別并非關鍵類別，如因非關鍵類別導致商品或服務與在先商標相同或類似，建議直接放棄。

本案通過放棄部分非核心類別避讓了引證商標一、二、三、四。

（二）論述商品或服務不相同不類似

在放棄部分非核心類別后，國家知識產(chǎn)權局仍認為，訴爭商標所屬1209群組的“飛機；民用無人機; 遙控運載工具（非玩具）；空間運載工具；空中運載工具；水陸兩用飛機;航空器”商品與引證商標五所屬1211群組的“運載工具底架”商品類似，根據(jù)《類似商品和服務區(qū)分表》屬于交叉檢索商品項。

商標駁回復審或訴訟中，克服在先近似商標分兩層。首先應判斷商品或服務是否構成相同或類似，如能論述商品或服務不相同不類似，則通常無需再論述商標是否相同或近似，將極大提高商標注冊成功率。

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第15條明確提出：人民法院審查判斷相關商品或者服務是否類似，應當考慮商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等是否相同或者具有較大的關聯(lián)性；服務的目的、內(nèi)容、方式、對象等是否相同或者具有較大的關聯(lián)性；商品和服務之間是否具有較大的關聯(lián)性，是否容易使相關公眾認為商品或者服務是同一主體提供的，或者其提供者之間存在特定聯(lián)系?！渡虡俗杂蒙唐泛头諊H分類表》、《類似商品和服務區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務的參考。

筆者認為，雖然訴爭商標所屬1209群組的“飛機；航空器”等與引證商標五所屬1211群組的“運載工具底架”商品，屬于《類似商品和服務區(qū)分表》交叉檢索商品項，但依據(jù)《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第十五條規(guī)定，《區(qū)分表》在訴訟過程中僅為判定商品是否構成類似商品的參考，判定商品是否構成類似的根本標準應當從商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、銷售場所、消費群體等方面判定。

本案訴爭商標申請注冊的商品功能用途在于“飛機；航空器”，該類商品的生產(chǎn)部門全球屈指可數(shù)，銷售渠道與銷售方式極為特殊。因價格極為高貴，金融租賃成為首選，消費群體也僅是各大航空公司，并非普通消費者。因此實質(zhì)上與引證商標并不購成類似商品。

這一抗辯理由一審未被接受，但獲終審法院支持，判決確認不構成類似商品。

（三）論述申請商標與引證商標不相同不近似

在論述商品不相同不類似的同時，因無法保證法院采信，亦需同時論述商標本身不相同不近似。

筆者認為，商標是否構成近似，應從商標本身的形、音、義和整體表現(xiàn)形式等方面，以相關公眾的一般注意力為標準，并采取整體觀察與比對主要部分的方法，判斷商標標志本身是否相同或者近似，同時考慮商標本身顯著性、在先商標知名度及使用在同一種或者類似商品（服務）上易使相關公眾對商品（服務）來源產(chǎn)生混淆誤認等因素。

具體到本案：

1、關于主要識別部分。原告申請商標應為整體識別，即申請商標主要識別部分為“吉祥航空”而非“吉祥”，雖然通常情況下“航空”屬行業(yè)詞匯，顯著性較弱，但航空在現(xiàn)實生活中具有重要識別意義及明確的指向性。

消費者通常整體識別為“XX航空”而不僅是“XX”。例如中國東方航空，消費者簡稱為“東航”，而不是“東方”；中國南方航空，消費者簡稱為“南航”，而不是“南方”；深圳航空有限公司，消費者簡稱為“深航”，而不是“深圳”；就涉案商標而言，消費者會將商標整體識別為“吉祥航空”，而不是“吉祥”。

2、關于相關公眾的認定。相關消費者是否混淆，需以“普通消費者的一般注意力”為標準，“一般注意力”在不同的情況下并不相同。本案的“相關公眾”不是“普通消費者”，而是各大航空公司。訴爭商標核定保護商品單價極高，動輒數(shù)億元人民幣，各大航空公司在購買或金融租賃時，將施以極高注意力，并不會混淆。

（四）市場調(diào)查報告對于證明共存于市場不混淆的采信標準

盡管本案未涉及，但部分案件中，當事人會提交市場調(diào)查報告證明相關商標共存市場不會造成混淆，實務中這類調(diào)查報告被采信難度較大?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ荷虡耸跈啻_權行政案件審理指南》第15.5 條規(guī)定了采信標準：當事人可以提交市場調(diào)查報告用于證明訴爭商標和引證商標不構成近似商標，但該報告結論缺乏真實性、科學性的，可以不予采納。

筆者建議市場調(diào)研報告關注：

?調(diào)查對象是否為“相關公眾”；

?調(diào)查樣本是否代表相關公眾；

?調(diào)查問卷設計是否客觀中立；

?調(diào)查過程是否有詳細說明；

?調(diào)查報告是否引入專家評估；

?建議調(diào)查過程務必進行過程公證。

以（2016）最高法行再15號案喬丹案為例。最高人民法院認為，邁克爾·杰弗里·喬丹提交的兩份調(diào)查報告的調(diào)查過程由公證機關進行了公證，調(diào)查程序較為規(guī)范，調(diào)查結論的真實性、證明力相對較高，可以與本案其他證據(jù)結合后共同證明相關事實?！?并最終采信了報告。

（五）類案檢索的重要性

民事案件中，同案同判已成基本原則，但行政訴訟案件海量的特點導致實質(zhì)上難以難行，但實務中，類案檢索對說服審查員或法官接受當事人觀點依然極為重要。

依然以吉祥航空案為例，通過檢索了大量與本案類似的商標共存案例，用以說明訴爭商標與引證商標四、五不構成近似，共存于市場不會導致消費者混淆。行政審理機關審理案件應遵循一致性原則，否則申請人作為行政相對人，無法對法律行為具有合理預期。

通過在先案例提交國家知識產(chǎn)權局及法院：

03  關注引證商標權利人主體存續(xù)情況

在遇到在先近似商標障礙時，建議特別關注引證商標權利人主體存續(xù)情況。依據(jù)《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第15.7條，商標行政案件中，引證商標權利人被注銷且無證據(jù)證明存在權利義務承受主體的，可以認定引證商標與訴爭商標不構成近似商標。因此，在代理商標復審或行政訴訟案件時，對于已注銷的權利人，可直接向國家知識產(chǎn)權局或法院主張不近似，實務中這類主張被接受程度較高。

注釋：

[1]國家知識產(chǎn)權局戰(zhàn)略規(guī)劃司2024年第11期《知識產(chǎn)權統(tǒng)計簡報》

[2]《國家知識產(chǎn)權局2023年度報告》第37頁

[3]國家知識產(chǎn)權局《2020年商標評審案件行政訴訟情況匯總分析》

陳少蘭作者專欄

1、如何應對商標搶注及惡意訴訟？

2、“知名作品的角色名稱權”的構成要件

3、商標許諾銷售侵權的舉證責任分配

4、商標侵權中的合法來源抗辯三要素

劉璐瑤作者專欄

1、商標許諾銷售侵權的舉證責任分配

2、商標侵權中的合法來源抗辯三要素

（原標題：從“吉祥航空”商標被駁看商標近似駁回復審及訴訟策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭 劉璐瑤 百一知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從“吉祥航空”商標被駁看商標近似駁回復審及訴訟策略（點擊標題查看原文）

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