企業(yè)海外商標布局如何規(guī)避重復(fù)注冊問題——以美國商標審查為例

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“本文深入了解美國商標審查指南對于禁止商標重復(fù)注冊的規(guī)定?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鮑荷花 超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

近年來，許多企業(yè)在國內(nèi)市場發(fā)展空間受限，因此轉(zhuǎn)向海外市場以實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。對于出海較早、知識產(chǎn)權(quán)意識較強的企業(yè)而言，早已在海外進行商標布局，擁有較多海外注冊商標。但隨著產(chǎn)品銷售范圍和國家地區(qū)的變化及擴大，以往的商標注冊已無法滿足企業(yè)進一步拓展海外市場的需求。因此，完善海外商標注冊已成為當務(wù)之急。考慮到企業(yè)此前已在海外進行商標布局，重新申請商標注冊時可能會存在重復(fù)注冊的風險，因此在查漏補缺的過程中需要格外注意這一問題。

商標重復(fù)注冊是指同一申請人就相同的商標在相同的商品或者服務(wù)上重復(fù)申請注冊。

作為全球經(jīng)濟體的領(lǐng)導(dǎo)者之一，美國擁有龐大的消費市場、完善的知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)以及發(fā)達的金融體系和國際貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，已成為中國企業(yè)海外注冊商標的首選地之一。本文擬通過對美國商標審查指南的解讀，帶領(lǐng)讀者了解美國關(guān)于商標禁止重復(fù)注冊的規(guī)定，以便中國企業(yè)更好地了解在美國注冊商標的相關(guān)法律要求和程序，從而更有效地保護其品牌和知識產(chǎn)權(quán)。

美國商標禁止重復(fù)注冊的詳細規(guī)定可見于《美國商標審查指南》第703條（USPTO Does Not Issue Duplicate Registrations）。根據(jù)該條款的相應(yīng)規(guī)定，美國專利商標局禁止核準兩個完全相同的商標注冊申請。如果出現(xiàn)兩個完全相同的注冊申請，美國專利商標局核準其中一個商標的注冊申請，駁回另一個重復(fù)申請。比如，申請人提出兩個完全相同的商標注冊申請，專利商標局未審查其中任何一個注冊申請時，兩個注冊申請將全部被駁回。若其中一個已完成審查，將駁回另一個重復(fù)注冊申請。為克服駁回，申請人可以放棄其中一個重復(fù)注冊申請。美國專利商標局通常允許申請人選擇放棄哪個重復(fù)注冊申請。若一個注冊申請已經(jīng)核準，申請人可以注銷該注冊，讓另一重復(fù)申請得以核準注冊，或保留該注冊而撤回另一重復(fù)注冊申請。

下面從商標申請基礎(chǔ)、指定商品/服務(wù)以及商標三方面闡述美國商標構(gòu)成重復(fù)注冊的情形：

PART01
從申請基礎(chǔ)判斷是否構(gòu)成重復(fù)注冊

通過上表，可以看出：若兩件商標申請其他方面均相同，唯一區(qū)別是其中一件申請基礎(chǔ)基于實際使用（根據(jù)第1(a)條款），另一件申請則基于意向使用（根據(jù)第1(b)條款），這種情況下構(gòu)成重復(fù)注冊。然而，如果其他方面相同，一件申請基于實際使用/意向使用（根據(jù)第1(a)/ 1(b)條款），另一件申請基于外國申請/注冊商標（根據(jù)第44條），則不會構(gòu)成重復(fù)注冊。同樣，馬德里指定美國商標（基于商標法第66(a)條提交）如果在其他方面與根據(jù)第1條或第44條提交的申請相同也不會構(gòu)成重復(fù)注冊。

PART02
從指定商品/服務(wù)判斷是否構(gòu)成重復(fù)注冊

由于市場的發(fā)展和新技術(shù)、新服務(wù)的出現(xiàn)，尼斯分類會定期更新，除了增加新的商品/服務(wù)之外，也會對已有的類別進行調(diào)整。因此，會出現(xiàn)同一個商品/服務(wù)由于時間不同，屬于不同類別的情況。如果商品/服務(wù)的國際分類發(fā)生變化，針對同一商標在不同類別申請注冊的新申請將不構(gòu)成重復(fù)注冊。例如，申請人在第42類的“法律服務(wù)”上擁有一枚商標注冊，并且在2007年1月1日之后在第45類“法律服務(wù)”上提交新申請，這種情形就不屬于重復(fù)注冊。

在商品/服務(wù)類別相同的情況下，兩商標包含部分相同商品/服務(wù)，仍有部分不同商品/服務(wù)，則不會構(gòu)成重復(fù)注冊。

PART03
從商標判斷是否構(gòu)成重復(fù)注冊

在其他方面相同的情況下，商標字體不同、顏色不同，亦不會構(gòu)成重復(fù)注冊。

通過本文的討論，我們深入了解了美國商標審查指南對于禁止商標重復(fù)注冊的規(guī)定。在企業(yè)海外商標布局過程中，避免商標重復(fù)注冊是至關(guān)重要的一環(huán)。了解美國商標審查的相關(guān)規(guī)定，對于中國企業(yè)在美國注冊商標提供了重要的指引和規(guī)避風險的方法。在商標申請基礎(chǔ)、指定商品/服務(wù)以及商標三個方面判斷是否構(gòu)成重復(fù)注冊，可以幫助企業(yè)更好地規(guī)避這一問題，確保商標注冊順利進行。

企業(yè)在進行海外商標布局時，除了要熟悉各國的商標法律和規(guī)定外，也應(yīng)當注重細節(jié)、審慎操作，以避免不必要的風險和損失。良好的商標戰(zhàn)略不僅有助于保護企業(yè)的品牌形象和知識產(chǎn)權(quán)，也能提升企業(yè)在國際市場的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。希望這篇文章對于企業(yè)進行海外商標注冊有所啟發(fā)和幫助，讓企業(yè)能夠更加順利、高效地實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)拓展和品牌保護。

（原標題：企業(yè)海外商標布局如何規(guī)避重復(fù)注冊問題——以美國商標審查為例）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鮑荷花 超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)海外商標布局如何規(guī)避重復(fù)注冊問題——以美國商標審查為例（點擊標題查看原文）

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