案說將他人注冊商標登記為香港公司名稱的法律責任

【小D導讀】

在香港合法注冊與他人注冊商標名稱相同的公司，規(guī)范使用公司全稱，不突出使用企業(yè)字號，即使經營者宣傳的內容為真實信息，但容易使人產生誤解的，仍是虛假宣傳行為，亦屬于侵權，應受到反不正當競爭法的調整。

本文系作者向IPRdaily投稿，轉載請注明出處（微信號：IPRdaily）

因在香港注冊公司的條件和稅收政策較為寬松，一些中國大陸的個人將國際或國內知名商標作為企業(yè)字號在香港注冊公司。并且，一般還在字號前加上一個外國國家名、字號后加上“集團”二字，公司名稱顯得很是“高、大、上”。公司在香港合法注冊后，授權給大陸的公司或個人進行使用。企業(yè)名稱和商標，同為區(qū)分商品或服務來源的商業(yè)標識。

當市場上同時出現了與商標名相同的名稱企業(yè)，消費者施以一般的注意力難以將兩者完全相區(qū)分。知名商標被注入了大量的財力、物力、人力進行宣傳，其獲得的市場知名度和占有率輕易被同名的企業(yè)所“分羹”，這對商標持有人或合法使用人來說，確實是心有不甘、憤憤不平，也是知名企業(yè)不可小覷的問題。

那么，在香港合法注冊的公司，并規(guī)范使用公司全稱，不突出使用企業(yè)字號，是否侵權呢？應由什么法律進行規(guī)制？下面從“杰克瓊斯”案中就香港公司企業(yè)字號的不正當競爭問題進行闡述（該案中涉及到的其他法律問題在此不贅述）。

案情簡介：

“杰克瓊斯”是丹麥的一個男裝品牌，于1999年引入中國并注冊了商標。該品牌經過十多年的持續(xù)宣傳和使用，目前已在國內大中城市開設了上千家專賣店，并在國內數十個城市均獲得過銷售方面的獎項。自2006年該品牌服裝已攀居全國重點大型零售企業(yè)男裝銷售銷量前茅，使得該品牌具有極高的知名度、美譽度和市場占有率，在相關公眾中廣為知曉，成為具有較高市場價值的男裝品牌，該商品是相關公眾所知悉的知名商品。

2010年4月20日，北京一家服裝有限公司的法定代表人以其個人名義在香港注冊成立了“美國杰克瓊斯集團服飾有限公司”。同日，“美國杰克瓊斯集團服飾有限公司”出具授權書，授權北京的該家服裝有限公司在商業(yè)活動中使用該公司企業(yè)名稱，在產品的標牌上印有“美國杰克瓊斯集團服飾監(jiān)制”字樣，并在其店鋪內顯著位置懸掛“美國杰克瓊斯集團服飾”牌匾，在名片上印制“美國杰克瓊斯集團服飾有限公司”。

2013年12月，杰克瓊斯商標在中國的合法授權使用人向法院起訴，認為北京這家服裝有限公司的行為構成了不正當競爭。

法院觀點：

經審理，一審法院認為：《反不正當競爭法》第九條規(guī)定：“經營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質量、制作成分、性能、用途、生產者、有效期限、產地等作引人誤解的虛假宣傳。”?《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第八條規(guī)定：“經營者具有下列行為之一，足以造成相關公眾誤解的，可以認定為反不正當法第九條第一款規(guī)定的引人誤解的虛假宣傳行為：（三）以歧義性語言或者其他引人誤解的方式進行商品宣傳的?！币虼思词菇洜I者宣傳的內容為真實信息，但容易使人產生誤解的，仍屬于虛假宣傳行為，應受到反不正當競爭法的調整。

本案中，被告北京某服裝公司法定代表人在香港注冊成立美國杰克瓊斯集團服飾有限公司。注冊當日，美國杰克瓊斯集團服飾有限公司即出具授權書，授權北京某服裝公司及其法定代表人在商業(yè)活動中使用該公司的企業(yè)名稱（包含簡稱），被告亦未舉證證明美國杰克瓊斯集團服飾有限公司在中國大陸及香港特別行政區(qū)有其他商業(yè)經營活動。同此可見，注冊美國杰克瓊斯集團服飾有限公司的目的即通過反向授權方式使用該公司名稱并開展商業(yè)宣傳。

根據已查明的事實，原告使用和注冊商標進行經營，在市場上已建立起了品牌信譽和競爭優(yōu)勢（注：該判決前文已認定杰克瓊斯系列服裝為知名商品）。被告在其經營的杰克凱尼雅品牌門店內散發(fā)含有“美國杰克瓊斯集團服飾有限公司”字樣的名片，在店內墻上亦標有“美國杰克瓊斯集團服飾有限公司”字樣。根據一般消費者的日常生活經驗及注意力，被告的上述宣傳行為將使一般消費者對該公司服裝商品的生產者產生誤解，導致消費者將被告的商品與原告的品牌商品相混淆，屬于以歧義性語言或者其他引人誤解的方式進行商品宣傳，干擾了消費者的選擇，并損害了公平的市場競爭秩序。因此，被告的上述行為構成反不正當競爭法上的虛假宣傳，應承擔相應的民事責任。

二審法院認定：綾致公司擁有的杰克瓊斯品牌系知名商品，北京某服裝公司生產銷售的商品與美國杰克瓊斯集團服飾有限公司沒有任何聯系的情形下，在商業(yè)活動中使用“美國杰克瓊斯集團服飾有限公司”字樣等行為，容易導致消費者產生北京某服裝公司的商品與綾致公司“杰克瓊斯”品牌商品存在聯系的誤認。因此，原審法院認定的事實清楚、適用法律正確，駁回上訴，維持原判。

案件評述：

根據《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款“下列行為屬于商標法第五十二條第（五）項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為：（一）將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的；”可知，將他人注冊商標注冊為企業(yè)字號構成商標侵權的要件之一是“突出使用”。在實際司法實踐中，法院也會將是否“突出使用”作為審查是否侵權的必要條件，即使是將他人注冊商標相同的文字登記為企業(yè)字號，如果是規(guī)范使用企業(yè)名稱，并未突出使用企業(yè)字號的，一般難以認定商標侵權，除非有明顯的惡意或時間遠遠晚于商標申請的時間最終容易導致混淆等諸多需考慮的因素，這涉及到法官的主觀裁量權的使用，在認定侵權上難度也是非常大的。

從商標侵權角度難以維權，那由什么法律能予以救濟呢？從上述案件來看，在香港合法注冊與他人注冊商標名稱相同的公司，規(guī)范使用公司全稱，不突出使用企業(yè)字號，即使經營者宣傳的內容為真實信息，但容易使人產生誤解的，仍是虛假宣傳行為，亦屬于侵權，應受到反不正當競爭法的調整。所以，判斷將他人商標在香港登記為企業(yè)名稱的行為是否構成不正當競爭，可從以下方面考量：被告的香港公司在注冊和使用中是否有過錯，也即是否有搭“便車”的主觀故意；原告請求保護的商標的知名程度，也即是否有搭“便車”的必要性；被告的企業(yè)名稱與原告的商標是否會使相關公眾對市場主體或商品和服務的來源產生混淆或誤認，也即被告是否有搭“便車”的實際可能性。

作者：北京市中里通律師事務所許艷編輯：IPRdaily Alisa ----------------------------------- ■知識產權界：（微信訂閱號：iprpark）知識產權輿情調查、深度原創(chuàng)報道 ■知識產權之聲:（微信訂閱號：IPRradio）收聽全球首檔知識產權音頻電臺節(jié)目 ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名）

微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily｜讀懂知識產權&未來