新商標(biāo)法施行后首例商標(biāo)先用權(quán)抗辯成功

原標(biāo)題：美發(fā)店員工家屬搶注商標(biāo) 起訴禁用并索賠被駁 ? 【小D導(dǎo)讀】

法院經(jīng)審理認(rèn)為：尚丹尼中心自2008年成立以來，一直以尚丹尼作為商業(yè)標(biāo)識(shí)予以使用，這種標(biāo)識(shí)經(jīng)過長期使用已經(jīng)可以界定為商標(biāo)性使用，即已構(gòu)成未注冊(cè)商標(biāo)。

中國法院網(wǎng)訊 (石巖)　　成立于2008年、在北京擁有四家門店的北京尚丹尼美發(fā)中心(以下簡稱尚丹尼中心),一直使用“尚·丹尼造型”門頭及指示牌，但卻突然遭到前員工家屬譚女士的起訴，要求該中心禁用“尚丹尼”字樣，并賠償各項(xiàng)損失20萬元，原因是譚女士在同類服務(wù)注冊(cè)了尚丹尼文字商標(biāo)。今天（12月8日）上午9時(shí)許，北京朝陽區(qū)人民法院作出一審判決，認(rèn)定尚丹尼中心使用在先并已在一定范圍內(nèi)具有一定影響，其在先使用行為符合《商標(biāo)法》第59條第3款的規(guī)定，譚女士無權(quán)禁止尚丹尼中心繼續(xù)使用尚丹尼商標(biāo)，并據(jù)此駁回了譚女士的全部訴訟請(qǐng)求。

尚丹尼中心于2008年1月11日核準(zhǔn)成立。2011年5月、2013年3月、2013年5月該中心建外店、三里屯店、王府井店陸續(xù)開業(yè)。尚丹尼中心的四家店面均經(jīng)營理發(fā)業(yè)務(wù)，四家店面的門頭、路邊指示牌均使用“尚·丹尼造型”字樣。

2008年1月至今，尚丹尼中心一直通過大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)以“尚·丹尼造型”名義推廣其多家店面，并提供團(tuán)購服務(wù)，其尚丹尼建國門店大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)累計(jì)點(diǎn)評(píng)1960次，并被標(biāo)注為五星服務(wù)。大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)上多家店面地址也以“尚丹尼造型”作為位置指向標(biāo)。另外，尚丹尼中心還通過新浪微博進(jìn)行推廣，并購買“微博卡企業(yè)版服務(wù)”促進(jìn)微博粉絲到店消費(fèi)。

2010年10月至2011年2月，原告譚女士的丈夫邵先生在尚丹尼中心工作。

2012年8月16日，譚女士提出尚丹尼商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。2014年1月，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)譚女士在第44類服務(wù)注冊(cè)了“尚丹尼”文字商標(biāo)，該類服務(wù)包括醫(yī)療按摩、美容院、理發(fā)店、保健、化妝師、芳香療法、動(dòng)物飼養(yǎng)、庭園設(shè)計(jì)、眼鏡行、衛(wèi)生設(shè)備出租等，商標(biāo)注冊(cè)有效期為2014年1月14日至2024年1月13日。

譚女士主張，尚丹尼中心未經(jīng)其許可，擅自使用尚丹尼商標(biāo)，侵犯了其商標(biāo)專用權(quán)，要求判令尚丹尼中心立即停止在經(jīng)營場所使用尚丹尼字樣，銷毀帶有尚丹尼字樣的產(chǎn)品宣傳資料、店面招牌，停止使用尚丹尼進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)宣傳，要求尚丹尼中心賠償經(jīng)濟(jì)損失18.5萬、律師費(fèi)1萬、公證費(fèi)5000元。

尚丹尼中心辯稱，該中心是尚丹尼商標(biāo)及字號(hào)的在先權(quán)利人，經(jīng)不斷推廣已經(jīng)具有良好的口碑和一定的影響力，譚女士并未實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)，其系中心前員工的愛人，其行為屬于惡意搶注，請(qǐng)求法院駁回譚女士的訴訟請(qǐng)求。

法院經(jīng)審理認(rèn)為：尚丹尼中心自2008年成立以來，一直以尚丹尼作為商業(yè)標(biāo)識(shí)予以使用，這種標(biāo)識(shí)經(jīng)過長期使用已經(jīng)可以界定為商標(biāo)性使用，即已構(gòu)成未注冊(cè)商標(biāo)。尚丹尼中心盡管未進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，但是根據(jù)其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣的事實(shí)，可以確認(rèn)其將尚丹尼作為商標(biāo)使用已經(jīng)在一定范圍內(nèi)具有了一定影響。雖然尚丹尼中心使用尚丹尼商標(biāo)的服務(wù)范圍與譚女士享有商標(biāo)專用權(quán)的涉案商標(biāo)屬于相同服務(wù)，且商標(biāo)標(biāo)識(shí)一致。但是，尚丹尼中心在譚女士申請(qǐng)涉案商標(biāo)注冊(cè)前，已經(jīng)在理發(fā)服務(wù)上使用未注冊(cè)商標(biāo)尚丹尼多年，尚丹尼中心屬于使用在先。譚女士就其主張權(quán)利的涉案尚丹尼文字商標(biāo)并未實(shí)際使用。綜上，尚丹尼中心對(duì)涉案商標(biāo)的使用行為符合《商標(biāo)法》第59條第3款的規(guī)定，譚女士無權(quán)禁止尚丹尼中心在涉案使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用尚丹尼商標(biāo)。

同時(shí)，法院指出尚丹尼中心對(duì)尚丹尼商標(biāo)的使用不得超出涉案范圍，譚女士亦可以要求尚丹尼中心在使用涉案商標(biāo)時(shí)適當(dāng)附加區(qū)別標(biāo)識(shí)以區(qū)別服務(wù)來源。

最終，朝陽法院一審判決駁回了譚女士的全部訴訟請(qǐng)求。宣判后，譚女士一方未明確表示是否上訴。

據(jù)悉，修訂后的《商標(biāo)法》自今年5月1日正式實(shí)施。修訂后的《商標(biāo)法》第59條第3款，是我國《商標(biāo)法》首次確立商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則。本案是新《商標(biāo)法》實(shí)施以來首例適用該條款判決保護(hù)商標(biāo)先用權(quán)的案例。

鏈接：《商標(biāo)法》第五十九條第三款：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)?！?

來源：中國法院網(wǎng)訊 ?記者：石巖編輯：IPRdaily 趙珍

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