想要又快又穩(wěn)的專利權(quán)，申請(qǐng)人、代理人、審查員必看這張表

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創(chuàng)新｜創(chuàng)業(yè)｜連接IP變革者

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【小D導(dǎo)讀】

一些企業(yè)因?yàn)閷＠麊栴}止步IPO，錯(cuò)失融資機(jī)會(huì)。那么，創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)如何能夠快速地獲得穩(wěn)定的專利權(quán)？專利審查制度是否可以為自主創(chuàng)新企業(yè)專利申請(qǐng)建立一套“特殊”系統(tǒng)？

創(chuàng)業(yè)板所強(qiáng)調(diào)的“自主創(chuàng)新”，是甄選企業(yè)是否適合在創(chuàng)業(yè)板上市的重要因素之一，而專利的數(shù)量和質(zhì)量是衡量企業(yè)自主創(chuàng)新能力的關(guān)鍵指標(biāo)之一。然而，一些企業(yè)因?yàn)閷＠麊栴}止步IPO，錯(cuò)失融資機(jī)會(huì)。怎么辦？

一、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局現(xiàn)有審查方式

而為了滿足不同的社會(huì)需求，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局(以下簡稱專利局)也在傳統(tǒng)審查方式之外，出臺(tái)了加快審查、集中審查、優(yōu)先審查、巡回審查等日漸豐富的專利審查方式。

1.傳統(tǒng)審查

對(duì)于一項(xiàng)發(fā)明專利而言，從其申請(qǐng)到結(jié)案主要包括2個(gè)階段，初步審查階段和實(shí)質(zhì)審查階段，根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的要求，實(shí)質(zhì)審查周期力爭縮短到22個(gè)月，而初步審查周期主要由公開時(shí)間決定?！吨腥A人民共和國專利法》第34條規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請(qǐng)后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合本法要求的，自申請(qǐng)日起18個(gè)月，即行公布。國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請(qǐng)人的請(qǐng)求早日公布其申請(qǐng)。其中實(shí)質(zhì)審查階段主要由一名審查員進(jìn)行審查。

2.優(yōu)先審查

2010年4月，專利局試行《專利申請(qǐng)優(yōu)先審查管理辦法》，對(duì)涉及綠色技術(shù)和低碳技術(shù)的重大“綠色發(fā)明”專利申請(qǐng)、涉及科技重大專項(xiàng)中的“重要發(fā)明”專利申請(qǐng)以及涉及諸如世博會(huì)等國家重大事件中產(chǎn)生的需要加快的專利申請(qǐng)予以優(yōu)先審查，目的在于促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的有效實(shí)施，及時(shí)審查對(duì)國家和公共利益具有重大意義或影響的專利申請(qǐng)，從而有助于在國內(nèi)外及時(shí)形成專利布局和占領(lǐng)市場。而國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒布的《發(fā)明專利申請(qǐng)優(yōu)先審查管理辦法》也已于2012年8月1日起正式施行。

3.巡回審查

2010年8月，專利局內(nèi)部通過《關(guān)于開展實(shí)審巡回審查工作的指導(dǎo)意見》，在發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查階段構(gòu)建了巡回審查方式。巡回審查旨在通過專利審查服務(wù)于創(chuàng)新主體的實(shí)際需要。

4.集中審查

2009年，專利局機(jī)械發(fā)明審查部和專利審查協(xié)作北京中心開展試點(diǎn)工作，對(duì)集中審查工作的案卷提取與分配、審查質(zhì)量的抽查與檢驗(yàn)以及審查人員的工作量分配等具體實(shí)施方案進(jìn)行了探索研究。2009年8月，審查業(yè)務(wù)管理部出臺(tái)《系列申請(qǐng)?zhí)岚皋k法》，規(guī)定可以針對(duì)系列申請(qǐng)集中提案，2010年1～10月，754件專利申請(qǐng)通過系列申請(qǐng)?zhí)岚高M(jìn)行了集中審查。

5.專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告

在上述針對(duì)發(fā)明專利的高效審查模式之外，專利局還可以根據(jù)專利權(quán)人或者利害關(guān)系人的請(qǐng)求，對(duì)已公告授權(quán)的實(shí)用新型專利或外觀設(shè)計(jì)專利進(jìn)行檢索，并就該專利是否符合專利法及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的授權(quán)條件進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，作出專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告。專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告不是行政決定，是一種證據(jù)形式或證明文件，當(dāng)人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權(quán)糾紛時(shí)，人民法院或者管理專利工作的部門據(jù)此可以確定是否需要中止相關(guān)程序，一般在上述涉及“程序中止”事務(wù)時(shí)，需要提交專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告。

二、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)如何能夠快速地獲得穩(wěn)定的專利權(quán)

1.提交電子申請(qǐng)

電子申請(qǐng)是通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸并以電子文件形式提出的專利申請(qǐng)，極大地方便了申請(qǐng)人提交專利申請(qǐng)，并能提高專利審批效率，推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)。提交電子申請(qǐng)的專利申請(qǐng)，能夠使申請(qǐng)人與審查員快速進(jìn)行交流，并盡早完成審批流程。

2.利用實(shí)用新型專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告

申請(qǐng)人可以在申請(qǐng)發(fā)明專利的同時(shí)就相同的產(chǎn)品申請(qǐng)實(shí)用新型專利。由于實(shí)用新型專利授權(quán)速度很快，在授權(quán)后申請(qǐng)人可以就已授權(quán)的實(shí)用新型提出作出專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告的請(qǐng)求。由此，申請(qǐng)人可以快速得到一份專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告，這比發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查流程快很多，同時(shí)基于審查員給出的對(duì)比文件以及實(shí)用新型權(quán)利要求的專利性分析，并結(jié)合企業(yè)自身的專利戰(zhàn)略計(jì)劃，能夠?qū)υ摪l(fā)明專利的授權(quán)前景、企業(yè)研發(fā)方向和專利布局作出初步的判斷。

3.申請(qǐng)PCT國際申請(qǐng)

對(duì)核心技術(shù)申請(qǐng)PCT國際申請(qǐng)，申請(qǐng)人可以得到受理局作出的國際檢索并可提出初步檢索，這樣也可以使申請(qǐng)人提前獲得初步的專利性分析，有利于申請(qǐng)人對(duì)企業(yè)發(fā)展方向作出預(yù)判。并且如果經(jīng)過檢索，其核心技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平，申請(qǐng)人還可以申請(qǐng)PCT進(jìn)入多個(gè)指定國，以期在這些指定國中搶占專利權(quán)，成為企業(yè)走出國門的武器之一。

4.利用PPH加快審查服務(wù)

專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，簡稱PPH），是指當(dāng)首次申請(qǐng)局（OFF）就某件申請(qǐng)的權(quán)利要求作出可獲準(zhǔn)/可授權(quán)決定時(shí)，申請(qǐng)人可就相應(yīng)申請(qǐng)向二次申請(qǐng)局（OSF）提出加速審查請(qǐng)求，OSF則可利用OFF的檢索與審查結(jié)果。通過這種方式，申請(qǐng)人可以更便捷地獲得海外專利授權(quán)，各局之間也可實(shí)現(xiàn)檢索和審查結(jié)果的相互利用。通過這種方式，可以大幅加快專利申請(qǐng)?jiān)趪獾膶＠麑彶檫M(jìn)程，幫助申請(qǐng)人早日獲得國外授權(quán)，搶占專利權(quán)。

上述幾點(diǎn)建議都屬于基于現(xiàn)有的審查模式及審查資源而提出的一些“救急”措施，但是從長遠(yuǎn)來考慮，根本上還是需要上市企業(yè)重視技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)，建立企業(yè)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)制，并根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品情況構(gòu)建不同類型上、下游結(jié)合的立體專利布局等。

三、對(duì)專利局進(jìn)行上市企業(yè)核心技術(shù)專利審查的政策建議

如前所述，目前越來越多的自主創(chuàng)新企業(yè)為了更好地發(fā)展而嘗試在創(chuàng)業(yè)板上市，前期工作必然包括對(duì)其核心技術(shù)的專利申請(qǐng)。雖然專利局的專利審查方式日漸豐富，但是還沒有專門針對(duì)自主創(chuàng)新企業(yè)核心技術(shù)的專利審查。鑒于此，筆者認(rèn)為，當(dāng)前專利局應(yīng)該對(duì)自主創(chuàng)新企業(yè)核心技術(shù)的專利審查采取更為明確和積極的政策導(dǎo)向。具體來說，為了間接幫助企業(yè)盡早達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市要求，專利局應(yīng)該制定完全公開化的自主創(chuàng)新企業(yè)核心技術(shù)申請(qǐng)的加快審查與優(yōu)先審查制度，并從專利申請(qǐng)的公開、審查等方面給予一定的政策傾斜。更具體地，筆者嘗試從以下幾個(gè)方面對(duì)此給出政策建議。

1.專利申請(qǐng)

對(duì)于自主創(chuàng)新企業(yè)向?qū)＠痔峤坏暮诵募夹g(shù)專利申請(qǐng)，建議要求申請(qǐng)人除了提交一般專利審核需要的文件之外，還需要在書面申請(qǐng)中特別注明這是核心專利申請(qǐng)，并要求申請(qǐng)人提供相關(guān)的技術(shù)材料或證據(jù)，為審查員在后續(xù)實(shí)質(zhì)審查工作中快速、準(zhǔn)確地理解技術(shù)方案提供幫助。申請(qǐng)人在提交以上聲明和證明材料之后，其申請(qǐng)自動(dòng)進(jìn)入公開前的實(shí)質(zhì)審查與公開后的加快審查相結(jié)合的遞進(jìn)式審查方式中進(jìn)行審查。

2.公開前的實(shí)質(zhì)審查

公開前的實(shí)質(zhì)審查，是指申請(qǐng)人在提交發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)，特別請(qǐng)求在發(fā)明專利申請(qǐng)公開之前即可啟動(dòng)實(shí)質(zhì)審查程序，專利局依據(jù)其請(qǐng)求，在初審結(jié)束、等待公開的期間，啟動(dòng)實(shí)質(zhì)審查程序，展開部分實(shí)質(zhì)審查工作，例如給出檢索報(bào)告，在檢索報(bào)告中列出與本申請(qǐng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)，并在該現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上對(duì)本申請(qǐng)是否具有授權(quán)前景給出初步判斷，這與實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)的專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告在內(nèi)容上是相似的，其主要目的是為企業(yè)對(duì)其自身的核心技術(shù)研發(fā)方向提供參考，并對(duì)企業(yè)未來的專利布局提供一定的依據(jù)，從而為企業(yè)在專利戰(zhàn)場上謀得先機(jī)。

當(dāng)然，對(duì)于實(shí)質(zhì)審查中涉及申請(qǐng)公開日期要求的內(nèi)容，如涉及引證文件的說明書公開充分的判斷，還是需要在申請(qǐng)公開后進(jìn)行。

3.公開后的加快審查

（1）加快審查使得審查周期縮短，審查員提案后12個(gè)月內(nèi)即完成首次結(jié)案。這一審查模式在提高審查效率的同時(shí)，兼顧了溝通的充分與申請(qǐng)人選擇的權(quán)利。在公開前的實(shí)質(zhì)審查中作出的檢索報(bào)告，也為在進(jìn)行加快審查的審查員提供了參考。同時(shí)，為了更好地完成加快審查工作，需要申請(qǐng)人也作出一定的配合，例如必須提交電子申請(qǐng)、在1個(gè)月內(nèi)答復(fù)審查意見通知書、提交同族申請(qǐng)的審查過程、修改時(shí)提交修改對(duì)照頁，指明出處并陳述不超范圍的理由、申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)審時(shí)提交現(xiàn)有技術(shù)2篇以上等。

（2）為了使企業(yè)未來可獲得穩(wěn)定的專利權(quán)，筆者建議區(qū)別于對(duì)普通專利進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的單人審查制，在加快審查過程中建立三人審查小組進(jìn)行審查。因?yàn)閷＠麑彶槭且粋€(gè)很主觀的過程，由一個(gè)審查員負(fù)責(zé)一件案件的審查，審查意見難免過于主觀，可能在檢索的時(shí)候出現(xiàn)策略不夠完整、思路有錯(cuò)誤、理解發(fā)明有誤等情況，從而導(dǎo)致檢索結(jié)果不完整或錯(cuò)誤；在撰寫通知書時(shí)不同的審查員對(duì)創(chuàng)造性的判斷及公知常識(shí)的使用方面也會(huì)有很大的不同，審查員主觀個(gè)人因素的影響更大。

與專利復(fù)審委員會(huì)的三人合議小組類似，三人審查小組應(yīng)當(dāng)包括組長、主審審查員和參審審查員，其中，組長主要負(fù)責(zé)對(duì)案件的審查結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并把握案件的整體走向；主審審查員主要負(fù)責(zé)案件的審查，包括進(jìn)行必要的檢索及通知書的撰寫，以及分析社會(huì)公眾審查的意見(在下一節(jié)中詳述)；參審審查員參與審查、協(xié)助組長和主審審查員工作，以及定時(shí)收集社會(huì)公眾審查的意見。這樣能有效減少未來的專利侵權(quán)糾紛等問題，從而減少“專利門”事件的發(fā)生。

4.自主創(chuàng)新企業(yè)專利的公眾審查

除了上述公開前的實(shí)質(zhì)審查與公開后的加快審查相結(jié)合的遞進(jìn)式審查方式，筆者認(rèn)為在進(jìn)行公開后的加快審查的同時(shí)，可以對(duì)自主創(chuàng)新企業(yè)專利申請(qǐng)開展公眾審查，二者并行進(jìn)行。公眾審查包括收集社會(huì)公眾對(duì)企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)的看法或意見，并且將公眾審查的意見及時(shí)提供給實(shí)質(zhì)審查小組進(jìn)行參考。公眾審查可以通過在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的網(wǎng)站上設(shè)立“自主創(chuàng)新企業(yè)專利公眾審查”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的形式進(jìn)行。評(píng)議的內(nèi)容可包括核心技術(shù)專利申請(qǐng)的質(zhì)量如何，是否具備新穎性、創(chuàng)造性，以及提供影響該專利申請(qǐng)新穎性、創(chuàng)造性的對(duì)比文件等。專利局定時(shí)將社會(huì)公眾所提出的意見和建議簡單分析匯總后，輸入電子審批系統(tǒng)中的申請(qǐng)文件文件夾中，提供給實(shí)質(zhì)審查員進(jìn)行參考。

注：本文由知了網(wǎng)節(jié)選自《企業(yè)上市專利問題與專利審查實(shí)審模式研究》，來源：中國發(fā)明與專利，作者：方巖 ?楊嘉 ?郭強(qiáng) ?王小東 ?陳敏 ?國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心電學(xué)部

來源：中國發(fā)明與專利編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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