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作者:王現(xiàn)輝 北京大成(石家莊)律師事務所 高級合伙人 律師&專利代理人
來源:IPRdaily
投稿原標題:專利律師教你如何給侵權人發(fā)律師函
專利侵權律師函是權利人發(fā)現(xiàn)侵權行為后,委托專業(yè)律師向侵權人發(fā)出的要求其停止侵權行為的函件。在訴訟成本較高的情況下,律師函不僅日益成為權利人制止侵權行為、維護自己權益快速便捷的非訴武器,而且也可以在之后的訴訟中起到證明銷售商知道其銷售的產(chǎn)品侵犯專利權的主觀故意的作用。
如果運用得當將會起到”不戰(zhàn)而屈人之兵”的作用,但如果運用不當就會”打草驚蛇“甚至構成不正當競爭,那么起草專利侵權律師函究竟應該注意哪些問題呢?今天筆者就帶大家一起來解讀。
一、明確律師函的目的,是維權不是侵權
為保護專利權而發(fā)送侵權律師函,可視為當事人協(xié)商解決糾紛的重要途徑和環(huán)節(jié),符合法律有關鼓勵當事人協(xié)商解決糾紛的精神,也是專利權人行使專利權的應有之義。
由于專利權人熟知其專利權狀況,且應當并一般有能力知道相關涉嫌侵權事實,在委托律師發(fā)送侵權律師函時應當善盡謹慎注意義務,充分披露據(jù)以判斷涉嫌構成專利侵權的必要信息。
“信息披露是否充分”是判斷“是否善盡謹慎注意義務”的一個重要因素,因此,行為人在主觀上的“謹慎注意”是判斷案件正當性的關鍵。假如專利權人明知或者應知競爭對手不可能構成侵權,卻以不正當方式濫用侵權律師函或者虛晃一槍提起專利侵權訴訟,事后又撤訟,以此來達到損害競爭對手商譽的目的,其行為就有可能構成商業(yè)詆毀或不正當競爭。
二、牢記律師函寫作步驟,是分析創(chuàng)造不是拼湊堆砌
首先,要做好侵權分析,能夠基本鎖定對方的侵權事實,認定侵權基本成立的前提下,再發(fā)律師函。
其次,要做好專利的穩(wěn)定性分析,對自己的專利進行評估,對專利的穩(wěn)定性要有認識。因為,從常規(guī)意識上講,如果專利權人提起專利權侵權之訴,對方就會從程序的角度上向?qū)@麖蛯徫瘑T會提起專利無效宣告申請。
專利無效宣告的審理時間一般需要半年多,有的甚至一年,如果對專利復審委員會的無效決定不服,再打一審、二審,訴訟可能需要兩三年時間,甚至還要長。對方提起無效宣告申請,有時會導致專利權侵權訴訟的案件處于中止狀態(tài),專利權人不能禁止對方生產(chǎn)和使用,這個時間可能會持續(xù)更長。
因此,專利權人一定要做好專利穩(wěn)定性分析。最為糟糕的是,專利權人提侵權之訴,沒有對專利權穩(wěn)定性進行評估,對方提起無效申請,專利被專利復審委員會宣告無效。這樣,專利權人就非常被動,唯一要做的,也只能是撤訴了。
再次,要做好證據(jù)收集,因為一旦發(fā)出律師函,對方就已經(jīng)警惕,如果真的侵權了,對方可能就會銷毀證據(jù),所以在發(fā)律師函之前一定要把證據(jù)收集好,達到準備訴訟的程度,才可以發(fā)出律師函,不能太隨意,律師要把這個利害關系說清楚,如果發(fā)函,需要將哪些后續(xù)的工作做好,時間、周期、成本都要先說好,讓委托人事先評估。如果發(fā)出律師函沒有做準備工作,就是我們律師的過失,因為你沒有提醒當事人進行周密的考慮。
第四、要明確發(fā)送對象,一般都是發(fā)給侵權人。
第五、對自己的訴訟做好準備,這些工作都做好了,才可以發(fā)律師函。
第六、要注意委托發(fā)律師函的主體是否適格
委托發(fā)送律師函必須是專利權權利人、獨占許可人,排他許可人、普通許可人等有資格以自己的名義制止侵權行為的主體。
第七、注意留存發(fā)過專利權律師函的相關證據(jù)
實踐中,留存律師函的復印件或掃描件、發(fā)出律師函后取得郵局或快遞公司的簽收回執(zhí)單是常見的證據(jù)保存方式,權利人也可以登錄郵局或快遞公司的網(wǎng)站,將律師函的發(fā)送及簽收流程截屏作為輔助證據(jù)。
三、掌握律師函的精髓,是論證不是恐嚇
律師函不是恐嚇而是一篇內(nèi)容嚴謹、條理清晰、論證充分的告知文件,從法理上講,判斷產(chǎn)品是否侵權是法院的職責,在情況不明的情形下將這一義務施加給銷售商,對銷售商是不公平的;而且在未經(jīng)通知的情況下,銷售者聲稱自己不知道其所售的是侵犯他人專利權的產(chǎn)品也是有理可循的,尤其是在侵權事實不是很明顯的案件中。因此,權利人采取寄律師函的方式讓銷售商知曉自己銷售的是侵權產(chǎn)品時,應同時提供專利的詳細信息,包括專利號以及專利證書復印件、專利權利要求書和對比說明文件等,給銷售商判斷自己是否侵權提供基本的依據(jù)。
綜上,在專利權是否受到侵害尚未取得法院的確認之前,發(fā)律師函要慎重起見,要對擁有何種權利、遭受何種侵害、要求侵權人履行何種行為等闡釋得合法、合理,遣詞用句也要注意一定的技巧。依據(jù)我國現(xiàn)行的法律制度,被指控專利權侵權的當事人在一定條件下可以對專利權權利人發(fā)起“確認不侵權”之訴或不正當競爭之訴,這也是專利權權利人在實施發(fā)律師函這一策略中應當加以考慮的因素。
作者簡介:王現(xiàn)輝
北京大成(石家莊)律師事務所 高級合伙人 律師&專利代理人
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來源:IPRdaily
作者:王現(xiàn)輝
編輯:IPRdaily 彭瑩
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