《專利侵權行為認定指南》被“刪”了點啥？

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2016年5月5日，國知局下發(fā)《專利侵權行為認定指南（試行）》。根據(jù)專利法及其實施細則的規(guī)定，調處專利侵權糾紛、查處假冒專利行為和調解除侵權糾紛以外的其他專利糾紛是地方知識產(chǎn)權局執(zhí)法工作的重要內(nèi)容。

盡管行政途徑和司法途徑解決糾紛是兩條平行途徑，但行政途徑解決糾紛的優(yōu)勢也比較明顯：專利行政執(zhí)法成本低、效率高，并具有銷毀制造侵權產(chǎn)品的專用設備、模具等強制手段（銷毀手段比較特殊）?！墩J定指南》的出臺對于統(tǒng)一全國執(zhí)法標準有了積極的作用。

與征求意見稿相比，“正式”頒布的“試行”稿在不少方面刪減了一些內(nèi)容，本文簡要談論一下這些被修改的內(nèi)容。

共同侵犯專利權的行為

本章節(jié)被整體刪去，原因可能是：

1，共同侵權行為是侵權行為的一種推廣，只要專利侵權行為能夠得到認定，共同侵權也可以通過《侵權責任法》等普通法的一般規(guī)定予以解決。《侵權責任法》對于共同侵權中的共同、教唆、幫助及責任承擔等都有詳細的涉及。

2，《認定指南》中管理專利工作的部門的行政處理手段限于停止侵權行為。共同侵權行為中有一些間接侵權行為及共同侵權人在司法賠償時列為共同被告承擔連帶責任尚有實際意義，但是在行政程序中僅限于停止侵權時就沒有了太多的實際意義。且大多數(shù)共同侵權行為具有先后關系，能夠被確定侵權的往往是直接侵權人，因而停止侵權行為的救濟措施應施用在直接侵權人，其他間接侵權人所應當承擔的責任需到司法處理階段再作處理。

組裝與維修專利產(chǎn)品的行為

將零件組裝成專利產(chǎn)品通常屬于制造行為，這點可適用于大多數(shù)的情況。例外可能涉及專利權人提供的只能拼造成專利產(chǎn)品而無其他作用的零件，筆者認為屬于默示許可行為。

但征求意見稿中將涉及的“維修”行為分成普通維修和再造式維修，這種分類勢必增加判斷的難度，而且可執(zhí)行性較差。維修理應是商品購買者的合理權利，盡管過度維修從理論上講有涉嫌侵權的道理，但在目前典型侵權還沒有治理干凈的大背景下去過度規(guī)定這些細枝末節(jié)的情況可能的確不合時宜，因此這節(jié)內(nèi)容也被刪去了。

出租、出借、抵押、質押、演示宣傳專利產(chǎn)品

盡管這類行為能夠被認定為屬于“使用”的行為，但是由于《專利法司法解釋二》第25條對于善意的支付合理對價的使用者仍能“網(wǎng)開一面”繼續(xù)使用，所以《認定指南》中也應當對這類“使用”首先進行區(qū)別對待加以甄別，不應一概而論。

“征求意見稿”中對于演示宣傳作為“使用”而認定時還進一步區(qū)分是否利用到了技術屬性，筆者認為這點也應屬于過度地對“使用”進行甄別，反而不利于侵權行為的認定。

因此這一小節(jié)的內(nèi)容也在正式稿中被刪除。

附：《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》

將留置的專利產(chǎn)品予以銷售的

留置是《擔保法》中賦予一部分債權人優(yōu)先受償?shù)闹贫龋糁脩斚抻趥鶆战痤~，因而債權人銷售留置的專利產(chǎn)品是否一定不侵權其實還是有所爭議。而且委托加工的委托人可能未必就是專利權人，委托人獲得授權后是否可以在受托人銷售留置物的區(qū)域銷售也是個未知數(shù)。因此可能就是因為專利產(chǎn)品的留置問題比較復雜，《認定指南》的正式稿索性回避這個問題，待具體案例中再作具體認定。

以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的判斷因素

征求意見稿中對于判斷因素羅列了3個角度，即：從行為方式看；從行為主體看；行為的性質和范圍需要根據(jù)行為的實際情況作出具體判斷。

但通過這些角度的詳細說明后，仍然無法得到比較確切的結論，可能因為這個原因而整段從正式稿中被刪除。

基于技術標準產(chǎn)生的專利默示許可

《專利法司法解釋二》第24條關于涉及標準的專利，但由于2008年《專利法》中對于該問題沒有涉及，因而司法解釋也不能作出更多實質性的規(guī)定，只能要求合同雙方具有公平、合理、無歧視的許可義務。

征求意見稿中對于標準專利的默示許可超越了上位法的一些規(guī)定，專利權人沒有義務必須要聲明某產(chǎn)品或者某標準中包含某專利。征求意見稿中的涉及標準專利的一些規(guī)定可能會在《專利法》的第四次修訂中加入，但是按照目前的《專利法》，為專利權人設定這么一個默示許可的義務是沒有依據(jù)的，因而在正式稿中也被予以排除了。

附：《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》

第二十四條　推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持。

推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專利權人、被訴侵權人協(xié)商該專利的實施許可條件時，專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協(xié)商中無明顯過錯的，對于權利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持。

本條第二款所稱實施許可條件，應當由專利權人、被訴侵權人協(xié)商確定。經(jīng)充分協(xié)商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時，應當根據(jù)公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術領域、標準的性質、標準實施的范圍和相關的許可條件等因素。

法律、行政法規(guī)對實施標準中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

小結

正式稿中修正刪減了征求意見稿中一些稍有爭議的章節(jié)，不過這些章節(jié)中所涉及的有些問題其實也蠻有意思值得深入研究的。以后如果時間允許，筆者愿意對其中一些問題加以展開再作進一步的探討。

原標題：《指南》里被“刪”了點啥？

本文系作者授權發(fā)布,轉載請征得作者同意

來源：例例皆辛苦、專利侵權糾紛經(jīng)典案例解析

作者：唐嘉偉 上海市匯業(yè)律師事務所

編輯：IPRdaily 彭瑩

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