對(duì)技術(shù)方案的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) — 商業(yè)秘密 vs. 專(zhuān)利

IPR Daily，全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)新媒體

426.cn，60萬(wàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)人的上網(wǎng)首頁(yè)

在我們協(xié)助客戶(hù)處理商業(yè)秘密案件時(shí)，經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)一些原本可以通過(guò)申請(qǐng)專(zhuān)利得到更好保護(hù)的技術(shù)方案，由于案發(fā)時(shí)已經(jīng)遭到泄露成為公開(kāi)技術(shù)信息，從而造成既無(wú)法申請(qǐng)專(zhuān)利，也因?yàn)楦鞣N原因無(wú)法獲得商業(yè)秘密保護(hù)的尷尬局面。另一方面，對(duì)于一些核心技術(shù)秘密，如果通過(guò)申請(qǐng)專(zhuān)利的方式保護(hù)則必須公開(kāi)技術(shù)方案；但基于商業(yè)方面的考慮，客戶(hù)也不愿意過(guò)早公開(kāi)這些技術(shù)方案。經(jīng)歷這些案件后，我們覺(jué)得預(yù)防遠(yuǎn)遠(yuǎn)比案發(fā)后臨時(shí)找救濟(jì)方案重要。因此，對(duì)企業(yè)技術(shù)研發(fā)過(guò)程中具有一定經(jīng)濟(jì)價(jià)值的技術(shù)早期介入，和研發(fā)人員及管理層共同討論究竟通過(guò)何種法律方式對(duì)該技術(shù)方案進(jìn)行保護(hù)，不僅能起到事先防范的作用，而且能為事發(fā)后的法律救濟(jì)措施提供扎實(shí)的前期法律和事實(shí)基礎(chǔ)。

商業(yè)秘密與專(zhuān)利保護(hù)方式對(duì)比

要針對(duì)技術(shù)方案恰當(dāng)使用不同的保護(hù)方法，首先要理解兩種保護(hù)方法的區(qū)別于利弊：

1. 權(quán)利取得方式

專(zhuān)利需要依法定程序申請(qǐng)并獲得授權(quán)；對(duì)技術(shù)方案而言，主要是通過(guò)申請(qǐng)實(shí)用新型或發(fā)明專(zhuān)利進(jìn)行保護(hù)。當(dāng)然，為了高效實(shí)現(xiàn)保護(hù)，實(shí)踐中也可以同時(shí)申請(qǐng)發(fā)明和使用新型；因?yàn)閷?shí)用新型獲得授權(quán)比較快，而發(fā)明保護(hù)時(shí)間久且力度大；因此可以先用實(shí)用新型進(jìn)行保護(hù)，等發(fā)明授權(quán)之后再用發(fā)明進(jìn)行保護(hù)。對(duì)商業(yè)秘密而言，無(wú)需經(jīng)過(guò)特別程序和審批，主要依靠公司內(nèi)部保密措施。

2.  對(duì)技術(shù)方案的要求

根據(jù)專(zhuān)利法的要求，對(duì)技術(shù)方案以實(shí)用新型或發(fā)明進(jìn)行保護(hù)，都需要其具有新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性的特征。按照商業(yè)秘密的保護(hù)要求，需要技術(shù)信息不為公眾所知悉，采取保密措施并具有實(shí)用性，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益；但對(duì)技術(shù)本身的創(chuàng)造性程度并沒(méi)有硬性要求。

3.  權(quán)利維護(hù)成本

對(duì)專(zhuān)利而言，權(quán)利的取得和維護(hù)成本主要有官費(fèi)、代理費(fèi)和年費(fèi)。對(duì)商業(yè)秘密而言，則主要是企業(yè)采取保密措施的成本。從表面上看，貌似專(zhuān)利需要更多維護(hù)成本；但實(shí)際上，企業(yè)保密措施包括合同、制度、文本、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)保密標(biāo)識(shí)和措施及維護(hù)人員等等方面，實(shí)際維護(hù)成本一般遠(yuǎn)大于專(zhuān)利權(quán)的維護(hù)成本。

4.  保護(hù)期限

對(duì)以技術(shù)方案申請(qǐng)的專(zhuān)利而言，若申請(qǐng)為發(fā)明專(zhuān)利，其有效期20年；若申請(qǐng)為實(shí)用新型，其有效期為10年（均自申請(qǐng)日起算）。商業(yè)秘密在保護(hù)期限上有優(yōu)勢(shì)明顯，如果保護(hù)得當(dāng)，則可以獲得無(wú)限期的保護(hù)。

5.  公開(kāi)性

要想獲得專(zhuān)利權(quán)，則技術(shù)方案必須公開(kāi)，否則也無(wú)從保護(hù)。但如果將技術(shù)方案作為商業(yè)秘密保護(hù)，則必然是不公開(kāi)的。

6.  權(quán)利穩(wěn)定性

技術(shù)方案一旦獲得專(zhuān)利權(quán)保護(hù)，非經(jīng)法定程序（如被無(wú)效、未繳納年費(fèi)、書(shū)面申明放棄、權(quán)利到期等）專(zhuān)利權(quán)不會(huì)喪失；就專(zhuān)利權(quán)本身而言，基于授權(quán)審查機(jī)制的不同，發(fā)明的穩(wěn)定性要高于實(shí)用新型。但作為商業(yè)秘密保護(hù)的技術(shù)方案，一旦被任何人公開(kāi)（甚至因遭受侵權(quán)被公開(kāi)），權(quán)利就無(wú)法以商業(yè)秘密方式得到法律保護(hù)。

7.  維權(quán)難度

考慮到目前國(guó)內(nèi)的司法實(shí)踐及兩種保護(hù)方式性質(zhì)的不同，以專(zhuān)利方式保護(hù)技術(shù)方案難度相對(duì)較低（只要專(zhuān)利權(quán)利穩(wěn)定，有充足證據(jù)證明他人未經(jīng)許可實(shí)施了專(zhuān)利方案，則勝訴率還是比較高的；北京和上海法院近五年公開(kāi)數(shù)據(jù)專(zhuān)利侵權(quán)勝訴率在70%左右）。但對(duì)商業(yè)秘密而言，無(wú)論民事案件還是刑事案件對(duì)原告/報(bào)案人要求均非常高（需證明權(quán)利人對(duì)秘密信息享有所有權(quán)、秘密信息的內(nèi)容、技術(shù)方案的價(jià)值，對(duì)信息采取了具體的保密措施、他人使用或泄露了商業(yè)秘密，必要時(shí)還需委托第三方對(duì)商業(yè)秘密進(jìn)行鑒定），而且勝訴率遠(yuǎn)低于專(zhuān)利侵權(quán)案件（浦東法院2002年至2011年數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)秘密民事案件全部支持的比例低于10%）。

商業(yè)秘密與專(zhuān)利保護(hù)的利弊分析

了解了商業(yè)秘密和專(zhuān)利兩種保護(hù)方式的異同，就比較容易對(duì)比這兩種方式對(duì)技術(shù)方案保護(hù)的利弊之處了。

對(duì)技術(shù)方案采用專(zhuān)利保護(hù)的主要有利之處是，權(quán)利相對(duì)明確（申請(qǐng)專(zhuān)利的權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)、摘要都對(duì)技術(shù)本身有明確記載和限定），申請(qǐng)效率相對(duì)較高（發(fā)明和實(shí)用新型可以同時(shí)申請(qǐng)，之后先用實(shí)用新型保護(hù)；等發(fā)明授權(quán)時(shí)再放棄實(shí)用新型并以發(fā)明進(jìn)行保護(hù)），在發(fā)生侵權(quán)時(shí)救濟(jì)路徑相對(duì)清晰且保護(hù)難度相對(duì)較低（勝訴率較高）。以專(zhuān)利方式保護(hù)的不利之處是，首先技術(shù)方案需要公開(kāi)；對(duì)不愿意公開(kāi)技術(shù)方案的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這可能是一個(gè)最大的問(wèn)題。其次，保護(hù)周期有限（發(fā)明20年，實(shí)用新型10年），之后技術(shù)方案就進(jìn)入公共領(lǐng)域，無(wú)法得到法律保護(hù)了。

若對(duì)技術(shù)方案以商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)，其有利之處一方面是技術(shù)方案可以保密，企業(yè)不必公開(kāi)技術(shù)信息；另一方面體現(xiàn)在保護(hù)期限上，若保護(hù)措施得當(dāng)則技術(shù)方案可以長(zhǎng)期得到保護(hù)。但同樣，以商業(yè)秘密方式保護(hù)也有其不利之處：從司法實(shí)踐看，目前國(guó)內(nèi)總體保密情況欠佳，公司技術(shù)方案被泄密情況時(shí)有發(fā)生；而技術(shù)秘密一旦被泄露，無(wú)論是自己泄露還是因被侵權(quán)而泄露，都將無(wú)法再以商業(yè)秘密的方式進(jìn)行法律保護(hù)；而且因?yàn)榧夹g(shù)已被公開(kāi)，也不能再去申請(qǐng)專(zhuān)利。其次，目前在司法實(shí)踐中對(duì)商業(yè)秘密案件權(quán)利人要求過(guò)高，但商業(yè)秘密侵權(quán)行為本身又存在隱蔽性的特點(diǎn)，因此在受到侵權(quán)后保護(hù)難度較大；民事案件勝訴率低（自2002年至2011年，上海浦東法院共受理商業(yè)秘密案件62件，判決28件，獲得法院全部支持僅2件，部分支持的僅有10件。），刑事案件因?qū)α缸C據(jù)要求很高而導(dǎo)致難以立案（實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)通常要求侵權(quán)的全部主要證據(jù)及司法鑒定結(jié)論，而這些證據(jù)有些本身是需要刑事調(diào)查才能取得的，在立案前由被害人自行取得難度非常大）。

保護(hù)方式的選擇建議

了解對(duì)技術(shù)方案的商業(yè)秘密及專(zhuān)利兩種法律保護(hù)方式，就可以針對(duì)公司已有或準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)的技術(shù)方案選擇相應(yīng)的保護(hù)方式了。下面幾點(diǎn)可以作為選擇時(shí)的參考：

1. 保密措施和期限

對(duì)有能力采取有效保密措施，防止技術(shù)方案泄露，且對(duì)技術(shù)方案希望長(zhǎng)期得到保護(hù)的，可以考慮以商業(yè)秘密方式保護(hù)。若企業(yè)不能保證有效保密措施，或保密措施無(wú)法保障技術(shù)方案不被泄露，則盡量以申請(qǐng)專(zhuān)利的方式進(jìn)行保護(hù)。

2. 技術(shù)先進(jìn)程度

若技術(shù)方案本身先進(jìn)性程度不高，同樣或類(lèi)似的技術(shù)也可能被他人（特別是競(jìng)爭(zhēng)者）研發(fā)出來(lái)，則時(shí)間上優(yōu)先保護(hù)更為重要，建議采用專(zhuān)利方式保護(hù)。若技術(shù)方案本身先進(jìn)性程度較高，在一定時(shí)期內(nèi)難以被他人研發(fā)出來(lái)，可考慮采用商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)。

3.  反向工程難度

若該技術(shù)方案容易通過(guò)反向工程而獲得關(guān)鍵技術(shù)信息，則應(yīng)考慮通過(guò)專(zhuān)利保護(hù)（例如：簡(jiǎn)單的機(jī)械領(lǐng)域技術(shù)）。若該技術(shù)方案很難進(jìn)行反向工程，則可以考慮商業(yè)秘密的保護(hù)方式。

4.  技術(shù)方案的商業(yè)價(jià)值期限

若該技術(shù)方案具有較長(zhǎng)期的商業(yè)價(jià)值，則可以采用商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)（如可口可樂(lè)配方）。若該技術(shù)方案處于更新?lián)Q代較快的領(lǐng)域，則可以考慮專(zhuān)利保護(hù)（如部分通訊、IT領(lǐng)域技術(shù)方案）。

5. 獲得專(zhuān)利授權(quán)的可能性

若該技術(shù)難以符合授予專(zhuān)利權(quán)的條件（新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性），則要考慮采取商業(yè)秘密保護(hù)。

6. 商業(yè)秘密+專(zhuān)利相結(jié)合的保護(hù)方式

結(jié)合上面5點(diǎn)，也可以考慮綜合保護(hù)方案：如將希望得到保護(hù)的核心技術(shù)采用商業(yè)秘密的方式保護(hù)，嚴(yán)格限制范圍并采取有效保密措施；對(duì)周邊技術(shù)采用專(zhuān)利方式保護(hù)。此外，對(duì)核心技術(shù)申請(qǐng)專(zhuān)利（若屬于更新?lián)Q代快的領(lǐng)域或技術(shù)難度本身不高容易被反向工程方式獲得技術(shù)方案），對(duì)周邊技術(shù)采取商業(yè)秘密（若技術(shù)難以符合專(zhuān)利授權(quán)條件），也是一種可行的方案。

企業(yè)的保護(hù)措施建議

對(duì)企業(yè)而言，需要從技術(shù)研發(fā)階段就著手技術(shù)方案可能的保護(hù)模式及保護(hù)方式的研究和決策。從人員上，需要技術(shù)人員、法律人員和管理人員的共同介入。以下幾個(gè)方面可以參考：

1. 內(nèi)部培訓(xùn)

對(duì)企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，讓公司高管、核心技術(shù)人員了解什么是商業(yè)秘密，以及如何進(jìn)行保護(hù)；從而在意識(shí)層面加強(qiáng)對(duì)技術(shù)方案的重視，并為將來(lái)的保護(hù)措施及行動(dòng)打好基礎(chǔ)。

2. 保密措施的實(shí)施

對(duì)采取商業(yè)秘密方式保護(hù)的技術(shù)方案，需要從公司保密制度、保密協(xié)議、限制知悉和防止泄露的措施、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分級(jí)授權(quán)管理制度、保密合規(guī)性審查、現(xiàn)場(chǎng)保密標(biāo)識(shí)的安置及完善等方面著手，建立嚴(yán)密的保護(hù)體系，防止信息外泄及支持將來(lái)可能采取的法律責(zé)任追究措施。

3. 技術(shù)保護(hù)方式評(píng)估

由于大多數(shù)技術(shù)方案涉及的技術(shù)點(diǎn)不止一個(gè)，所以商業(yè)秘密+專(zhuān)利的綜合保護(hù)方式相對(duì)較好。在這種情況下，就需要技術(shù)人員、管理人員和法律專(zhuān)業(yè)人員緊密配合，在采取保密措施前認(rèn)真評(píng)估分析采用專(zhuān)利和商業(yè)秘密的優(yōu)劣勢(shì)，選擇恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)方式。

4. 維權(quán)措施

商業(yè)秘密一旦被泄露，則既無(wú)法繼續(xù)用商業(yè)秘密方式保護(hù)，也無(wú)法再申請(qǐng)專(zhuān)利，對(duì)客戶(hù)造成的損失是巨大的，只能通過(guò)有效的訴訟策略積極維權(quán)以減少損失并追究侵權(quán)人的法律責(zé)任。專(zhuān)利被侵犯后專(zhuān)利仍然有效，但還是需要分析制定恰當(dāng)策略，以最大限度保護(hù)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

總而言之，企業(yè)的核心技術(shù)方案是企業(yè)的重要資產(chǎn)，需要對(duì)其認(rèn)真分析并以最恰當(dāng)?shù)姆煞绞奖Ｗo(hù)，以最大限度地降低可能的法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)客戶(hù)的權(quán)益。

來(lái)源：拾柴科技成果轉(zhuǎn)化

編輯：IPRdaily 彭瑩

30位頂尖投資人，50個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目，10萬(wàn)人矚目的又一場(chǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)界重大賽事

【知識(shí)產(chǎn)權(quán)人必用】最權(quán)威、最專(zhuān)業(yè)、最常用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)官方網(wǎng)站大全

《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》（2016官方正式版）6.29發(fā)布

【獨(dú)家】中國(guó)企業(yè)專(zhuān)利評(píng)估現(xiàn)狀調(diào)查

國(guó)泰君安證券：下一個(gè)風(fēng)口，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)市場(chǎng)
專(zhuān)利代理人就不能有夢(mèng)想嗎？