專利許可合同主要條款的起草與審核

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專利許可合同主要條款的起草與審核

摘要

專利許可合同是涉知識產權合同中，條款內容最為復雜、專業(yè)性要求最高的一類合同。由于專利許可合同存在著合同履行期限較長、合同標的數(shù)額較大等特點，對于專利許可的雙方當事人而言，起草或審核一份權利義務關系約束明確、合同內容考慮周全的專利許可合同，是專利許可談判中最為重要的一項工作。本文主要對專利許可合同的主要條款進行厘清，并就在起草或審核各主要條款時需要注意的問題進行說明。

一、定義條款

實踐中，大部分的專利許可合同首先會對合同中出現(xiàn)的主要術語進行定義，其目的就是對這些術語的具體含義進行清楚界定，以避免合同雙方當事人在簽訂及后續(xù)履行合同的過程中出現(xiàn)理解上的分歧。專利許可合同中的特定術語，可能會因雙方當事人所使用的語言文字、所在國法律等不同而產生理解上的分歧，雙方當事人因此可能會花費大量的時間和金錢甚至是通過訴訟手段來爭議這些術語的具體含義，因此，需要將這些術語的具體含義界定清楚。

關于在專利許可合同中需要對哪些術語進行定義，界定標準主要還是看其是否容易引起雙方當事人產生理解上的分歧。一般而言，需要對以下條款進行定義。

保密信息：專利許可談判存在著歷時長——少則幾個月多則數(shù)年，參與人員眾多——可能會涉及專利、法務、研發(fā)、財務、產品等業(yè)務部門的人員，交流信息廣泛——可能會涉及許可費標準、許可費優(yōu)惠政策、產品生產或銷售數(shù)據(jù)、公司財務報表等特點，這些均使得在專利許可談判過程中而披露的雙方當事人的商業(yè)信息容易被泄露，而這些信息一經(jīng)泄露將會對信息持有人產生致命影響。比如，專利許可人為了吸引第一個被許可人簽約而給予其的特別優(yōu)惠許可價格，這一優(yōu)惠許可價格一旦泄露給其他潛在被許可人，將會對許可人的后續(xù)許可談判及其許可戰(zhàn)略的正常實施造成重大影響。因此，在專利許可合同中，雙方應當就在許可談判過程中所披露的何種信息為保密信息進行明確定義。

關聯(lián)公司：專利許可合同的被許可人有可能是企業(yè)集團，而簽訂專利許可合同的可能只是這個企業(yè)集團中的一個法人，被許可人簽訂專利許可合同的目的可能希望的是不僅簽約法人能夠獲得專利許可，其他集團內的非簽約法人亦能夠獲得專利許可，那么，此種情況下就有必要在合同中對關聯(lián)公司進行定義。實踐中，經(jīng)常會使用“控制”“被控制”“共同被控制”等術語來定義關聯(lián)公司，其具體的使用場景可歸納為：如果簽約法人是集團母公司，那么，關聯(lián)公司的定義就需要將其下的集團子公司包括在內，此時可使用“控制”或具有類似含義的術語；如果簽約法人是集團內的一家子公司，那么，關聯(lián)公司的定義就需要將其母公司以及其他兄弟公司包括在內，此時可使用“被控制”和“共同被控制”或具有類似含義的術語。實踐中，很少會使用“共同控制”或具有類似含義的術語來定義關聯(lián)公司，這是因為從法律角度講，一家公司只有擁有另一家公司50%以上股份或者表決權的時候，才能稱之為該公司“控制”了該另一家公司，即不應存在“共同控制”的情況。此外，一些大的企業(yè)集團，其公司治理結構并不限于“母子公司”這樣的二層結構，其子公司之下還有子公司，即還存在著“孫子公司”的情況，針對這種三層或更多層公司治理結構的企業(yè)集團，在定義關聯(lián)公司的時候，就需要考慮合理使用“直接/間接控制”“直接/間接被控制”“直接/間接共同被控制”等術語。對于專利許可人而言，由于其主要合同義務是將其專利許可給被許可人進行使用，其可能并不希望將此合同義務也一并施加給其關聯(lián)公司，因此，在定義關聯(lián)公司的時候，許可人可以在合同中約定關聯(lián)公司的定義僅適用于被許可人或者做出其他限制性的約定。

被許可產品：關于被許可方可以使用被許可專利的產品的范圍。實踐中，專利許可人通常會通過被許可方的品牌來限定被許可產品，并在簽訂合同之時要求被許可方提供其產品的品牌清單，同時允許被許可人在許可合同有效期內更新其產品品牌清單，凡是在許可人認可的品牌清單下的產品均被視為被許可產品，可以依約使用被許可的專利。這種以品牌來限定被許可產品的做法對于被許可人自己生產產品并貼上自有品牌的情形不會有什么問題，但是，實踐中卻經(jīng)常會發(fā)生產品品牌持有人與產品生產商相分離的情形，具體包括：被許可人擁有被許可的品牌，但是產品確是由第三方制造商生產的；被許可人制造產品后并不貼自己被許可的品牌而是轉賣給其他第三方品牌廠商，并由該品牌廠商貼上其自有品牌后進行銷售，即第三方貼標。前一種情況又具體可包括兩種情形：一種是OEM，另一種則是ODM。所謂OEM就是俗稱的定點加工，即被許可人并不直接生產產品而是負責產品設計、開發(fā)和銷售，具體的加工則是通過合同訂購的方式委托同類產品的其他廠家生產，之后將所訂產品進行買斷并貼上被許可品牌進行銷售；所謂ODM是指其他第三方設計出產品后被被許可人看中，要求貼上被許可人的品牌來進行生產和銷售。針對上述OEM、ODM以及第三方貼標的產品是否屬于被許可產品，專利許可合同應該予以明確約定。本文傾向認為，對于貼有被許可人品牌的OEM以及ODM產品可以直接被定義為被許可產品，而對于第三方貼標產品則不便于將其定義為被許可產品，這也是與通過被許可方的品牌來限定被許可產品的實踐做法是相吻合的。

實踐中，專利許可合同除了對以上術語進行特別定義以外，通常還會對“品牌”“生效日”“銷售”“轉讓”“許可地域”等術語進行定義，本文在此將不再贅述。

二、專利許可類型

專利許可類型一般包括：獨占實施許可、排他實施許可、普通實施許可以及交叉許可。嚴格來講，交叉許可并非是一種相對獨立的專利許可方式，其實質仍是獨占實施許可、排他實施許可、普通實施許可中的一種，只不過作為許可合同的每一方當事人在是許可人的同時又是被許可人。

專利許可合同的雙方當事人應該在合同中就許可類型進行明確約定。一般而言，許可人更希望許可出去的是普通實施許可，因為普通實施許可的潛在被許可人較多，可期待的綜合許可收益更大，同時，通過廣泛招集潛在被許可人的加盟，還可以達到擴大技術同盟軍的效果，進而增大被許可技術在同類技術市場上的競爭優(yōu)勢；而對于被許可人而言，其可能更希望獲得的是獨占實施許可或者排他實施許可，這兩種許可方式能夠使被許可人直接獲得競爭優(yōu)勢，并且可能會給其創(chuàng)造更多的價值，但是，與此同時，被許可人則需要支付更高的許可費。[1]此外，專利許可人可以考慮將許可類型與地理區(qū)域、行業(yè)類型、銷售渠道、時間周期等因素結合起來，授權被許可人在某一特定的地理區(qū)域、特定的行業(yè)、特定的銷售渠道以及特定的時間范圍內享有獨占實施許可、排他實施許可或者普通實施許可，從而可以最大化地實現(xiàn)其專利價值。

三、專利許可權能

發(fā)明專利權和實用新型專利權的權能包括：制造權、使用權、許諾銷售權、銷售權、進口權；而外觀設計專利權的權能則包括：制造權、許諾銷售權、銷售權、進口權。專利權人可以根據(jù)自己的許可策略以及被許可人的許可需求、業(yè)務經(jīng)營范圍等情況，在許可合同中就被許可人可享有的具體權能進行明確約定。雖然表面上看上述的各項權能之間是相互獨立的，被許可人只能享有專利權人明確授予的某一項或某幾項權能，無權享有其他未明確授予的權能，但是，司法實踐表明情況可能并非如此，專利權人在授予某一項權能的時候，可能也同時將其他權能一并授予了出去。一般而言，如無特別約定，授予被許可人享有“銷售權”，可能會暗含被許可人同時享有“許諾銷售權” 和“使用權”；對于方法發(fā)明專利權而言，授予被許可人享有“使用權”，可能會暗含被許可人同時享有“制造權”，也就是說，專利許可中會存在著默示許可的情況，因此，專利權人在對被許可人授予特定的權能時，需要對可能存在的默示許可情況有一定的預見能力。

此外，在專利許可中尤其需要注意“專利權用盡原則”。在過去的一些專利許可實踐中，專利權人往往將專利權授權給特定產品供應鏈中的一個實體，但同時保留了起訴供應鏈中其他實體的權利。而相關的一些案例表明，這種保留權利往往是無效的，如果授權給產業(yè)鏈中的一個實體，就應該授權給供應鏈中被許可方的下游實體。[1]

四、專利許可標的

專利許可的許可標的指的是通常所說的“專利包”或“專利組合”。一般而言，單個專利或者有限的幾個專利，并不能夠形成必要的專利壁壘，無法對潛在被許可人形成吸引力，因此，專利權人往往會針對某一特定的技術領域形成一個特定的包，將與該特定技術領域相關的內外圍專利、基礎專利、衍生專利進行捆綁打包，為了使專利包能夠形成一個內閉的專利鏈，有時專利權人還需要從其他第三方手中購買專利鏈中所缺少的一件或者幾件必要專利，從而增大其專利包的價值。

有經(jīng)驗的專利權人在整合專利包之前，還會對其將要進行許可的技術領域的產業(yè)鏈進行調查，從而分析出其潛在的被許可人，并將潛在的被許可人進行分類，針對不同類的被許可人形成不同的專利包，并制定和實行不同的許可策略。例如，專利權人許可的技術領域是移動通信技術，而在這一技術領域中至少可以劃分出三類潛在的被許可人，分別是：移動通信終端廠商、基站廠商以及移動通信運營商，針對移動通信終端廠商，專利權人可以將與移動通信接收端技術整合成一個專利包，而針對基站廠商，專利權人可以將與移動通信發(fā)射端技術整合成另一個專利包。這樣做的目的在于，專利權人針對上下游廠商中的某一層面廠商的許可，并不會必然導致其他層面的廠商也自然獲得許可，也就是并不必然導致專利權用盡，從而可最大化實現(xiàn)其專利價值。

五、專利許可費用

專利許可費用條款是專利許可合同中最為重要的條款，專利權人對外進行許可的主要目的可能就是獲得許可費收益，許可費條款是其目的的最直接體現(xiàn)。專利許可費用的支付方式一般包括兩種，一種是一次性付費；另一種則是根據(jù)實際生產或銷售情況的持續(xù)付費。

一次性付費方式需要被許可人能夠一次性地將許可費結清，這對被許可人的資金支付能力要求比較高，但是，該種方式對被許可人也有有利的一面，體現(xiàn)在：被許可人無需定期對其生產或銷售情況向許可人進行報告，同時，也減少了因提交專利使用情況報告而帶來的額外開支以及因許可人入場進行生產或銷售情況審計而對其生產經(jīng)營活動所帶來的不利影響。但是，一般只有在小規(guī)模的專利許可項目中，或者是一次性付費方式相對于根據(jù)實際生產或銷售情況的持續(xù)付費方式明顯更經(jīng)濟的許可項目中才會采用一次性付費，實踐中發(fā)生更多的則是根據(jù)實際生產或銷售情況的持續(xù)付費。

根據(jù)實際生產或銷售情況的持續(xù)付費方式又存在兩種類型，其一是被許可人周期性地（通常是按季度）向許可人報告專利使用情況，并根據(jù)產品的實際生產或銷售情況以銷售額的一定比例或者固定許可單價向許可人支付許可費，必要時，許可人會委派專業(yè)的會計審計機構入場進行審計，即滑動持續(xù)付費；另一種則是許可人與被許可人約定，被許可人按照某一確定的生產或銷售數(shù)量以銷售額的一定比例或者固定許可單價周期性地（通常是按季度）向許可人支付許可費，即固定持續(xù)付續(xù)；一般情況下，許可人和被許可人會以許可合同簽訂之前被許可人某一特定時期（通常是許可合同簽訂之前的前一個會計年）實際發(fā)生的生產或銷售數(shù)量為準，被許可人只需要在許可合同有效期內（比較常見的是3年或者5年）按照這一生產或銷售數(shù)量向許可人支付許可費即可。這種方式避免了后續(xù)的專利使用情況報告以及會計審計工作，對于許可人和被許可人都比較有利。實踐中，如果被許可人的生產或銷售情況存在逐漸向好的預期時，被許可人往往喜歡選擇這種方式，同時，許可人也傾向于以這種方式吸引被許可人盡快與其達成許可合同。

關于專利許可費率，許多專利權人尤其是國外專利權人認為向被許可人收取產品銷售價格的2%或者3%甚至是5%的許可費是合理的；也有國外專利權人固執(zhí)地以向其他國外被許可廠商同樣的許可費單價向國內廠商收取許可費，不管按照哪種方式向中國國內廠商進行許可收費，對于中國的產品制造商而言，這個許可費可能已經(jīng)達到甚至超過了其產品的利潤額，比如對于中國的彩電廠商，其產品的市場售價只相當于國外廠商的一半或者多一些，售價幾千元的智能電視，其利潤只有幾十元，若收費3%或者5%甚至是2%的許可費，都已經(jīng)超過了其產品利潤。實踐中，也出現(xiàn)過許多由于許可人出價太高，遠遠超過被許可人的承受能力，而導致許可談判破裂的情況。因此，許可人在制訂許可費率的時候，需要獲得許可產品的銷售價格以及成本數(shù)據(jù)，從而決定其邊際利潤；預測如果被許可人單獨進行產品開發(fā)，可能需要投入的時間、人力和資金等成本；如果發(fā)生訴訟被許可方可能支出的侵權賠償金，但是專利許可費又不同于侵權賠償金，因為經(jīng)過實際協(xié)商而達成的許可費體現(xiàn)了由于專利有效性和侵權問題的不確定性而產生的一定的折扣；[2]此外，許可人還需要考慮被許可人是否還存在向其他許可人支付許可費的可能，并根據(jù)這些調查情況，制訂合理的許可費率。

六、專利許可使用情況報告及會計審計

如果專利許可合同約定許可費的支付方式是根據(jù)實際生產或銷售情況的持續(xù)付費，那么，許可方就有必要在許可合同中加入要求被許可方按時提交專利使用情況報告并允許許可人委派專業(yè)會計審計機構進駐被許可方場地對專利使用情況進行會計審計工作的條款內容；雙方需要在許可合同中明確約定，被許可方提交專利使用情況報告的時間、內容及方式；許可人對被許可人使用專利情況進行會計審計的時間、方式、場所、執(zhí)行機構等；還需要約定對專利使用情況報告進行會計審計的標準，如果審計結果與被許可人出具的專利使用情況報告不符合，還需要約定在審計不符合標準的情況下的處理方式。一般而言，被許可人提交專利使用情況報告以及許可人進行會計審計工作按季度進行為佳，具體時間，可以考慮安排在被許可人整理完季度財務報表之后。

七、分許可

專利許可合同需要就被許可人是否享有分許可的權利做出明確約定。在大部分的專利許可合同中都會規(guī)定，在未經(jīng)許可人書面同意的情況下，被許可人不得將其許可再次轉許可給其他第三人或者在合同中直接約定被許可人不享有分許可的權利。這是因為，對于許可人而言，其對專利許可項目需要有一個統(tǒng)一的戰(zhàn)略部署，其將專利許可給誰、如何進行許可、收取多少許可費、許可戰(zhàn)略如何分步實施等，都需要進行統(tǒng)一的統(tǒng)籌和安排。如果允許被許可人享有分許可的權利，那么，就有可能會打亂許可人的統(tǒng)一戰(zhàn)略部署，并且有可能會對其他許可項目產生不良影響。如果授權許可為排他性許可且合同并沒有提及分許可，合同有時可能會被解釋為暗含了對分許可的授權。[2]

如果許可人允許被許可人享有分許可的權利，那么，許可協(xié)議中就需要明確：被許可人可行使分許可權的具體范圍，包括分許可權能、分許可地域范圍、分許可時間、分許可渠道等；被許可人在簽訂分許可合同前，是否需要獲得許可人的確認；對于被許可人通過分許可而收取的許可收益，許可人是否有權進行分享，如何進行分享；許可人與被許可人之間的許可合同終止、解除或者到期后，分許可合同的效力應該如何認定。

八、后續(xù)改進技術

專利許可合同簽訂后，許可方與被許可方都有可能對許可的專利技術作出改進，從而形成新的改進技術。對于何為改進，技術改進一方可能傾向于用比較寬泛的標準來定義，而另一方則可能正好相反，因此，專利許可合同應該就后續(xù)的改進技術進行明確定義。同時，在簽訂專利許可合同時，還需要考慮：如果該改進技術是由許可方做出的，那么，針對該改進技術，被許可人是否可依許可合同自動獲得許可并無需支付額外的許可費用，如果不能，那么，在許可合同中是否可針對該后續(xù)改進技術的許可費標準進行規(guī)定；如果該改進技術是由被許可方做出的，那么，許可方是否有必要通過許可合同提前獲得該后續(xù)改進技術的所有權或者使用權，從而可以將該改進技術充實到其專利包中，進而增加其專利包的價值。

九、侵權責任

在簽訂專利許可合同之后，可能存在著被許可方因為實施許可方的專利而遭受第三方專利權人起訴的情況，或者存在著未經(jīng)專利許可人授權的第三方擅自使用許可人專利的情況；對于前一種情況，第三方專利權人的起訴行為直接對被許可人依專利許可合同實施專利的行為進行了挑戰(zhàn)，給被許可人的生產經(jīng)營活動造成了直接影響；而后一種情況，未經(jīng)授權的第三方擅自使用許可人專利的行為雖然沒有給被許可人造成直接影響，但是間接變相抬高了合法授權之被許可人的產品成本價格、并可能會對被許可人的產品市場份額造成沖擊，進而影響被許可人的市場競爭能力。對于專利被許可人而言，在與許可人簽訂專利許可合同時，應就這兩種情況下，雙方當事人的權利義務進行明確約定。

由于許可人的專利可能是其他第三方專利權人已有專利的衍生專利，也有可能由于專利審查存在問題從而導致許可人的專利被重復授權，存在著雖然被許可人實施的是許可人的專利但仍然侵犯了其他第三方專利權人所擁有專利的情形。對于這種情況，許可合同應該就應對第三方專利訴訟的主體、訴訟費用承擔、敗訴時侵權損害賠償責任的承擔以及敗訴是否對許可合同的效力產生影響等做出明確規(guī)定。但是這種情況應當僅以許可人的專利是第三方專利權人的專利的衍生專利或者與第三方專利權人的專利的保護范圍構成實質相同為限。

實踐中發(fā)生更多的是第二種情形，即未經(jīng)專利許可人授權的第三方擅自使用許可人專利的情況，由于這種情形對許可人和被許可人的利益都產生了不利影響，因此，需要在專利許可合同中就雙方在針對該第三人的專利訴訟中的權利義務進行明確約定。關于在此種情況下，許可人與被許可人誰擁有針對該第三人的起訴權，不同的許可方式其結果也是不一樣的。

《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條第二款規(guī)定，“在發(fā)生注冊商標專用權被侵害時，獨占使用許可合同的被許可人可以向人民法院提起訴訟；排他使用許可合同的被許可人可以和商標注冊人共同起訴，也可以在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權，可以提起訴訟”，雖然現(xiàn)在尚不存在針對專利權的上述司法解釋，但在實際司法實踐中，則是參考上述司法解釋來執(zhí)行的。這也就是說，對于許可人而言，如果其是以獨占使用許可方式進行許可的，那么，其在以這種方式進行許可的同時還把在發(fā)生專利侵權糾紛時對侵權人的起訴權也讓渡給了被許可人。當獨占使用許可被許可人發(fā)現(xiàn)他人侵犯專利權時，其可以不再經(jīng)過專利權人的同意，而直接以獨占使用許可被許可人的身份直接提起訴訟。此外，排他使用許可合同的被許可人可以和專利權人共同起訴，也可以在專利權人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經(jīng)專利權人明確授權后，也可以提起訴訟。因此，專利許可合同的雙方當事人需要就針對未授權第三人的起訴權做出明確規(guī)定，同時，還應就訴訟費用承擔、從第三方獲得的侵權損害賠償金的利益分配做出明確約定。

十、違約責任

被許可人在履行專利許可合同時，可能會存在著未按合同約定支付許可費或者未按合同規(guī)定的數(shù)量生產或銷售產品等違約行為，針對被許可人的此類違約行為，許可人可以在合同中設置違約條款，要求被許可人停止生產或銷售產品，支付一定數(shù)額的違約金，并且亦可規(guī)定許可人此種情況下享有終止合同的權利；對于被許可人而言，此類違約行為的發(fā)生可能并非其有意為之，如果因此而需要停止生產或銷售產品，對其可能會造成難以彌補的損失，比如，對于與第三方簽訂的產品銷售合同無法按時完成交貨、對于已經(jīng)生產出來的庫存商品無法進行銷售等，因此，被許可人在合同談判過程中，可以向許可方爭取一個違約通知期，要求許可人在此種情況下應當向被許可人進行通知，并允許被許可人進行補救，只有被許可人在通知期限內未采取任何補救行為的情況下，許可方才可以行使終止合同等權利。

雖然實踐中的專利許可合同的合同條款可能多達數(shù)十項，但其主要內容都體現(xiàn)在了本文所述及的這十項條款中，如果在起草或者審核專利許可合同時，能夠將上述十項條款的內容規(guī)定清楚、明確，那么，就會明顯降低整個專利許可合同的合同風險，并能夠確保合同的質量。（作者系南京大學法學博士，中國知識產權研究會網(wǎng)絡分會委員、秘書處執(zhí)行副主任）

參考文獻：

[1]瑪莎?萊斯曼?卡茲.在知識產權許可磋商中代表許可方和被許可方：尋找共同點//埃里克?亞當斯.知識產權許可策略[M].北京：知識產權出版社，2014：38.

[2]EF Sherry,DJ Teece.Royalties, evolving patent rights, and the value of innovation[J].Research Policy,2004, 33(2):179-191.

[1]Quanta Computer Inc. v. LG Elecs.Inc..553 U.S. 617 (2008).

[2]Ozyagcilar v. Davis, 701F.2d 306 (4th Cir. 1983).

來源：中國發(fā)明與專利

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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