哪些專利申請可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的「在先申請」呢？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdily.cn）

作者：姚澤鑫深圳中一專利商標(biāo)事務(wù)所專利代理人

原標(biāo)題：對可作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請的評析

專利優(yōu)先權(quán)是指專利申請人就其發(fā)明創(chuàng)造第一次在某國提出專利申請后，在法定期限內(nèi)，又就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請的，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，其在后申請以第一次專利申請的日期作為其申請日，專利申請人依法享有的這種權(quán)利，就是優(yōu)先權(quán)。

優(yōu)先權(quán)制度給申請人帶來了不少的便利，例如，對于某一發(fā)明，若申請人想要在多個國家獲得專利保護(hù)，則可以通過要求優(yōu)先權(quán)的方式在多個國家獲得專利保護(hù)，而無需同時在這些國家提出申請。此外，優(yōu)先權(quán)制度還可以為申請人達(dá)到如下好處：

1、節(jié)約開支。在符合單一性要求的條件下，申請人可以通過要求本國優(yōu)先權(quán)，將若干在先申請合并在一份在后申請中，從而減少以后繳納的專利年費，達(dá)到節(jié)約開支的目的。

2、申請人可以在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)實現(xiàn)發(fā)明和實用新型專利申請的互相轉(zhuǎn)換。

3、由于根據(jù)中華人民共和國專利法第四十二條的規(guī)定，專利保護(hù)期的日期從申請日起算，而非從優(yōu)先權(quán)日起算。因此，申請人可以利用優(yōu)先權(quán)制度延長專利保護(hù)期限，例如，對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?，申請人可以在首次申請后，在?yōu)先權(quán)期限將屆滿前，重新提出一個與首次申請完全一致的申請，要求首次申請的優(yōu)先權(quán)，從而起到將該專利的專利權(quán)保護(hù)期限延長一年的作用。

那么，究竟哪些專利申請可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請呢？

依據(jù)中華人民共和國專利法第二十九條的規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議獲知共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有外國優(yōu)先權(quán)。申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有本國優(yōu)先權(quán)。

從中華人民共和國專利法第二十九條的上述規(guī)定知悉，在規(guī)定的優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，無論是外國優(yōu)先權(quán)還是本國優(yōu)先權(quán)，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請都需要滿足“同一申請人”、“相同主題”以及“第一次”這三個必要條件，其中：

“同一申請人”是指作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請人必須為同一個。

“相同主題”是指要求優(yōu)先權(quán)的在后申請與被要求優(yōu)先權(quán)的在先申請屬于相同主題。對于如何判斷在后申請與在先申請是否屬于“相同主題”，筆者認(rèn)為可借鑒新穎性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，即，將在先申請作為對比文件，用它來判斷在后申請的各項權(quán)利要求是否具有新穎性，如果判斷的結(jié)果為在后申請的某項或者某幾項權(quán)利要求不具有新穎性，則可以判定在后申請的這幾項權(quán)利要求與該在先申請屬于“相同主題”，在后申請的這幾項權(quán)利要求能夠享受該在先申請的優(yōu)先權(quán)。

“第一次”指的是作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請必須是第一次提出的專利申請，這也解釋了為什么分案申請不能作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，因為分案申請是在母案的申請日之后從母案中分離出來的，因此，分案申請已經(jīng)不符合“第一次申請”這一條件，事實上，分案申請已經(jīng)享受了母案的優(yōu)先權(quán)。然而，值得注意的是，這里的“第一次”并非是絕對的，舉例說明，假設(shè)申請人T向?qū)＠痔峤涣藢＠暾圓（專利申請A為第一次申請），在專利申請A未公開以及未遺留任何權(quán)利問題的情況下，專利申請A由于某些原因被放棄、被撤回或者被駁回了，之后申請人T又向?qū)＠痔峤涣伺c專利申請A具有相同主題的專利申請B，并且專利申請A沒有作為優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，則在這種情況下，雖然專利申請B是在專利申請A之后才提出，專利申請B仍可被視為是第一次申請。

在理解了作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請應(yīng)該的幾個必要條件之后，筆者針對以下幾點疑問進(jìn)一步進(jìn)行探討：

a、滿足上述三個必要條件的首次專利申請S被駁回之后，在后申請是否還能在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)？

有一種觀點認(rèn)為，由于專利申請S已經(jīng)被駁回，故專利申請S應(yīng)該視為未提出過，即被駁回的專利申請S自始不存在，因此，在后申請也不能要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)。然而，筆者認(rèn)為，視為未提出所指的應(yīng)該是未被專利局受理的申請，雖然專利申請S被駁回，但是專利申請S始終是被受理申請，其具備申請日以及申請?zhí)?，因此，即使專利申請S已經(jīng)被駁回，申請人仍然可以在規(guī)定的優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，提交在后申請并要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)，只是，由于專利申請S已經(jīng)被駁回，因此，要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)的在后申請也極有可能因為與專利申請S相同的駁回理由而被駁回。

b、滿足上述三個必要條件的首次專利申請S被撤回或者視為撤回之后，在后申請是否還能在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)？

針對疑問b，筆者認(rèn)為需要考慮專利申請S是在何時被撤回或者視為撤回，如果專利申請S是在被專利局受理之后被撤回或者視為撤回的，則即使專利申請S已經(jīng)被撤回或者視為撤回，也不影響專利申請S作為正規(guī)的申請產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)的效力，申請人仍然可以在規(guī)定的優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，提交在后申請并要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)。而如果專利申請S是在被專利局受理之前就被撤回或者視為撤回，那么，專利申請S應(yīng)該視為未提出，其不能作為正規(guī)的申請產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)的效力，因此，申請人就不能將專利申請S作為優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

c、滿足上述三個必要條件的首次專利申請S被授權(quán)之后，在后申請是否還能在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)？

由于極少數(shù)的發(fā)明專利能夠在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，即在申請日起12個月內(nèi)被授予專利權(quán)，因此，疑問c多出現(xiàn)在專利申請S為實用新型或外觀專利的情況。

由于專利申請S被授權(quán)，若在后申請在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)，則該在后申請將再次被授權(quán)，這違背了專利法規(guī)定的禁止重復(fù)授權(quán)原則，因此，專利申請S被授權(quán)之后，在后申請應(yīng)該不得再要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)。

然而，專利法規(guī)定：發(fā)明專利申請經(jīng)過專利局初步審查、實質(zhì)審查均未發(fā)現(xiàn)駁回理由的，實用新型或外觀設(shè)計專利申請經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，專利局將發(fā)出“授予專利權(quán)通知書”和“辦理登記手續(xù)通知書”，通知申請人辦理登記手續(xù)。申請人按期辦理登記手續(xù)的，專利局將授予專利權(quán)、頒發(fā)專利證書（含授予專利權(quán)決定），并同時予以公告；專利權(quán)自公告之日起生效；期滿未辦理登記手續(xù)的，視為放棄取得專利權(quán)的權(quán)利。從專利法規(guī)定可以看出，即使申請人收到專利局針對專利申請S的“授予專利權(quán)通知書”，只要申請人未辦理登記手續(xù)，專利申請S仍然處于未授權(quán)狀態(tài)，此時，申請人仍可以提交在后申請要求專利申請S的優(yōu)先權(quán)。

通過上述評述，筆者得出如下結(jié)論：

1、對于發(fā)明專利或者實用新型專利，在后申請必須在在先申請?zhí)岢鲋掌鹗€月內(nèi)提出，對于外觀設(shè)計專利，在后申請必須在在先申請?zhí)岢鲋掌鹆鶄€月內(nèi)提出，且外觀設(shè)計專利只能享有外國優(yōu)先權(quán)，不能享有本國優(yōu)先權(quán)。

2、可作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請與在后申請的申請人必須相同。

3、可作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請必須是首次申請，或者是符合如下條件的在后申請：與該在后申請具有相同主題的在先申請未公開以及未遺留任何權(quán)利問題，并且在該在后申請?zhí)岢鲋耙呀?jīng)被放棄、被撤回或者被駁回；該在先申請并未被要求優(yōu)先權(quán)，即未作為優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

4、可作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請必須能夠?qū)е略诤笊暾埖哪稠棛?quán)利要求或者某幾項權(quán)利要求不具備新穎性。

5、在提出在后申請之前，在先申請必須處于未授權(quán)狀態(tài)。

6、只要專利申請已經(jīng)受理，且該專利申請滿足符合上面1~5點，則無論該專利申請是否已經(jīng)被駁回、被撤回或者被視為撤回，都可作為正規(guī)的申請享有優(yōu)先權(quán)的效力。