「互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)」的海外專利申請策略

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作者：馬小菊   騰訊科技（深圳）有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

原標(biāo)題：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的海外專利申請策略

目前，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展朝氣蓬勃。BAT三巨頭中，騰訊和阿里的市值均超過4000億美元，百度也超過800億美元，這三家企業(yè)在全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中市值排在前十位。其他的多家企業(yè)，如京東、YY、陌陌、聚美優(yōu)品、途牛等均在美國上市。

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用中國龐大的人口基數(shù)和對本國文化的深刻理解，將企業(yè)經(jīng)營得風(fēng)生水起。然而在走出國門這一選擇上，他們不得不認(rèn)真衡量，小心謹(jǐn)慎。國外尤其是發(fā)達(dá)國家嚴(yán)密的知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則為國內(nèi)企業(yè)設(shè)立了難以逾越的門檻。以專利為例，我國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在海外的專利積累很少，在專利的主戰(zhàn)場美國，獲得的專利授權(quán)數(shù)量不多。在這種情況下，如何預(yù)防風(fēng)險，如何應(yīng)對極有可能發(fā)生的專利訴訟成為企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部門的頭等大事。不同的企業(yè)有不同的解決辦法，但快速增加自身的專利申請積累，快速獲得盡可能多的專利授權(quán)，是目前大部分企業(yè)的必選之路。

在兩個“快速”的目標(biāo)下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的海外專利申請策略，主要包括如下四個方面：

一、PCT申請為主

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品很難界定具體進(jìn)入了哪個國家，即便沒有特別多用戶的產(chǎn)品，即使只有中文版本，用戶也有可能遍布全球，一旦遇上專利侵權(quán)糾紛，也很難脫離關(guān)系。為了更好的保護(hù)自己，制衡競爭對手，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的專利布局需要更多更廣泛。

PCT申請相較巴黎公約申請有很多優(yōu)勢，在操作上更簡單更方便，能夠更經(jīng)濟的進(jìn)入全球多個國家。更重要的是，相比于12個月優(yōu)先權(quán)的巴黎公約申請，PCT申請有30個月的考慮期，這個考慮期對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說非常重要。一方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，也許不到30個月，產(chǎn)品已經(jīng)銷聲匿跡；另一方面，發(fā)明人的有些想法非常超前，在當(dāng)前階段看不到商業(yè)前景，不確定是否要申請進(jìn)入國外國家，但在一段時間后，這種想法能夠付諸實施，創(chuàng)造出新的優(yōu)秀產(chǎn)品。這30個月的考慮期給申請人足夠的時間進(jìn)行決策，讓申請人能夠根據(jù)市場情況和企業(yè)的商業(yè)策略進(jìn)行判斷，最后確定要進(jìn)入的國家。因此，在海外專利申請策略中，以PCT申請進(jìn)入國家階段為主。

二、引入英文PCT

絕大部分的中國企業(yè)，在申請PCT時，申請語言均為中文，這種操作最方便。但對于首次申請時，能確認(rèn)需要申請美國的案件，將美國專利申請的思維提前至PCT階段是很有必要的。用英文來提交PCT申請，除了語言形式與中文不同之外，在實質(zhì)內(nèi)容上，也更能契合美國申請的要求。

在有預(yù)算支撐的情況下，英文PCT可以選擇在技術(shù)和法律層面的經(jīng)驗都比較豐富的美國律師來撰寫。這些經(jīng)過企業(yè)精心挑選的美國律師在說明書實施例的擴展，技術(shù)方案的清楚完整，權(quán)利要求的布局，以及保護(hù)范圍的尺度方面都有比較深入的研究。在PCT階段即引入美國律師，會提高PCT申請的質(zhì)量，在經(jīng)過國際檢索單位的檢索后，得到正面的PCT檢索報告及書面意見的可能性比較大，有利于后續(xù)在國家階段申請中提出PCT-PPH進(jìn)行加快處理。在PCT申請質(zhì)量提高后，專利申請如果進(jìn)入各個國家階段，也能夠減少答復(fù)審查意見的次數(shù)，加快審查速度，并提高授權(quán)率。

三、PCT后快速進(jìn)入重點國家

如果有明確需要進(jìn)入的國家，PCT申請在獲得申請?zhí)柹暾埲盏刃畔⒑蠹纯煽焖龠M(jìn)入國家，以加快專利申請的積累。

對于早期采用英文形式申請的PCT，這種策略更有效，進(jìn)入國家的時間能更早，當(dāng)然，也能更快的處理后續(xù)操作。

四、采用PCT-PPH進(jìn)行加快處理

PCT‐PPH（專利審查高速路）是指當(dāng)申請人從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位（ISA/IPEA）收到正面的書面意見或國際初步審查報告（WO/IPER），指出其PCT申請中至少有一項權(quán)利要求具有可專利性，申請人可請求有關(guān)專利局對對應(yīng)國家/地區(qū)階段申請進(jìn)行加快審查。目前，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)和20個國家/地區(qū)的專利局簽署了PPH試點協(xié)議，包括各主要國家和地區(qū)，如美國、歐洲、日本和韓國。這些國家基本能滿足中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國外進(jìn)行專利加快的需求。

已經(jīng)提交的PCT申請，經(jīng)過國際檢索單位的檢索，會得到一份書面意見，可以利用正面的書面意見來提交主要國家申請的PCT-PPH加快請求。

對于采用英文形式提交PCT，并在PCT后快速進(jìn)入國家的申請，如果提交PCT-PPH加快，預(yù)期比常規(guī)申請的授權(quán)時間能提早30個月。

在實際研究中，發(fā)現(xiàn)部分申請在提交PCT-PPH請求后，3個月或更早時間內(nèi)就會獲得授權(quán)。如下是一個通過PCT-PPH進(jìn)行加快處理的例子，首次申請為中國申請，在優(yōu)先權(quán)日起10個月提出英文PCT申請，在12個月進(jìn)入美國，在15個月提出PCT-PPH請求，在優(yōu)先權(quán)日起18個月獲得授權(quán)。

在如上四個方面的基礎(chǔ)上，對于“三重”案件的緊急布局項目，即重要產(chǎn)品、重要技術(shù)領(lǐng)域的重要創(chuàng)新，可以直接由美國律師來撰寫新申請，直接采用英文PCT的形式來申請，在保證申請時間的前提下，提高專利申請的質(zhì)量，之后再進(jìn)入包括中國和美國在內(nèi)的各個國家。

當(dāng)然，這些原則需要結(jié)合各互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的實際情況，比如費用預(yù)算和規(guī)劃目標(biāo)，來進(jìn)行具體的安排。在相關(guān)條件都滿足的情況下，按照上述的四個方面來處理，能快速增加企業(yè)在海外的專利申請積累，快速獲得比較多數(shù)量的專利授權(quán)，并且擁有合適的授權(quán)范圍，是比較推薦的海外專利申請策略。

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作者：馬小菊   騰訊科技（深圳）有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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