「禁止反悔原則」對技術(shù)特征解釋的適用！

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作者：張博  蘭臺所知產(chǎn)團隊律師

原標題：禁止反悔原則對技術(shù)特征解釋的適用

所謂的禁止反悔原則，是專利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則，其含義是，專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、訴訟、再審程序）過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在專利侵權(quán)訴訟階段，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護范圍。

禁止反悔原則來源于民法中的誠實信用原則和公平原則，與民法的許諾禁反言規(guī)則相類似，是民法領(lǐng)域里的公平原則在專利領(lǐng)域中的具體運用。這是因為專利制度強調(diào)平衡專利權(quán)和社會公眾利益，既要保護專利權(quán)人的利益，又不限制社會公眾對技術(shù)合理、合法使用，不阻礙整個社會科學技術(shù)的發(fā)展。該原則限制專利保護范圍不合理擴張，其實質(zhì)在于防止專利權(quán)人采取“出爾反爾”的伎倆，先在專利授權(quán)階段對保護范圍進行限制，后又在侵權(quán)訴訟時“過河拆橋”，企圖恢復保護范圍，從而兩頭得利。

現(xiàn)有諸多研究強調(diào)禁止反悔原則與等同侵權(quán)的關(guān)系，卻在技術(shù)特征的解釋適用上，存在一些分歧。在此，筆者結(jié)合自身的實務(wù)經(jīng)驗，對這一問題進行探討。

禁止反悔原則對技術(shù)特征錯誤陳述的適用

禁止反悔的適用對象是權(quán)利人的陳述。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第十三條的規(guī)定：“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當認定該修改或者陳述未導致技術(shù)方案的放棄?！?br/>

問題在于，如果專利權(quán)人在確權(quán)階段的陳述存在錯誤，禁止反悔原則應(yīng)如何適用該錯誤的陳述？這就需要區(qū)分兩種情形，做不同的處理。

一種是專利權(quán)人對現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征理解錯誤，而審查機關(guān)予以了明確否認。對此，不應(yīng)將此錯誤理解納入到專利保護范圍中。比如，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（二）第十三條 權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當認定該修改或者陳述未導致技術(shù)方案的放棄。

當然，這種否認必須是明示的，而不能夠是以默示的形式。對此，曹某某等訴重慶力帆汽車銷售有限公司等侵犯發(fā)明專利一案中，二審法院認為，專利權(quán)人主張對授權(quán)和維持專利權(quán)有效起決定性作用的技術(shù)特征才適用禁止反悔，其意指對于專利申請人、專利權(quán)人的限縮性修改或者陳述沒有被授權(quán)確權(quán)行政機關(guān)所采納，即對專利權(quán)的授予或者維持專利權(quán)有效沒有產(chǎn)生實質(zhì)性作用，故不應(yīng)適用禁止反悔，不產(chǎn)生技術(shù)方案放棄的后果。“明確否定”應(yīng)當是指授權(quán)確權(quán)機構(gòu)以明示的方式明確作出“不予采信的”的否定性意思表示，而不能是推定其具有否定性的意思表示。[1]

另一種是審查機關(guān)并未否認對現(xiàn)有技術(shù)做作的錯誤理解，反而為此授予專利權(quán)的情形。那么，在侵權(quán)階段，適用禁止反悔原則時，應(yīng)如何理解該現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征呢？

對此，筆者認為，在侵權(quán)階段，由于專利權(quán)人放棄了該現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案，法院應(yīng)糾正現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征的解釋錯誤，或者也按專利權(quán)人的錯誤解釋來解釋現(xiàn)有技術(shù)。上述方式均可以將被控侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案解釋為與現(xiàn)有技術(shù)相同或等同的技術(shù)方案，排除出專利權(quán)保護范圍，從而防止現(xiàn)有技術(shù)不落入專利保護范圍，而被控侵權(quán)產(chǎn)品因與現(xiàn)有技術(shù)相等同，出現(xiàn)落入保護范圍的怪現(xiàn)象，進而違背禁止反悔的立法目的，造成專利權(quán)人“兩頭得利”。

禁止反悔原則對技術(shù)特征解釋的順位適用

對于權(quán)利要求的解釋，其目的就是為了確認專利的保護范圍，且基本上貫穿整專利的授權(quán)確權(quán)的各個階段。而權(quán)利要求的解釋在依據(jù)順位卻有很大差異。

權(quán)利要求進行解釋，在目前所具有兩種觀點，即語境論和時機論。

所謂時機論，是指對專利權(quán)利要求的解釋應(yīng)該嚴格把握解釋時機，以權(quán)利要求本身的含義不清楚或者沒有明確的唯一含義為前提，亦即當權(quán)利要求本身的文字含義清楚時，不能采用說明書和附圖等內(nèi)部證據(jù)對權(quán)利要求進行解釋，只有權(quán)利要求本身的含義不清楚、沒有明確含義時，才能運用權(quán)利要求書、說明書及附圖等對權(quán)利要求進行解釋。[2]

而語境論將理解、使用說明書中的定義置于權(quán)利要求解釋的第一順位，只有說明書中未做解釋且無法推導出唯一結(jié)論時，才會引入本領(lǐng)域通常的解釋。[3]比如，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，第二條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定專利法第五十九條第一款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容?！?br/>

問題在于，對權(quán)利要求技術(shù)特征的解釋，禁止反悔中權(quán)利人陳述應(yīng)適用何種順位？對此，同樣要區(qū)分兩種情形，具體而言：

一是確權(quán)階段中不存在禁止反悔情形，權(quán)利人陳述對技術(shù)特征的解釋可以被明確否定。比如，在精工愛普生與國家知識產(chǎn)權(quán)局復審委員會等發(fā)明專利無效行政糾紛案（墨盒案）中，對半導體存儲裝置與存儲裝置兩者是否是一回事的認定大相徑庭。權(quán)利人曾在審查過程中將半導體存儲裝置與存儲裝置解釋為相同的概念。最高院排除了權(quán)利人曾經(jīng)作出兩者是一回事的自認的事實，認為存儲裝置不等于半導體存儲裝置，存儲裝置是半導體存儲裝置的上位概念。如前所述，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（二）第十三條也規(guī)定了明確否認的情形。

二是在侵權(quán)階段，由于存在禁止反悔，權(quán)利人陳述就處于優(yōu)先適用的地位。比如，北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南》第十三條規(guī)定“解釋權(quán)利要求，可以使用專利說明書及附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案以及生效法律文書所記載的內(nèi)容。以上述方法仍不能明確權(quán)利要求含義的，可以結(jié)合工具書、教科書等公知文獻及所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員的通常理解進行解釋?！?br/>

從該條來看，專利審查檔案只是作為“內(nèi)部證據(jù)”優(yōu)先于公知常識和本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解。然而，由于禁止反悔原則強調(diào)專利權(quán)人的“自我劃界”，應(yīng)處于最優(yōu)先適用的地位，一旦存在放棄現(xiàn)有技術(shù)情形，則不應(yīng)再放入專利權(quán)保護范圍之內(nèi)。

綜上所述，我們可以得出結(jié)論，如果專利權(quán)人在確權(quán)階段的陳述存在錯誤，在禁止反悔原則的適用上，應(yīng)分兩種情況，即專利權(quán)人對現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征理解錯誤，而審查機關(guān)予以了明確否認的情形，和審查機關(guān)并未明確否認對現(xiàn)有技術(shù)做作的錯誤理解，反而為此授予專利權(quán)的情形。并且，禁止反悔中權(quán)利人陳述應(yīng)適用的順位，也應(yīng)做以區(qū)分，即區(qū)分確權(quán)階段中不存在禁止反悔原則的適用這一情形，以及在侵權(quán)階段，由于存在禁止反悔原則的適用空間，權(quán)利人陳述處于優(yōu)先適用的地位的情形。

注釋：

[1]曹某某等訴重慶力帆汽車銷售有限公司等侵發(fā)明專利一案，江蘇高院二審民事判決，（2016）蘇民終161號

[2]劉慶輝：《專利授權(quán)程序中的權(quán)利要求解釋》，知產(chǎn)力維信公眾號

[3]劉俊清：《權(quán)利要求語境論解釋方法對專利保護邊界的影響》，蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團隊公眾號http://mp.weixin.qq.com/s/87zq-wzHk6ss7pHnRDrFAg

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作者：張博  蘭臺所知產(chǎn)團隊律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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