《專利法》中三處類似術(shù)語的區(qū)別與適用

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作者：徐蘇明  付倩   專利代理人

原標(biāo)題：《專利法》中三處類似術(shù)語的區(qū)別與適用

《專利法》中有三處涉及“同樣”、“相同”的術(shù)語，分別是第九條（A9）中的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，第二十二條第二款（A22.2）中的“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”和第二十九條（A29）中的“相同主題”；三條相關(guān)規(guī)定雖然是分別針對(duì)重復(fù)授權(quán)、新穎性與優(yōu)先權(quán)三個(gè)不同的問題，但是因?yàn)楸硎錾嫌行╊愃疲袝r(shí)候確實(shí)不好區(qū)分。筆者基于三者的當(dāng)前及歷史定義對(duì)其進(jìn)行了研究。

我國(guó)自1984年頒布第一部《專利法》以來，分別于1992年、2000年和2008年對(duì)其進(jìn)行了三次修正。與此同時(shí)，為了適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展，還于不同時(shí)間公布了配套的《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》，并分別進(jìn)行了數(shù)次修訂。

作為專利代理人幾乎每天都要與之打交道的三部專利法律法規(guī)，尤其是《專利法》，從2008年修正至今，已經(jīng)走過了十個(gè)年頭。眾所周知，法律在制定過程中，每一字一句通常都是需要經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)推敲的，《專利法》也不例外。筆者在不斷學(xué)習(xí)《專利法》的過程中，發(fā)現(xiàn)三處在表達(dá)上比較類似，但背后的含義卻不盡相同的術(shù)語，在此和大家做一個(gè)分享。

《專利法》中有三處涉及“同樣”、“相同”的術(shù)語，分別是第九條（A9）中的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，第二十二條第二款（A22.2）中的“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”和第二十九條（A29）中的“相同主題”。

其中，《專利法》第九條為：

同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

兩個(gè)以上的申請(qǐng)人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，專利權(quán)授予最先申請(qǐng)的人。

《專利法》第二十二條第二款為：

新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中。

《專利法》第二十九條為：

申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

可以看到，上述三條相關(guān)規(guī)定雖然是分別針對(duì)重復(fù)授權(quán)、新穎性與優(yōu)先權(quán)三個(gè)不同的問題，但是因?yàn)楸硎錾嫌行╊愃疲袝r(shí)候確實(shí)不好區(qū)分。筆者基于三者的當(dāng)前及歷史定義對(duì)其進(jìn)行了研究。

關(guān)于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”

《專利審查指南》中第167頁(yè)有關(guān)《專利法》第九條中對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理的解釋為：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請(qǐng)（專利）中存在的保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求。判斷原則中規(guī)定：兩件專利申請(qǐng)或?qū)＠f明書的內(nèi)容相同，但其權(quán)利要求保護(hù)范圍不同的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為所要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造不同。

因此，在實(shí)際適用中，應(yīng)該是通過對(duì)比當(dāng)前專利申請(qǐng)的權(quán)利要求書與在先申請(qǐng)（專利）的權(quán)利要求書，以進(jìn)行是否重復(fù)授權(quán)的判斷。如果二者權(quán)利要求不相同，則不構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

關(guān)于“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”

《專利審查指南》中第156至157頁(yè)有關(guān)新穎性的審查原則、審查基準(zhǔn)中規(guī)定：被審查的專利申請(qǐng)與對(duì)比文件的相關(guān)內(nèi)容相比，如果其技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案、預(yù)期效果實(shí)質(zhì)上相同，則認(rèn)為兩者為同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型。專利申請(qǐng)與對(duì)比文件單獨(dú)對(duì)比，如果屬于同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型，申請(qǐng)則缺乏新穎性。

需要指出的是，由于“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”和“相同主題”的專利申請(qǐng)是存在一定程度定義重合的，過往很多人也是當(dāng)成同一個(gè)概念在使用。確實(shí)，在2001年版的《審查指南》中，對(duì)二者的定義也是幾乎相同的。但需要注意的是，判斷新穎性還有上下位概念和數(shù)值范圍重合等考量因素，而判斷優(yōu)先權(quán)則是沒有這些因素的。所以在2006年版的《專利審查指南》中將“……相同”的表述修改為了“……實(shí)質(zhì)上相同”的表述，以示區(qū)別，并將這一表述沿用至今。

因此，在實(shí)際適用中，需要通過對(duì)比當(dāng)前專利申請(qǐng)的權(quán)利要求書和對(duì)比文件的全文的技術(shù)內(nèi)容是否實(shí)質(zhì)上相同，以判斷對(duì)比文件是否可以構(gòu)成用于評(píng)價(jià)當(dāng)前專利申請(qǐng)新穎性的抵觸申請(qǐng)。其中需要考量的因素還包括：是否可以直接地、毫無疑義地確定技術(shù)內(nèi)容，是否具有上下位概念的采用，是否采用慣用手段的直接置換，以及是否有數(shù)值范圍重合等情況。

關(guān)于“相同主題”

《專利審查指南》中第162頁(yè)有關(guān)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定中對(duì)相同主題申請(qǐng)的定義為：《專利法》第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案、預(yù)期效果相同的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?。但?yīng)注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。

通過上述對(duì)“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”與“相同主題”間區(qū)別的介紹，可以看到，用于判斷優(yōu)先權(quán)的“相同主題”的標(biāo)準(zhǔn)相較更容易一些。

因此，在實(shí)際適用中，可通過對(duì)比在后申請(qǐng)的權(quán)利要求書與在先申請(qǐng)的說明書全文來判斷在后申請(qǐng)是否可以享有優(yōu)先權(quán)。

最后，通過下表進(jìn)行對(duì)上述三處術(shù)語的總結(jié)。

可見，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”、“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”和“相同主題”三個(gè)概念并不完全相同，具體適用時(shí)雖然都要考慮技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果四個(gè)方面，但審查的角度、基準(zhǔn)不盡相同，不能簡(jiǎn)單地將三者看成是一個(gè)意思。

相信大家在準(zhǔn)確理解了上述三處術(shù)語的相應(yīng)區(qū)別及適用后，在進(jìn)行客戶咨詢、撰寫申請(qǐng)文件及答復(fù)審查意見時(shí)，都能更準(zhǔn)確地拿捏相關(guān)法條。

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作者：徐蘇明  付倩   專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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