專利侵權(quán)抗辯之“抵觸申請”

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作者：李智  卜小軍律師  北京市立方（廣州）律師事務(wù)所
原標題：專利侵權(quán)抗辯之“抵觸申請”

現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計抗辯在專利侵權(quán)訴訟中是被控侵權(quán)方最常打的一張牌，一份高質(zhì)量的現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計對于案件的走向往往起著至關(guān)重要的作用，檢索之路長漫漫，好不容易找到一篇與被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案幾乎相同的專利文件，興奮不已！但一看公開日晚于涉案專利的申請日，明顯不是現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計的文件，悲痛欲絕！回頭再看申請日期是早于涉案專利申請日期，構(gòu)成了抵觸申請，頓時看到了希望！但想要做好抵觸申請抗辯并不簡單，筆者在經(jīng)辦過的專利侵權(quán)訴訟中多次遇到抵觸申請抗辯的情況，形成了些許經(jīng)驗和認識，經(jīng)研究整理形成此文，以供探討交流。

一、抵觸申請抗辯概述

抵觸申請是指同樣的發(fā)明/實用新型/外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件。[1]我國現(xiàn)有法律并未對抵觸申請抗辯進行明確規(guī)定，但是在司法實踐中，最高院、上海高院、江蘇高院、北京高院等法院均認可抵觸申請可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定予以處理。

2010年4月28日，最高人民法院在全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作座談會上明確，被訴侵權(quán)人以實施抵觸申請中的技術(shù)方案主張其不構(gòu)成專利侵權(quán)的，可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查判斷標準予以評判。

2010 年，江蘇省高院發(fā)布的《侵犯專利權(quán)糾紛案件審理指南》第五部分第 5.1.6項規(guī)定：被控侵權(quán)人以已經(jīng)公開的專利抵觸申請主張不侵權(quán)抗辯的, 人民法院可以參照適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定。2011年，上海市高院的《專利侵權(quán)糾紛審理指引》第14、19條規(guī)定，被訴侵權(quán)人以實施的技術(shù)或外觀設(shè)計是抵觸申請中公開的技術(shù)方案或外觀設(shè)計主張不構(gòu)成專利侵權(quán)的，可以類推適用現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計抗辯。2013年，北京市高院的《專利侵權(quán)判定指南》第127條規(guī)定，抵觸申請不能作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的理由。但是，被訴侵權(quán)人主張其實施的是屬于抵觸申請的專利的，可以參照該指南第125條關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定予以處理。[2]

2013年12月，最高人民法院在 (2013)民提字第225號民事判決中支持了被訴侵權(quán)人的抵觸申請抗辯主張；2015年12月，最高人民法院在（2015）民申字第188號民事裁定中，對抵觸申請抗辯的審查判斷標準進行了具體論述。

由此可見，司法實踐中已普遍接受抵觸申請抗辯可類推適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的觀點，但是在實踐應(yīng)用過程中仍需重視、區(qū)分抵觸申請抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯的差異性。

二、構(gòu)成抵觸申請的認定

（一）法律適用

《專利法》（2000年修正）第二十二條第二款有關(guān)“抵觸申請”的規(guī)定，表述為“同樣的發(fā)明或者實用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中?！?《專利法》（2008年修正）將該條修正為“任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中?！?/p>

因此，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二十二條的規(guī)定，對于被訴侵權(quán)人主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯，人民法院應(yīng)當(dāng)依照專利申請日時施行的專利法界定現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計。針對申請日（優(yōu)先權(quán)日）在2009年10月1日（2008年修正的專利法實施時間）之前的專利，適用《專利法》（2000年修正）， “抵觸申請”排除了“申請人自身在涉案專利申請日以前就同樣的發(fā)明或者實用新型向國務(wù)院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日后以后公布的專利申請文件中”的情形。 例如，A公司想要使用其自身申請的專利作為抵觸申請抗辯的證據(jù)，如果該專利的申請日為2009年9月30日，則抵觸申請抗辯不成立，如果該專利的申請日為2009年10月1日，則該專利可以作為抵觸申請專利文件進行對比。

（二）時間要件

抵觸申請抗辯成立時間要件可以簡單地用A＜X≤B表述，具體解釋為：抵觸申請專利申請日（優(yōu)先權(quán)日）A早于涉案專利申請日（優(yōu)先權(quán)日）X，但不包括兩件專利申請日相同的情況，即：A＜X；抵觸申請專利的公開日B晚于涉案專利申請日（優(yōu)先權(quán)日）X，包括抵觸申請專利公開日B與涉案專利申請日X相同的情況,即：X≤B。

在判定發(fā)明和實用新型類專利的時間要件是否成立時，如果抵觸申請或涉案專利著錄項目中記載了優(yōu)先權(quán)信息的，應(yīng)當(dāng)注意專利的優(yōu)先權(quán)日可作為其申請日的情況，進而能影響到引用專利是否構(gòu)成抵觸申請。根據(jù)《專利法實施細則》第十一條的規(guī)定，除專利法第二十八條（郵戳日/收件日）和第四十二條（專利權(quán)期限）規(guī)定的情形外，專利法所稱申請日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日。根據(jù)《專利法實施細則》第三十二條的規(guī)定，申請人在一件專利申請中，可以要求一項或者多項優(yōu)先權(quán)；要求多項優(yōu)先權(quán)的，該申請的優(yōu)先權(quán)期限從最早的優(yōu)先權(quán)日起計算。

此外，在優(yōu)先權(quán)審查過程中還存在多項優(yōu)先權(quán)、部分優(yōu)先權(quán)的情況。例如[3]：

例1：一件中國在后申請中記載了多個技術(shù)方案。例如，記載了A、B和C三個方案，它們分別在三件中國首次申請中記載過，則該中國在后申請可以要求多項優(yōu)先權(quán)，即A、B、C分別以其中國首次申請的申請日為優(yōu)先權(quán)日a、b、c。

例2：一件中國在后申請中記載了技術(shù)方案A和實施例A1、A2、A3，其中只有A1 在中國首次申請中記載過，則該中國在后申請中A1 可以享有本國優(yōu)先權(quán)，其余則不能享有本國優(yōu)先權(quán)。

例3：一件中國在后申請中記載了技術(shù)方案A和實施例A1、A2。技術(shù)方案A和實施例A1 已經(jīng)記載在中國首次申請中，則在后申請中技術(shù)方案A和實施例A1 可以享有本國優(yōu)先權(quán)，實施例A2 則不能享有本國優(yōu)先權(quán)。

在這種情況下，應(yīng)先明確具體案件中權(quán)利人請求保護的專利權(quán)保護范圍技術(shù)特征（或與之相應(yīng)的抵觸申請文件中的技術(shù)特征），其次判斷這些技術(shù)特征形成的技術(shù)方案是否與優(yōu)先權(quán)數(shù)據(jù)屬于相同主題的發(fā)明或者實用新型，進而確定該專利就本案而言是否可以享有優(yōu)先權(quán)，在此基礎(chǔ)上才能對優(yōu)先權(quán)日作為申請日作出準確的認定。一般主張優(yōu)先權(quán)的一方有應(yīng)當(dāng)承擔(dān)該專利就享有優(yōu)先權(quán)的舉證責(zé)任。

（三）地域要件

專利權(quán)本身就擁有地域性的特點，而抵觸申請亦是針對“向國務(wù)院專利行政部門提出過申請”的專利文件，也就是抵觸申請僅限于向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請的專利文件，原則上并不適用于中國大陸領(lǐng)域外（境外）的專利文件。

在司法實踐中也存在突破上述原則的情形，例如深圳市中級人民法院（2012）深中法知民初字第607號案，本案判決認為“在專利侵權(quán)訴訟中，現(xiàn)有技術(shù)（或設(shè)計）可以作為專利不侵權(quán)抗辯的法定事由，而抵觸申請可以參照現(xiàn)有技術(shù)（或設(shè)計）作為專利不侵權(quán)抗辯的事由，涉外在先專利申請可以進一步比照抵觸申請，作為專利不侵權(quán)抗辯的事由。”但這種司法創(chuàng)新的嘗試存在不少爭議，并未得到普遍認可。

三、抵觸申請抗辯成立的認定

在專利侵權(quán)訴訟中，法院通常是將被控侵權(quán)技術(shù)/設(shè)計與一份抵觸申請的專利技術(shù)/設(shè)計或現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計進行對比評判。抵觸申請抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯密切相關(guān)，抵觸申請抗辯的對比可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯進行處理，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》【法釋〔2009〕21號】第十四條對現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計抗辯的規(guī)定：“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于《專利法》第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。 被訴侵權(quán)設(shè)計與一個現(xiàn)有設(shè)計相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定被訴侵權(quán)人實施的設(shè)計屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有設(shè)計?！?br/>

抵觸申請抗辯相比現(xiàn)有技術(shù)抗辯又有其獨特之處。現(xiàn)有技術(shù)抗辯的理論基礎(chǔ)在于，涉案專利技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)不具有可專利性，該現(xiàn)有技術(shù)是可以用于評價新穎性和創(chuàng)造性，與之對應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)抗辯的認定標準為“相同或者無實質(zhì)性差異”。但抵觸申請不屬于現(xiàn)有技術(shù)，其理論基礎(chǔ)僅在于抵觸申請可以破壞涉案專利技術(shù)方案的新穎性，與之相對應(yīng)的抵觸申請抗辯的認定標準應(yīng)當(dāng)比現(xiàn)有技術(shù)抗辯的認定標準更加嚴格，是應(yīng)與“可以用于評價新穎性”相對應(yīng)的認定標準，即 “同樣的發(fā)明/實用新型/外觀設(shè)計”。

（一）同樣發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶Ρ日J定

發(fā)明或者實用新型的抵觸申請的對比認定應(yīng)對比涉案專利技術(shù)方案與抵觸申請技術(shù)方案在其技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果上是否實質(zhì)相同。此外在對比時應(yīng)采用單獨對比原則，將發(fā)明或者實用新型專利申請的各項權(quán)利要求分別與抵觸申請技術(shù)內(nèi)容單獨地進行比較，不得將其與抵觸申請的組合，或者與一份抵觸申請文件中的多項技術(shù)方案的組合進行對比。只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項技術(shù)特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才可以認定抵觸申請抗辯成立。[4]

在抵觸申請抗辯中同樣發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶Ρ扰袛嘀械膸追N常見情形：

1、具體(下位)與一般(上位)。被控侵權(quán)技術(shù)與抵觸申請專利技術(shù)相比，其區(qū)別僅在于被控侵權(quán)技術(shù)采用一般(上位) 的技術(shù)方案，而抵觸申請專利技術(shù)公開的是具體(下位) 技術(shù)方案，則抵觸申請能夠破壞的被控侵權(quán)技術(shù)新穎性，此時抵觸申請抗辯成立。但在實踐過程中，被控侵權(quán)技術(shù)常常采用的是具體(下位) 方案技術(shù)特征，抵觸申請專利技術(shù)通常公開的是一般(上位) 的技術(shù)方案，此時抵觸申請抗辯不能成立。例如，被控侵權(quán)技術(shù)是“用鐵鑄造而成”，而抵觸申請專利技術(shù)是“用金屬鑄造而成”，此時抵觸申請并未具體公開“鐵”這一具體的技術(shù)特征，無法破壞被控侵權(quán)技術(shù)的新穎性，此時抵觸申請抗辯不能成立。

2、數(shù)值范圍。如果被控侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征為某一數(shù)值范圍，而抵觸申請專利技術(shù)公開的是該范圍中的一個具體數(shù)值，或者公開的數(shù)值范圍與被控侵權(quán)技術(shù)方案的范圍部分重疊或有一個共同的端點，或者公開的數(shù)值范圍在被控侵權(quán)技術(shù)方案范圍內(nèi)并且沒有共同短點，在這三種情況下，抵觸申請可以破壞被控侵權(quán)技術(shù)方案的新穎性，抵觸申請抗辯成立。同樣在實踐過程中，被控侵權(quán)技術(shù)常常是確定的某一個數(shù)值，而抵觸申請公開的是包含該數(shù)值的數(shù)值范圍，此時抵觸申請不能破壞被訴侵權(quán)產(chǎn)品的新穎性，此時抵觸申請抗辯不能成立。

3、慣用手段的直接置換。如果被控侵權(quán)技術(shù)與抵觸申請專利技術(shù)相比，其區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，被控侵權(quán)技術(shù)不具備新穎性，抵觸申請抗辯成立。例如，抵觸申請文件公開了采用“螺釘固定”，被控侵權(quán)技術(shù)采用的是“螺栓固定”，這屬于本領(lǐng)域慣用手段的直接置換。

4、抵觸申請能否與公知常識結(jié)合。通常情況下，抵觸申請與公知常識的結(jié)合進行抗辯屬于創(chuàng)造性所規(guī)范的情形，依照先行法律不應(yīng)認定該抗辯成立。在最高人民法院（2015）民申字第188號駁回再審申請案中法院審理認為，博生公司有關(guān)將在先申請專利與公知常識結(jié)合后進行抵觸申請抗辯的主張，缺乏法律依據(jù)，其抵觸申請抗辯不能成立。

（二）同樣外觀設(shè)計的對比認定

外觀設(shè)計抵觸申請的對比認定應(yīng)當(dāng)以抵觸申請設(shè)計所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù)。與涉案專利要求保護的產(chǎn)品的外觀設(shè)計進行比較時，判斷抵觸申請設(shè)計中是否包含有與涉案專利相同或者實質(zhì)相同的外觀設(shè)計。例如，抵觸申請設(shè)計所公告的專利文件含有使用狀態(tài)參考圖，即使該使用狀態(tài)參考圖中包含有不要求保護的外觀設(shè)計，也可以將其與涉案專利進行比較，判斷是否為相同或者實質(zhì)相同的外觀設(shè)計。[5]

四、結(jié)語

抵觸申請抗辯雖未經(jīng)法律明確規(guī)定，但根據(jù)其理論基礎(chǔ)，目前司法實踐中已經(jīng)在參照現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計進行處理，并有了不少的創(chuàng)新性突破，著實起到了保護創(chuàng)新、節(jié)約司法資源的作用。不可否認，抵觸申請抗辯的爭議仍然存在，包括“發(fā)明/實用新型專利與外觀專利設(shè)計能否互為抵觸申請”、“其他地域的專利文件能否作為我國專利的抵觸申請進行抗辯”、“能否與公知常識結(jié)合”等問題，然而通過司法實踐的不斷探索，抵觸申請抗辯途徑必然會有更多更好的應(yīng)用，成為我國專利保護體系中特殊而重要的一環(huán)。

注釋：
[1]參照《專利法》第22條第2款、第23條第1款以及《專利審查指南》（2017年修正）第二部分第三章2.2、第四部分第五章5中的相關(guān)規(guī)定
[2]參見：杜微科、傅蕾，《抵觸申請抗辯及其制度完善》，《知識產(chǎn)權(quán)》，2016年第11期。
[3]案例參照《專利審查指南》（2017年修正）第二部分第三章4.2“本國優(yōu)先權(quán)”。
[4]參照《專利審查指南》（2017年修正）第二部分第三章3.1
[5]參照《專利審查指南》（2017年修正）第四部分第五章5

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李智  卜小軍律師  北京市立方（廣州）律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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