超出描述產(chǎn)品特點的必要而使用他人注冊商標構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達公司商標侵權(quán)案

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作者：許艷北京康瑞律師事務所

原標題：超出描述產(chǎn)品特點的必要而使用他人注冊商標構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達公司商標侵權(quán)案

薩塔公司是一家擁有110多年歷史的噴涂設備生產(chǎn)的德國企業(yè)，憑著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，在世界范圍內(nèi)噴涂設備行業(yè)享有良好的聲譽。薩塔公司在噴槍產(chǎn)品使用公司的主商標“SATA”“薩塔”時，還根據(jù)實際使用和宣傳的需要，結(jié)合產(chǎn)品的特性，通過簡寫、加以圖形設計及色彩運用等，創(chuàng)造性地設計了一套產(chǎn)品識別標識，這些標識與主商標的使用在產(chǎn)品包裝和宣傳冊中，形成了特有的產(chǎn)品視覺識別體系。薩塔公司非常注重知識產(chǎn)權(quán)的保護，考慮到這些標識經(jīng)過使用起到了識別作用，與薩塔公司建立了對應聯(lián)系，因此在使用了較長時間后對部分標識申請注冊為商標，建立了完善的商標保護體系。本文介紹的即是薩塔公司就這些標識維權(quán)的案件。

早在2016年，落款為浙江奧利達的公司發(fā)送宣傳推廣郵件稱，其將在2016年北京國際汽保展展出最新款噴槍產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不僅在外觀、包裝和型號上與SATA產(chǎn)品極為近似，并且在性能上與SATA產(chǎn)品也十分相似。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，正如其在郵件里所述，浙江奧利達公司在2016年北京國際汽保展上展出并銷售外觀、包裝、型號和性能與SATA產(chǎn)品極為近似的產(chǎn)品，還通過其官網(wǎng)、淘寶和阿里巴巴宣傳和銷售這些產(chǎn)品。針對浙江奧利達公司的行為，薩塔公司于2017年分別提出了商標侵權(quán)、不正當競爭和專利侵權(quán)訴訟，并獲得全勝，本文僅針對商標侵權(quán)案件詳細介紹如下。

浙江奧利達公司在其產(chǎn)品包裝上并未使用薩塔公司的主商標“SATA”“薩塔”，但在包裝的顏色和設計上極度摹仿薩塔公司，特別是在包裝上使用了與薩塔公司完全相同的小圖標（如下圖2左上角紅色圈出部分）、超出描述產(chǎn)品特點的必要而使用他人注冊商標構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達公司商標侵權(quán)案和“WSB”標識。由于薩塔公司對這些小圖標中的和標識獲得了商標專用權(quán)，針對浙江奧利達公司使用與其相同的標識的行為委托康瑞律所向北京市東城區(qū)法院提起了商標侵權(quán)訴訟。

超出描述產(chǎn)品特點的必要而使用他人注冊商標構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達公司商標侵權(quán)案

在訴訟中，被告奧利達公司抗辯稱，被控侵權(quán)的標識在噴槍產(chǎn)品領域具有固有含義，不能起到區(qū)分商品來源的作用，而是描述性使用，不構(gòu)成侵權(quán)。和圖案分別為木匠用的刨子及齒輪，含義分別為“木匠”和“工業(yè)”，代表噴槍產(chǎn)品的適用對象為木料及工業(yè)領域。超出描述產(chǎn)品特點的必要而使用他人注冊商標構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達公司商標侵權(quán)案中的“CCS”，取自英文“color code system”的單詞首字母縮寫，中文含義為顏色編號系統(tǒng)，將其搭配四種不同的顏色色塊組成整體圖案，表示其屬于顏色辨別系統(tǒng)，是用于噴槍行業(yè)對噴槍漆料和色彩作描述性說明?！癢SB”，取自“water solvent based”單詞首字母縮寫，中文含義為適用水性漆，用于描述噴槍類型屬于水溶性噴槍。被告對其上述解釋僅提交了原告薩塔公司的宣傳冊，未提交任何行業(yè)內(nèi)第三方主體使用形式或行業(yè)規(guī)范規(guī)定予以證明。

針對奧利達的不侵權(quán)抗辯，薩塔公司認為原告的權(quán)利商標為注冊商標，且標識本身無含義，僅從原告的商標本身，如CCS、WSB及圖形商標來看，是無法推知其與具體含義、或與噴槍有何聯(lián)系的。原告根據(jù)宣傳和使用的需要，結(jié)合產(chǎn)品的特性，賦予其特定含義，通過藝術化設計及色彩運用等，獨創(chuàng)性地設計了一套產(chǎn)品識別標識，一直使用在產(chǎn)品包裝和宣傳冊中，通過大量、長時間的持續(xù)使用，成為了識別原告產(chǎn)品包裝的一部分，實際起到了區(qū)別產(chǎn)品來源的功能。該系列標識目前在噴槍行業(yè)內(nèi)只有原告在使用，市場同行業(yè)中沒有其他任何第三方在使用，更沒有成為行業(yè)內(nèi)通用的描述性標識。對于一個產(chǎn)品各項功能的描述，很難是完全相同，一模一樣的；而被告是在文字介紹功能之外，使用了與原告完全相同的圖形及字母組合，并非出于描述產(chǎn)品的需要，屬于商標侵權(quán)。

經(jīng)審理，一審法院認為，被控侵權(quán)標識超出描述產(chǎn)品特點的必要而使用他人注冊商標構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達公司商標侵權(quán)案和系具有一定設計并非簡單寫實的圖形，其表示形式抽象，并未直接、具體地表示噴槍產(chǎn)品的用途及適用對象等特點，且使用上述標識并非是為了描述產(chǎn)品特點所必要。超出描述產(chǎn)品特點的必要而使用他人注冊商標構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達公司商標侵權(quán)案系圖文組合標識，“CCS”文字與圖形的結(jié)合，使得該標識整體具有較強的顯著性?，F(xiàn)有證據(jù)不足以證明“CCS”文字作為噴涂行業(yè)中“顏色編號系統(tǒng)”的英文翻譯“color code system”的單詞首字母縮寫、“WSB”作為噴涂行業(yè)中“適用水性漆”的英文翻譯“water solvent based”單詞首字母縮寫，不足以證明已為相關公眾所認知，并成為噴涂行業(yè)的通用技術術語或標識；另外，上述兩標識未直接表示噴槍產(chǎn)品的特點，亦非為描述產(chǎn)品特點所必要。故被告的不侵權(quán)抗辯意見缺乏依據(jù)，不予采納。被告使用的上述四個標識與原告的注冊商標在圖形的構(gòu)圖、設計或文字的字形、讀音上相同，使用在噴槍產(chǎn)品上，侵犯了原告的注冊商標專用權(quán)。法院判決其立即停止侵權(quán)行為，并賠償原告經(jīng)濟損失50萬元及合理支出14萬元。

目前，奧利達公司不服，提起上訴，該案處于二審審理中。

從本案的一審判決可見，一個企業(yè)除了主營品牌，在商業(yè)活動中，輔助使用一些其他的商業(yè)標識用于產(chǎn)品包裝或宣傳，構(gòu)成了整體的識別體系，在特定情形下可受到法律相應的保護。盡管這些標識較之于主商標，顯著性稍弱，但并非僅僅描述產(chǎn)品的功能，一般是經(jīng)藝術化處理，兼具實用與美化的作用。這些標識與產(chǎn)品功能不具有固定、唯一的對應性。因此，他人使用這些標識超出了描述產(chǎn)品特征的必要性。然而，不可否認，如果這些標識被首次使用者賦予了實用性部分，當他人使用未能及時制止時，特別是普遍被同行業(yè)經(jīng)營者使用后，將會突顯其實用性而弱化了美觀性，將失去對標識享有的專有性。

這個案子給了企業(yè)如何保護除了主營品牌的其他商業(yè)標識一些啟示：將其注冊商標化，并積極維權(quán)，防止他人的普遍使用而降低顯著性，是保護這些商業(yè)標識的重要手段。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：許艷北京康瑞律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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