專利敲詐案塵埃未定，知產(chǎn)維權(quán)何去何從？（附判決書全文）

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作者：葉素爍 上海大邦律師事務(wù)所

原標(biāo)題：專利敲詐案塵埃未定，知產(chǎn)維權(quán)何去何從？

2019年9月30日，上海浦東新區(qū)法院對“專利權(quán)敲詐勒索第一案”作出判決，判決李興文、李興武敲詐勒索罪成立，李興文有期徒刑四年六個月、罰金五萬元；李興武有期徒刑二年、罰金二萬元。如今這一判決的作出，使得專利敲詐案塵埃未定，而知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)今后何去何從，仍值得我們深思。

2018年8月24日，上海浦東新區(qū)人民檢察院提起公訴，指控：李興文利用其經(jīng)營的科斗公司、本星公司等申請大量涉及多個技術(shù)領(lǐng)域的專利，未實際使用卻通過上網(wǎng)搜索等途徑尋找在生產(chǎn)經(jīng)營中使用與其相似專利的單位，向法院提起專利權(quán)糾紛訴訟，以訴訟影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、上市、融資等為要挾，與被訴方簽訂專利實施許可合同、和解協(xié)議等,迫使對方支付錢款，換取其撤訴或不再主張專利權(quán)，先后迫使4家被害單位與科斗公司等單位簽訂專利實施許可合同或和解協(xié)議，以專利實施許可費、補償款等名義向被害單位索取216.3萬元，實際得款116.3萬元。

上海浦東新區(qū)法院的一審判決李興文、李興武成立敲詐勒索罪。
 

一、被告人具體被指控的5起事實分解

1、2017年3月至7月間，被告人李興文獲悉掌閱公司正處于首次公開募股階段，遂以科斗公司名義，先后多次以掌閱公司侵害其專利權(quán)為由，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院、上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起民事訴訟。掌閱公司為避免影響首次公開募股進程，和科斗公司簽訂專利實施許可合同，以專利實施許可費名義支付科斗公司人民幣80萬元，后實際支付人民幣50元。

2、2017年7月底，被告人李興文虛構(gòu)科斗公司將擁有的第ZL201 010523269.X 號專利獨家許可給已由其實際控制的步島公司的知識產(chǎn)權(quán)許可合同，以步島公司名義，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴掌閱公司侵害該項專利權(quán)，并授意高楓以步島公司法定代表人身份至北京向證監(jiān)會實名舉報，披露已向掌閱公司提起專利權(quán)糾紛訴訟，另伙同被告人李興武以步島公司股東身份與掌閱公司談判。掌閱公司為避免影響首次公開募股進程，再次被迫和被告人李興文、李興武代表的步島公司簽訂糾紛解決協(xié)議，以和解費名義支付步島公司人民幣80萬元，后實際支付人民幣10萬元。

3、2017年10月，被告人李興文因獲悉廈門盈趣科技股份有限公司（簡稱盈趣公司）正處于在深圳股市主板上市進程中，遂以本星公司名義，先后以盈趣公司侵害其擁有的3 項實用新型專利權(quán)為由，向廈門市中級人民法院提起民事訴訟，并向證監(jiān)會舉報，披露巳向盈趣公司提起專利權(quán)糾紛訴訟，使盈趣公司被證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部要求核查。盈趣公司在不認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)的情況下，為避免影響上市進程，被迫和被告人李興文、孫倩倩代表的本星公司簽訂和解協(xié)議，以補償款名義支付人民幣 28.8萬元。

4、2015年至2017年，被告人李興文知曉杭州古北電子科技有限公司（簡稱古北公司）處于融資階段，以科斗公司名義，先后多次以古北公司侵害其多項專利權(quán)為由，向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起民事訴訟，并向京東、淘寶等網(wǎng)上購物平臺投訴，造成古北公司產(chǎn)品下架。古北公司在不認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)且申請獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會宣告涉訴專利權(quán)全部無效、科斗公司敗訴的情況下，為避免影響融資，被迫和科斗公司簽訂專利實施許可合同，以專利實施許可費名義支付人民幣 22.5 萬元。

5、2015 年至 2016 年，被告人李興文以科斗公司名義，起訴杭州鴻雁智能科技有限公司（簡稱鴻雁公司）侵害其多項專利權(quán)。鴻雁公司在不認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)的情況下，為避免高的訴訟成本，被迫和被告人李興文代表的科斗公司等 3 家單位簽訂專利實施許可合同，以專利實施許可費名義支付人民幣5萬元。

二、法院對于5起事實中的4起事實不構(gòu)成犯罪的理由

一審判決對上述1、3、4、5四起被指控的事實，均認(rèn)定不構(gòu)成犯罪。法院認(rèn)為，首先，在案證據(jù)只能認(rèn)定被告人李興文從四家單位取得的款項系專利許可費或補償款，無法準(zhǔn)確認(rèn)定被告人李興文主觀上具有非法占有目的。一審判決中繼續(xù)寫到，因為缺乏相應(yīng)證據(jù)表明被告人系通過抄襲、騙取、竊取等非法手段取得這些專利權(quán)，在專利訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)不能完全排除否認(rèn)的前提下，難以確認(rèn)行為人的行為系假借專利訴訟為名，行敲詐勒索之實。其次，也缺乏相應(yīng)的證據(jù)證實被告人李興文實施了威脅或要挾等行為，足以使被害人在恐懼、害怕心理下被追不情愿而處分財產(chǎn)。該案在案的證據(jù)只能認(rèn)定被告人李興文在認(rèn)為上述四家單位侵權(quán)的情況下，向?qū)Ψ教岢鲈V訟或者協(xié)商補償，不能因為被告人李興文提起訴訟或者協(xié)商的時間系相關(guān)單位處于準(zhǔn)備上市或者融資的敏感節(jié)點，就認(rèn)定李興文對涉案錢款具有非法占有目的。至此，法院都認(rèn)為只要專利權(quán)合法有效，即使專利權(quán)人在敏感節(jié)點（即便是擬上市期間）進行專利維權(quán)，依舊不構(gòu)成犯罪。

然而，法院在認(rèn)定第2起事實構(gòu)成敲詐勒索罪時的說理卻產(chǎn)生了較大的轉(zhuǎn)折。法院在論述該起事實的客觀行為時，認(rèn)為兩名被告人在被害單位即將上市交易的關(guān)鍵時期，通過制造虛假許可合同在法院提起訴訟，又以相關(guān)訴訟為依據(jù)提起舉報，層層加碼施壓，客觀上給被害單位造成某種程度上的心理壓力和恐懼，進而對被害單位實施勒索錢財?shù)男袨??？梢姡瑢τ诘?起事實，“即將上市交易的關(guān)鍵時期”似乎又成為了一個構(gòu)罪因素，判決邏輯還是前后矛盾，難以自圓其說。

三、對于法院認(rèn)定第2起事實構(gòu)成敲詐勒索罪的具體分析

一審法院將第2起事實定義為專利侵權(quán)“碰瓷”行為，并將該行為分成兩個階段，一是“碰瓷”階段，即被告人李興文在 2017 年 7、8 月間故意倒簽合同，虛構(gòu)將其公司名下的專利獨家許可給步島公司，制造步島公司具有該項專利獨占使用權(quán)的假象；二是取得財物階段，即兩名被告人惡意串通，選擇在被害單位即將上市交易的關(guān)鍵時間，故意更換訴訟主體，假借步島公司的名義向被害單位提出侵權(quán)訴訟，以起訴內(nèi)容作為向證監(jiān)會舉報的重要依據(jù)，給被害單位上市設(shè)置重重障礙，并借此與被害單位談判，對被害單位形成心理強制，進而非法取得財物。

筆者認(rèn)為“專利碰瓷”，不算專業(yè)術(shù)語，法院也未給出“專利碰瓷”定義。筆者以“專利碰瓷”檢索，僅檢索到寧波市諾曼電子科技有限公司與江北區(qū)楊柳副食店的專利侵權(quán)糾紛系列案件，且在該系列案件中，被告提出的“專利碰瓷”抗辯，法院在判決中寫道：“至于被告抗辯的原告之行為屬于專利碰瓷的抗辯意見，本院認(rèn)為，原告作為相關(guān)專利權(quán)利人，有權(quán)對他人侵犯其專利權(quán)的行為提起訴訟，原告的訴訟行為合法且理應(yīng)受到法律保護”，可見，在該系列案件中，法院并不認(rèn)為專利訴訟是一種“專利碰瓷”行為，更談不上違法犯罪了。如將專利訴訟定義為碰瓷，則在專利市場上，此類行為數(shù)不勝數(shù)，例如：高通、蘋果恩怨已久，高通一直被認(rèn)為是“碰瓷界”的佼佼者，在智臻訴蘋果案，也一度被認(rèn)為是小i機器人碰Siri的瓷，然而這些例子都是在民事范疇內(nèi)解決問題，從未越過雷池，踏進刑法的大門。這大概也是本案受到各界關(guān)注，被稱為“專利敲詐勒索第一案”的原因。

其次，倒簽合同并不當(dāng)然違法。法院認(rèn)為李興文虛構(gòu)了將其公司名下的專利獨家許可給步島公司，制造步島公司具有該項專利獨占使用權(quán)的假象，這種說法也是錯誤的。因為科斗公司作為專利權(quán)人，確實有權(quán)利許可步島公司獲得專利獨占許可，該專利許可的備案信息現(xiàn)在仍可以在專利事務(wù)數(shù)據(jù)官網(wǎng)上查詢到?！秾＠▽嵤┘?xì)則》第十四條規(guī)定，專利權(quán)人與他人訂立的專利實施許可合同，應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3個月內(nèi)向國務(wù)院專利行政部門備案?？梢?，不同于專利轉(zhuǎn)讓，登記并非專利許可的生效條件。對于上市公司而言，李興文對于步島公司的許可不能構(gòu)成任何強制，因為上市公司也獲得了相關(guān)專利的許可，而且許可在先。

其實，被害單位早就注意到了合同的瑕疵問題，根據(jù)判決書第16頁第（3）項證據(jù)顯示，在李興文與掌閱公司就第2起事件的談判中，被害單位代表即提到，被害單位認(rèn)為這個訴訟即便到了法院，被告人李興文一方根本不可能贏，而是科斗公司違約?？梢?，被害單位并沒有受被告人的倒簽行為要挾、脅迫，更沒有因此產(chǎn)生恐懼心理，其清楚地知道即便進行民事訴訟，掌閱公司也不會敗訴，而最終與被告人達成協(xié)議仍是由于考慮到公司即將上市，權(quán)衡利弊后的結(jié)果?？梢哉f，這一起事實與其他四起事實并無不同，而法院判決中因為倒簽合同這一瑕疵，判定被告人敲詐勒索罪成立，邏輯不能自洽。

另外，根據(jù)本案辯護人對于判決書第一時間的解讀，法院判決并沒有遵循刑事審判應(yīng)當(dāng)堅持的排除合理懷疑原則，即李興文第二次與掌閱談判，一方面是基于倒簽的在先獨占許可合同，另一方面還包括增加許可給掌閱的上游供應(yīng)商和下游銷售商（永樂（中國）電器銷售有限公司、維沃移動通信有限公司、廣東歐珀移動通信有限公司）的內(nèi)容。因此，最終達成協(xié)議的80萬元專利許可費（實得10萬），不單純是靠倒簽日期許可給掌閱，還包括對掌閱公司上游供應(yīng)商和下游銷售商進行專利許可的內(nèi)容。當(dāng)這兩種因素混合，無法區(qū)分，無法計算哪一部分是通過倒簽取得，哪一部分是李興文應(yīng)得合法收益時，應(yīng)作出對被告人有利的認(rèn)定，堅持疑罪從無。一審判決書對于這一部分事實予以忽略，恐怕真要被告人上訴才能有機會厘清了。

四、結(jié)語

近日華為訴傳音控股圖片侵權(quán)索賠2000萬，與本案相同的是，傳音控股也正處于上市期間，其收到訴狀的次日即上市，不同的是，本案中李興文已經(jīng)因?qū)＠S權(quán)被判定敲詐勒索罪，并處有期徒刑四年六個月。近年來，我國的市場主體知識產(chǎn)權(quán)保護意識不斷增強，國家知識產(chǎn)權(quán)保護力度也不斷加大。2018年以來，有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的一系列法律法規(guī)的頒布，如《關(guān)于專利等知識產(chǎn)權(quán)案件訴訟程序若干問題的決定》《最高人民法院關(guān)于審查知識產(chǎn)權(quán)糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規(guī)定》，都有意提升了知識產(chǎn)權(quán)的維權(quán)力度。如今這一判決的作出，使得專利敲詐案塵埃未定，而知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)今后何去何從，仍值得我們深思。

注：

【1】（2018）渝0112民初30583號，寧波市諾曼電子科技有限公司與江北區(qū)楊柳副食店侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛一審民事判決。

【2】斯偉江 袁洋 吳布達：《專利敲詐第一案判決解讀 （附起訴書、一審判決書、辯護詞全文）》，https://mp.weixin.qq.com/s/DM72ljI8GumJoYX8wP_GmA，2019年9月30日。

附：判決書全文

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：葉素爍 上海大邦律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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