最高院“一錘定音”為老字號(hào)IPO之旅“掃雷”——“德州扒雞”不是想用就能用

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作者：影子

原標(biāo)題：最高院“一錘定音”為老字號(hào)IPO之旅“掃雷”——“德州扒雞”不是想用就能用

在以扒雞聞名的德州市，有不少商家認(rèn)為“德州扒雞”屬于“約定俗成”的通用名稱，隨意使用，甚至“高仿”山東德州扒雞股份有限公司的產(chǎn)品包裝。近日，一場(chǎng)“德州扒雞”商標(biāo)侵權(quán)案由最高院“一錘定音”，將這種打著地域特產(chǎn)旗號(hào)對(duì)受保護(hù)商標(biāo)“拿來(lái)主義”的做法認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)違法行為。

雞肉，雖然是我們?nèi)粘Ｉ钪谐Ｒ?jiàn)的肉類食品，但筆者猜想你未必了解吃雞的學(xué)問(wèn)。據(jù)傳，符離集燒雞，德州扒雞、河南道口燒雞、錦州溝幫子熏雞并稱為“中國(guó)四大名雞”。這四大名雞你吃過(guò)哪幾種？

當(dāng)然，本文是正經(jīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)文，不是美食推薦。今天要聊的是德州扒雞。為啥要說(shuō)德州扒雞呢？因?yàn)樗鱿⒘?，德州扒雞將要IPO了。

今年6月，山東證監(jiān)局官網(wǎng)披露信息《山東德州扒雞股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市接受輔導(dǎo)公告》，山東德州扒雞股份有限公司（下稱“德州扒雞公司”）與國(guó)泰君安證券簽訂了上市輔導(dǎo)協(xié)議，并計(jì)劃在上海證券交易所主板上市，這意味著300多年歷史的德州扒雞正式開(kāi)啟了IPO之路。

最高院“一錘定音”為老字號(hào)IPO之旅“掃雷”——“德州扒雞”不是想用就能用

德州扒雞

不過(guò)，德州扒雞公司的IPO之路還任重道遠(yuǎn)。據(jù)了解，在以扒雞聞名的德州市，有不少商家認(rèn)為“德州扒雞”屬于“約定俗成”的通用名稱，隨意使用，甚至“高仿”山東德州扒雞股份有限公司的產(chǎn)品包裝。近日，一場(chǎng)“德州扒雞”商標(biāo)侵權(quán)案由最高院“一錘定音”，將這種打著地域特產(chǎn)旗號(hào)對(duì)受保護(hù)商標(biāo)“拿來(lái)主義”的做法認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)違法行為。

最高院“一錘定音”，“德州扒雞”商標(biāo)不是想用就能用！

2018年11月份，德州扒雞公司向山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院起訴山東省芳冠食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱芳冠公司）、章丘東方冷庫(kù)商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱東方冷庫(kù)公司）侵害第3892642號(hào)“德州扒雞”商標(biāo)權(quán)。德州扒雞公司發(fā)現(xiàn)芳冠公司在其多款產(chǎn)品上標(biāo)注“德州扒雞”字樣，而且芳冠公司自己的商標(biāo)標(biāo)注在商品左上角且字體明顯小于“德州扒雞”，認(rèn)為芳冠公司嚴(yán)重侵犯了德州扒雞公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

一審法院認(rèn)為第3892642號(hào)“德州扒雞”文字商標(biāo)合法有效，德州扒雞公司作為涉案商標(biāo)專用權(quán)人，其合法權(quán)益應(yīng)予以保護(hù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。本案中，在被訴侵權(quán)的三款扒雞產(chǎn)品包裝上，均有“德州扒雞”字樣出現(xiàn)，并且均處于一般消費(fèi)者最易識(shí)別的位置，且字體遠(yuǎn)大于包裝當(dāng)中的其他文字，能夠輕易吸引消費(fèi)者的注意力，實(shí)際上起到了識(shí)別該商品來(lái)源的作用，本院認(rèn)為被告芳冠公司在涉案三款扒雞產(chǎn)品包裝上使用“德州扒雞”字樣的構(gòu)成商標(biāo)性使用。

最高院“一錘定音”為老字號(hào)IPO之旅“掃雷”——“德州扒雞”不是想用就能用

涉案商標(biāo)

判決如下：

一、被告章丘東方冷庫(kù)商貿(mào)有限公司立即停止銷售侵犯原告第3892642號(hào)“德州扒雞”商標(biāo)的產(chǎn)品；

二、被告山東省芳冠食品有限公司立即停止生產(chǎn)、銷售侵犯原告第3892642號(hào)“德州扒雞”商標(biāo)的產(chǎn)品；

三、被告山東省芳冠食品有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告山東德州扒雞股份有限公司經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用共計(jì)15萬(wàn)元；

四、駁回原告山東德州扒雞股份有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。

芳冠公司不服一審判決，隨后向山東省高級(jí)人民法院提起上訴，芳冠公司認(rèn)為“德州扒雞”應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為約定俗稱的通用名稱，而芳冠公司對(duì)“德州扒雞”的使用屬于正當(dāng)使用、非商標(biāo)使用。

二審法院認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，判決結(jié)果正確，應(yīng)予維持。芳冠公司依然不服。

隨后，芳冠公司又再度向最高人民法院提出上訴。最高院認(rèn)為，德州扒雞公司在本案中主張權(quán)利的第3892642號(hào)“德州扒雞”商標(biāo)目前仍為有效的注冊(cè)商標(biāo)，其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)。駁回山東省芳冠食品有限公司的再審申請(qǐng)。

至此歷經(jīng)三次庭審后，以最高院認(rèn)定芳冠公司商標(biāo)侵權(quán)結(jié)束。這一裁定結(jié)果將在一定程度上為“德州扒雞”IPO之旅掃除一個(gè)障礙。

“德州扒雞”商標(biāo)的由來(lái)

中華老字號(hào)——德州牌扒雞1692年創(chuàng)產(chǎn)，至今已有300余年歷史，康熙南巡，駐蹕德州，御贊德州扒雞“神州一奇”。

據(jù)了解，山東德州扒雞集團(tuán)有限公司于2015年11月28日申請(qǐng)注冊(cè)了第3892642號(hào)“德州扒雞”商標(biāo)。2013年10月13日，將該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給德州扒雞公司。核準(zhǔn)使用商品為第29類：扒雞、雞翅、雞腿（截止）。

2007年8月，“德州DEZHOU”商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。2006年11月“德州”商標(biāo)亦被商務(wù)部認(rèn)定為“中華老字號(hào)”。

德州扒雞公司稱，“德州扒雞制作技藝”屬于國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，但并非所有在山東省德州市生產(chǎn)的扒雞都想當(dāng)然地可以叫“德州扒雞”。

揭秘德州扒雞公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)

山東德州扒雞股份有限公司始建于1953年，前身為中國(guó)食品公司德州市公司，是一家以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)德州扒雞為主的省級(jí)企業(yè)，系農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，中華老字號(hào)企業(yè)，全國(guó)少數(shù)民族清真食品類定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。

眾所周知，想要通過(guò)IPO順利上市，知識(shí)產(chǎn)權(quán)是道難關(guān)！那么這個(gè)百年老字號(hào)商標(biāo)的持有者在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面有哪些規(guī)劃呢？

據(jù)企查查顯示，德州扒雞公司共申請(qǐng)了162個(gè)商標(biāo)。

最高院“一錘定音”為老字號(hào)IPO之旅“掃雷”——“德州扒雞”不是想用就能用

最早于1982年申請(qǐng)了第159006號(hào)“德州”商標(biāo)，申請(qǐng)類別為第29類，主要用于食品。

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除了商標(biāo)，山東扒雞公司還申請(qǐng)了9項(xiàng)專利技術(shù)。

最高院“一錘定音”為老字號(hào)IPO之旅“掃雷”——“德州扒雞”不是想用就能用

同時(shí)還擁有16項(xiàng)資質(zhì)證書。

最高院“一錘定音”為老字號(hào)IPO之旅“掃雷”——“德州扒雞”不是想用就能用

近些年，老字號(hào)商標(biāo)侵權(quán)案件越來(lái)越多，比如稻香村、全聚德等老字號(hào)都遇到過(guò)商標(biāo)侵權(quán)?！霸绞侵睦献痔?hào)，此類問(wèn)題越集中，特別是對(duì)于要借勢(shì)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展的老字號(hào)，更要在發(fā)展過(guò)程中加強(qiáng)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和維權(quán)意識(shí)?！币晃粡氖律虡?biāo)專利行業(yè)的人士說(shuō)。

德州扒雞公司表示，希望行業(yè)和消費(fèi)者可以更加意識(shí)到保護(hù)品牌的重要性。“要提升行業(yè)地位，終究要以法律規(guī)則為準(zhǔn)繩，以道德行規(guī)為約束，同時(shí)不斷革新產(chǎn)品工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。”

山東省芳冠食品有限公司、章丘東方冷庫(kù)商貿(mào)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

中華人民共和國(guó)最高人民法院

民事裁定書

（2020）最高法民申459號(hào)

再審申請(qǐng)人（一審被告，二審上訴人）：山東省芳冠食品有限公司。住所地：山東省德州市平原縣王杲鋪鎮(zhèn)民營(yíng)園區(qū)。

法定代表人：徐立，該公司總經(jīng)理。

委托訴訟代理人：鞏慶曼，山東圣義律師事務(wù)所律師。

被上訴人（一審原告，二審被上訴人）：山東德州扒雞股份有限公司。住所地：山東省德州市晶華大道3968號(hào)。

法定代表人：崔貴海，該公司董事長(zhǎng)。

委托訴訟代理人：孫家?guī)V，山東創(chuàng)鑫律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人：袁琨，山東創(chuàng)鑫律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。

原審被告：章丘東方冷庫(kù)商貿(mào)有限公司。住所地：山東省濟(jì)南市章丘區(qū)明水雙泉路西首路北。

法定代表人：任忠華，該公司董事長(zhǎng)。

委托訴訟代理人：郭亞男，該公司員工。

再審申請(qǐng)人山東省芳冠食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱芳冠公司）因與被申請(qǐng)人山東德州扒雞股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱德州扒雞公司），一審被告章丘東方冷庫(kù)商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱東方冷庫(kù)公司）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案，不服山東省高級(jí)人民法院（2019）魯民終851號(hào)民事判決，向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院依法組成合議庭對(duì)本案進(jìn)行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)。

芳冠公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q，（一）原審法院認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明。芳冠公司有新的證據(jù)能足以證明“德州扒雞”是由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的固定的商品，被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱，被諸多史志資料、官方文件、著作記載，被眾多媒體爭(zhēng)相傳播報(bào)道，而且被認(rèn)定為國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為約定俗稱的通用名稱。（二）原審法院認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律不當(dāng)?！暗轮莅请u”應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為約定俗成的通用名稱，芳冠公司對(duì)“德州扒雞”的使用屬于正當(dāng)使用、非商標(biāo)性使用。原審法院確定的賠償數(shù)額缺乏證據(jù)依據(jù)，不應(yīng)維持。綜上，請(qǐng)求：1.撤銷本案一審、二審判決，依法重新審理。2.駁回德州扒雞公司的訴訟請(qǐng)求。3.本案訴訟費(fèi)用由德州扒雞公司承擔(dān)。

德州扒雞公司答辯稱，（一）“德州扒雞制作技藝”屬于國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，不是所有在山東省德州市生產(chǎn)的扒雞都想當(dāng)然地可以叫“德州扒雞”。（二）德州扒雞公司的“德州”“德州扒雞”等系列注冊(cè)商標(biāo)合法有效，具有很高的知名度，不屬于通用名稱。（三）芳冠公司在涉案侵權(quán)商品上使用“德州扒雞”不屬于正當(dāng)使用。德州扒雞公司并不反對(duì)芳冠公司在其商品上正當(dāng)使用“德州”地名，譬如在突出使用自己商標(biāo)的同時(shí)，標(biāo)注“德州特產(chǎn)”“產(chǎn)自德州”“德州美食”等，或者相同字體情況下標(biāo)注“德州芳冠田樸扒雞”等等方式，但本案中芳冠公司在其商品上顯著、突出地使用與涉案注冊(cè)商標(biāo)字體基本一致的標(biāo)志，而其自己的商標(biāo)標(biāo)注在商品左上角且字體明顯小于“德州扒雞”，不屬于正當(dāng)使用，因此構(gòu)成侵權(quán)。（四）關(guān)于賠償數(shù)額，一審法院綜合考慮了涉案商標(biāo)因素、芳冠公司侵權(quán)的性質(zhì)、侵權(quán)產(chǎn)品的種類、侵權(quán)范圍、侵權(quán)規(guī)模、過(guò)錯(cuò)程度等綜合因素，適用法定賠償酌情進(jìn)行判決，德州扒雞公司認(rèn)為判賠數(shù)額是比較少的，對(duì)保護(hù)德州扒雞公司的品牌是不利的，但德州扒雞公司尊重一審法院的判決結(jié)果。（五）關(guān)于法律適用，芳冠公司所提交的證據(jù)均不足以推翻原審判決。綜上，請(qǐng)求駁回芳冠公司的再審申請(qǐng)。

本院經(jīng)審查認(rèn)為，德州扒雞公司在本案中主張權(quán)利的第3892642號(hào)“德州扒雞”商標(biāo)目前仍為有效的注冊(cè)商標(biāo)，其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)。

《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（以下簡(jiǎn)稱商標(biāo)法）第五十七條第二項(xiàng)規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。本案中，芳冠公司在與第3892642號(hào)“德州扒雞”商標(biāo)核定使用商品相同的扒雞商品上突出使用“德州扒雞”文字，雖然存在文字字體上的差異，但二者已構(gòu)成近似商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)，一審、二審法院據(jù)此認(rèn)定芳冠公司的涉案行為侵害了德州扒雞公司對(duì)第3892642號(hào)“德州扒雞”商標(biāo)享有的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)并無(wú)不當(dāng)，本院對(duì)此予以確認(rèn)。

商標(biāo)法第五十九條第一款規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。”對(duì)商標(biāo)標(biāo)志構(gòu)成要素的使用是否構(gòu)成正當(dāng)使用，應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件事實(shí)尤其是相關(guān)標(biāo)志的使用方式加以具體認(rèn)定。商標(biāo)法第十一條規(guī)定：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。”實(shí)踐中，也存在具有一定描述性的標(biāo)志通過(guò)使用取得顯著特征后作為商標(biāo)注冊(cè)的情形。因此，在適用商標(biāo)法第五十九條第一款判斷對(duì)相關(guān)標(biāo)志的使用是否構(gòu)成正當(dāng)使用時(shí)，必須結(jié)合商標(biāo)法的其他條款，結(jié)合相關(guān)標(biāo)志的使用方式加以綜合考慮。如果該使用方式發(fā)揮的主要是來(lái)源識(shí)別作用，則不宜認(rèn)定其構(gòu)成正當(dāng)使用；如果該使用方式發(fā)揮的主要是描述、介紹作用且不會(huì)對(duì)商品來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，則不宜僅因該注冊(cè)商標(biāo)的存在而禁止他人正當(dāng)使用。當(dāng)事人主張其對(duì)相關(guān)標(biāo)志的使用構(gòu)成正當(dāng)使用的，除應(yīng)當(dāng)舉證證明該標(biāo)志屬于該商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者具有直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量、產(chǎn)地及其他特點(diǎn)的描述作用外，還應(yīng)當(dāng)舉證證明其使用方式以描述性、介紹性為主，而非以發(fā)揮商品來(lái)源識(shí)別作用為主。

本案中，芳冠公司提交了相關(guān)證據(jù)并主張，“德州扒雞”全稱“德州五香脫骨扒雞”，是山東傳統(tǒng)名吃、魯菜經(jīng)典，且德州扒雞制作技藝被確定為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，其使用是正當(dāng)使用、非商標(biāo)性使用。本院認(rèn)為，首先，雖然德州扒雞制作技藝被確定為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，但對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承、發(fā)展和保護(hù)，并不當(dāng)然排斥注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，芳冠公司以德州扒雞制作技藝被確定為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)為由主張其使用“德州扒雞”屬于正當(dāng)使用，該理由不能成立。其次，芳冠公司在被控侵權(quán)商品上使用的“德州扒雞”字樣顯著、突出，其字體、文字排列方式與德州扒雞公司主張權(quán)利的第3892642號(hào)“德州扒雞”商標(biāo)字體、文字排列方式近似，而芳冠公司自己的注冊(cè)商標(biāo)卻以明顯小于“德州扒雞”字樣的方式使用在被控侵權(quán)商品左上角，上述使用方式表明芳冠公司并非是從描述其扒雞產(chǎn)自德州的角度進(jìn)行的使用，而是作為區(qū)別商品來(lái)源的標(biāo)志的使用，一審、二審法院關(guān)于芳冠公司提出的被訴侵權(quán)標(biāo)志屬于正當(dāng)使用、非商標(biāo)性使用的抗辯不能成立的認(rèn)定并無(wú)不當(dāng)，本院對(duì)此予以確認(rèn)。

綜上，芳冠公司的再審申請(qǐng)理由不能成立，對(duì)其再審請(qǐng)求本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款之規(guī)定，裁定如下：

駁回山東省芳冠食品有限公司的再審申請(qǐng)。

審判長(zhǎng)　　郎貴梅

審判員　　白雅麗

審判員　　周　波

二〇二〇年六月二十二日

法官助理包碩

書記員王沛澤

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作者：影子

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：最高院“一錘定音”為老字號(hào)IPO之旅“掃雷”——“德州扒雞”不是想用就能用 （點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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