微軟訴摩托羅拉案對SEP FRAND許可費(fèi)率的啟示

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作者：劉征陳舒煒北京專獵前沿技術(shù)有限公司（IP Hunter）

原標(biāo)題：微軟訴摩托羅拉案對SEP FRAND許可費(fèi)率的啟示——美國IP經(jīng)典案例分析系列之二

微軟訴摩托羅拉案是美國歷史上首次由法院判定標(biāo)準(zhǔn)必要專利FRAND許可費(fèi)率的案例，本案最大亮點(diǎn)是法院明確了FRAND義務(wù)下許可費(fèi)率的計算方法和考慮因素：即假設(shè)性雙邊談判法和修改后的Georgia-Pacific因素。

微軟訴摩托羅拉案對SEP FRAND許可費(fèi)率的啟示

標(biāo)準(zhǔn)必要專利（StandardEssential Patents，SEPs）是指技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中包含的必不可少和不可替代的專利，即是為實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而不得不使用的專利。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定組織（StandardSetting Organizations，簡稱SSOs）通常會要求成員進(jìn)行專利許可時遵循“公平、合理、無歧視”（Fair，Reasonable，and Non-Discriminatory）原則，即FRAND原則。作為標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可原則，公平與合理是含義有重合的兩個不同概念，有的標(biāo)準(zhǔn)制定組織直接稱其為RAND原則，即Reasonable and Non-Discriminatory的縮寫，意思是合理、無歧視。實(shí)踐中，歐洲國家多使用FRAND，美國多使用RAND。本文中，統(tǒng)一稱為FRAND原則，其內(nèi)涵可從公平、合理、無歧視三方面解讀。

FRAND原則是標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可中的重要規(guī)則。但是FRAND義務(wù)的內(nèi)涵含糊不清，容易導(dǎo)致技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中相關(guān)當(dāng)事人產(chǎn)生爭議甚至訴訟，標(biāo)準(zhǔn)制定組織將解釋FRAND原則的內(nèi)涵，及確定符合FRAND原則的專利許可費(fèi)的任務(wù)推給了法院。

微軟訴摩托羅拉案是美國歷史上首次由法院判定標(biāo)準(zhǔn)必要專利FRAND許可費(fèi)率的案例，且本案確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)必要專利FRAND許可費(fèi)率的方法多次被同類案件效仿。

1、案件背景以及涉案產(chǎn)品和專利

2010年10月21日和10月29日，摩托羅拉就其擁有的H.264 SEPs和802.11 SEPs，向微軟發(fā)出了兩份郵件，要求微軟分別按照產(chǎn)品（如Xbox、電腦、手機(jī)）售價的2.25%進(jìn)行許可專利?；谀ν辛_拉的兩份報價函（offer letter），2010年11月9日微軟對摩托羅拉發(fā)起了違約訴訟，聲稱摩托羅拉違反了FRAND義務(wù)【1】。

1.1、確立假設(shè)性雙邊談判并對Georgia-Pacific框架進(jìn)行修改

法院首先審查了FRAND的目標(biāo)，并發(fā)現(xiàn)FRAND目標(biāo)首先是鼓勵標(biāo)準(zhǔn)被廣泛采用，此外FRAND條款還可以處理專利劫持和許可費(fèi)堆疊的問題。

為了確定摩托羅拉是否違反了FRAND義務(wù)，需要將摩托羅拉要求的許可費(fèi)率與合理的FRAND許可費(fèi)率進(jìn)行比較，因此本案的核心在于確定FRAND許可費(fèi)率。

就如何評估FRAND條款，微軟和摩托羅拉提出了各自的方案。微軟認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將專利技術(shù)超過替代技術(shù)價值的部分作為專利技術(shù)的價值，雖然微軟的方案理論上正確，但在實(shí)際層面上不具有可操作性。摩托羅拉建議通過模擬FRAND義務(wù)下的假設(shè)性雙邊談判來確定FRAND許可費(fèi)率。法院同意采用摩托羅拉方案，因為FRAND許可協(xié)議通常是通過SEP所有者與實(shí)施者之間的雙邊談判達(dá)成的，而且法院在確定專利許可費(fèi)案件中有豐富的使用假設(shè)性雙邊談判的經(jīng)驗。

法院通常使用Georgia-Pacific框架處理普通專利的許可費(fèi)率，但是在FRAND義務(wù)下進(jìn)行的假設(shè)性雙邊談判必然不同于普通專利許可費(fèi)率的談判。因此法院對Georgia-Pacific框架進(jìn)行了修改，建立了適用FRAND義務(wù)的框架。

1.2、摩托羅拉對H.264標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)

本案所涉及的H.264標(biāo)準(zhǔn)是由ISO/IEC和ITU兩個標(biāo)準(zhǔn)制定組織共同制定的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)。H.264標(biāo)準(zhǔn)中采用了摩托羅拉對隔行掃描視頻方面的貢獻(xiàn)，摩托羅拉在H.264標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)中的角色幾乎完全與隔行掃描視頻有關(guān)。

摩托羅拉幾乎沒有提供證據(jù)，表明微軟用戶通常會遇到隔行掃描視頻。盡管隔行掃描視頻在市場上變得越來越不流行，但摩托羅拉列舉了編碼工具中對隔行掃描視頻的支持對微軟很重要的證據(jù)，這使其產(chǎn)品能夠播放任何視頻，但微軟并非必須使用H.264標(biāo)準(zhǔn)中的解碼工具，也可以使用替代方案播放隔行掃描視頻。

1.3、摩托羅拉H.264 SEPs對微軟產(chǎn)品的重要性

法院隨后審查了摩托羅拉認(rèn)為使用了其技術(shù)的每個微軟產(chǎn)品。對Windows操作系統(tǒng)而言，視頻編碼和解碼只是其中的一小部分，而且Windows支持除H.264之外的許多其它視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)；Windows幾乎不需要H.264解碼隔行掃描視頻，因為用戶通常不會遇到隔行掃描視頻；此外，即使沒有摩托羅拉的H.264 SEPs Windows還是能夠播放隔行掃描視頻，雖然速度可能會慢5-8%。法院得出結(jié)論：摩托羅拉的H.264 SEPs對Windows的整體功能僅起次要作用。同樣，經(jīng)過審查，法院確定摩托羅拉的H.264 SEP對Xbox的整體功能也無足輕重，而其它摩托羅拉認(rèn)為使用了其H.264 SEPs的微軟產(chǎn)品其實(shí)并沒有使用摩托羅拉H.264 SEPs。

2、確定H.264 SEPS許可費(fèi)率

2.1、摩托羅拉提供的證據(jù)

摩托羅拉對H.264 SEPs要求的許可費(fèi)率是產(chǎn)品售價的2.25%，每年1到1.25億美元的許可費(fèi)上限。為支持其主張，摩托羅拉的Donohoe先生援引Georgia-Pacific分析因素1，并提出3組既存專利授權(quán)協(xié)議作為參照的許可費(fèi)率。然而基于前述授權(quán)協(xié)議為訴訟和解協(xié)議、部分授權(quán)協(xié)議實(shí)際支付之許可費(fèi)率遠(yuǎn)不如在本案中被請求數(shù)額、無法區(qū)分出部分授權(quán)協(xié)議中SEPs所占價值比重、部分授權(quán)協(xié)議所涉SEPs已過期等理由，法院認(rèn)定摩托羅拉所提授權(quán)協(xié)議對本案FRAND許可費(fèi)率不具參照性。此外，即使認(rèn)定Donohoe先生計算的許可費(fèi)是準(zhǔn)確的，摩托羅拉為其H.264 SEPs所要求的許可費(fèi)率也會產(chǎn)生明顯的許可費(fèi)堆疊問題。許可費(fèi)堆疊是指一個產(chǎn)品涉及到大量的SEPs時，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者必須支付成百上千個單獨(dú)的許可費(fèi)，同時每個權(quán)利人都期望獲得更高的許可費(fèi)，這些許可費(fèi)疊加在一起會使最終產(chǎn)品因價格過高而無法投入市場。

因此法院認(rèn)定，摩托羅拉為其H.264SEPs所提出的許可費(fèi)率并未落在FRAND許可費(fèi)率范圍之內(nèi)。

2.2、微軟提供的證據(jù)

與此同時，微軟提議采用MPEG LA H.264專利池作為摩托羅拉H.264 SEPs許可費(fèi)率的參考。

法院認(rèn)為MPEG LA H.264專利池可作為FRAND許可費(fèi)率參照。首先，證據(jù)明確指出，MPEG LA H.264專利池有促成H.264標(biāo)準(zhǔn)被廣泛采用的目的，這符合FRAND許可費(fèi)率應(yīng)契合標(biāo)準(zhǔn)制定組織促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)廣泛被采用的目標(biāo)。此外，證據(jù)也顯示，微軟、摩托羅拉與其他企業(yè)在創(chuàng)設(shè)MPEG LA H.264專利池的過程中（注：摩托羅拉在2004年決定不加入MPEG LA H.264專利池），試圖取得平衡，一方面設(shè)定許可費(fèi)率高到足以吸引相當(dāng)數(shù)量的專利權(quán)人貢獻(xiàn)其專利到專利池中，另一方面設(shè)定許可費(fèi)率低到足以確保標(biāo)準(zhǔn)使用者會使用H.264標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)而非其他替代技術(shù)。這一做法呼應(yīng)了FRAND義務(wù)的另一基本原則，即創(chuàng)造有價值的標(biāo)準(zhǔn)。并且，MPEG LA H.264專利池?fù)碛?100多個被許可人，說明其包含大量重要技術(shù)緩解了被許可人擔(dān)憂的許可費(fèi)堆疊問題。

2.3、許可費(fèi)率以及范圍的確定

以MPEG LA H.264專利池作參考，微軟應(yīng)向摩托羅拉支付每單元0.185美分的許可費(fèi)。而摩托羅拉從MPEG LA H.264專利池獲得許可費(fèi)僅是其作為專利池成員所能得到價值中的一部份，其余部分則是其不受限制可利用專利池中技術(shù)的價值。法院認(rèn)定，參與MPEG LA H.264專利池的成員獲得其余部分的價值，相當(dāng)于作為成員可得許可費(fèi)的兩倍。

因此法院認(rèn)定，摩托羅拉就其H.264SEPs所能獲得FRAND許可費(fèi)為，所估算出的許可費(fèi)再加上該許可費(fèi)兩倍數(shù)額，總計為每項產(chǎn)品0.555美分(0.185+2×0.185)。法院認(rèn)為每單項產(chǎn)品0.555美分代表摩托羅拉之H.264 SEPs FRAND許可費(fèi)率的下限值，然而基于摩托羅拉之H.264 SEPs所表征的技術(shù)，法院認(rèn)定微軟與摩托羅拉之間進(jìn)行假設(shè)性談判不會導(dǎo)致許可費(fèi)率提高。

法院還為摩托羅拉之H.264 SEPs確定了FRAND許可費(fèi)率的上限值。在防止許可費(fèi)堆疊與消除專利劫持兩個原則中，法院認(rèn)為防止許可費(fèi)堆疊是限制FRAND許可費(fèi)率上限值的主要原則。依據(jù)證據(jù)并經(jīng)估算后，法院確定摩托羅拉H.264 SEPs的FRAND許可費(fèi)率上限為每單位產(chǎn)品16.389美分。

本案最終法院判定的許可費(fèi)大大縮水，從摩托羅拉要求的每件產(chǎn)品售價的2.25%的許可費(fèi)率，每年1到1.25億美元；下降到為每單位Windows和Xbox 0.555美分的許可費(fèi)率，每年136.6萬美元（參考案卷第467段計算），微軟也表示“對于那些希望以可承受的價格買到質(zhì)量優(yōu)異產(chǎn)品的人而言，是一個里程碑式的勝利”。

3、我國FRAND許可案例以及相關(guān)規(guī)定

盡管中美法律分屬于大陸法系與英美法系，但法系之間的差別主要體現(xiàn)在法律淵源、法律分類和訴訟制度等方面。在確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利FRAND許可費(fèi)的問題上可相互借鑒。我國法院審理的第一個涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利FRAND許可費(fèi)的案件是“華為訴IDC”案【2】，在“華為訴IDC”案中證據(jù)顯示蘋果公司與IDC公司之間確定專利許可費(fèi)費(fèi)率為0.0187%，以此作為確定華為FRAND許可費(fèi)費(fèi)率的參考樣本，按照FRAND條款的非歧視性待遇，法院最終確定IDC公司對華為技術(shù)有限公司的FRAND許可費(fèi)率不得超過相關(guān)產(chǎn)品實(shí)際售價的0.019%?！叭A為訴IDC”案所用參考同樣符合Georgia-Pacific因素1，即專利權(quán)人對標(biāo)準(zhǔn)制定組織做出FRAND承諾的情況下，曾經(jīng)對涉案專利收取的許可使用費(fèi)。

2017年，《專利侵權(quán)判定指南》（以下簡稱《指南》）在參考國內(nèi)外案例的基礎(chǔ)上，用149至153條共計5個條文較為完善地規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)必要專利的概念、未進(jìn)入國內(nèi)的國際標(biāo)準(zhǔn)以及其它標(biāo)準(zhǔn)、明示的判斷、過錯認(rèn)定原則及具體情形、雙方均無過錯或均有過錯時的禁令問題等，為審判實(shí)務(wù)提供了一套比較科學(xué)合理的審判規(guī)則【3】。

對許可費(fèi)的確定，《指南》提供思路主要是參考商業(yè)慣例?！吨改稀芬陨虡I(yè)慣例作為專利許可中的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)，明確賦予商業(yè)慣例“準(zhǔn)法律”的價值和地位。《指南》第152條以專利權(quán)人未按商業(yè)慣例和交易習(xí)慣以書面形式向被訴侵權(quán)人提供專利信息或提供具體許可條件作為認(rèn)定專利權(quán)過錯的標(biāo)準(zhǔn)之一【4】。

4、影響和啟示

作為美國歷史上首次由法院判定標(biāo)準(zhǔn)必要專利FRAND許可費(fèi)率的案例，本案最大亮點(diǎn)是法院明確了FRAND義務(wù)下許可費(fèi)率的計算方法和考慮因素：即假設(shè)性雙邊談判法和修改后的Georgia-Pacific因素。

SEP專利權(quán)人以及標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者也可從本案得到一些有益啟示。

（1）專利對產(chǎn)品的重要性，以及專利對標(biāo)準(zhǔn)的重要性，是確定許可費(fèi)率高低的重要因素。本案中摩托羅拉沒有提供充分有利的證據(jù)以證明其SEP專利組合對H.264標(biāo)準(zhǔn)的重要性，以及對微軟產(chǎn)品的重要性，最終導(dǎo)致許可費(fèi)率處于許可費(fèi)率區(qū)間的下限。吸取此案教訓(xùn)，雙方都應(yīng)準(zhǔn)備充分的證據(jù)以證明SEP對標(biāo)準(zhǔn)的重要性以及對涉案產(chǎn)品的重要性。

（2）專利池計算方法是本案首創(chuàng)，如果SEP對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的已建立了相關(guān)專利池，一般是很好的確定FRAND許可費(fèi)率的參照。

（3）專利權(quán)人就相同的SEP曾做出的許可，在大部分情況下可作為確定FRAND許可費(fèi)率的參照。

（4）防止許可費(fèi)堆疊是限制FRAND許可費(fèi)上限值的主要原則，SEP專利權(quán)人所要求的許可費(fèi)應(yīng)當(dāng)避免明顯的許可費(fèi)堆疊。

參考引用

[1] Microsoft Corp. V Motorola Inc, No.C10-1823JLR

[2]參見(2013)粵高法民三終字第305號民事判決書

[3]楊柏勇,焦彥.北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南(2017)》修改解讀[J].中國專利與商標(biāo),2017(03):17-35.

[4]北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南(2017)》

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉征陳舒煒北京專獵前沿技術(shù)有限公司（IP Hunter）

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：微軟訴摩托羅拉案對SEP FRAND許可費(fèi)率的啟示（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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