商標(biāo)代理手記（七）| “撤三”與“反撤三”之間無(wú)休止的斗爭(zhēng)

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作者：縷聰

原標(biāo)題：商標(biāo)代理手記（七）| “撤三”與“反撤三”之間無(wú)休止的斗爭(zhēng)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十九條和《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十六條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)，簡(jiǎn)稱(chēng)為“撤三”制度。原本立法目的在于督促商標(biāo)注冊(cè)人合法有效使用商標(biāo)，客觀上起到清理閑置商標(biāo)、遏制惡意注冊(cè)、維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序的目的，可在一定程度上抑制“注而不用”，遏制濫用注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)謀取不正當(dāng)利益的行為。

這些年來(lái)，“商標(biāo)撤三”申請(qǐng)件數(shù)逐年增加，2015年2.9萬(wàn)件，2016年4萬(wàn)件，2017年5.7萬(wàn)件[1]，按照這樣的增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)今年可能會(huì)達(dá)到10萬(wàn)件以上。如今有效在先注冊(cè)商標(biāo)越來(lái)越多，絞盡腦汁想到的名字或設(shè)計(jì)的圖形，總會(huì)被各種各樣的引證商標(biāo)近似而駁回。如此一來(lái)，撤三似乎成了一些人奪取注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的方式和手段。存在即合理。既然有這一法條的存在，那么必然是有它的意義所在。

然而，在具體的實(shí)踐中，卻又有許多不盡人意的地方。例如，撤三的申請(qǐng)人只需要一份申請(qǐng)書(shū)、一句話(huà)的理由就可以提起撤銷(xiāo)，而商標(biāo)權(quán)人則需要“自證”商標(biāo)在三年內(nèi)有在持續(xù)不斷地合理有效的使用，或者有足夠正當(dāng)?shù)睦碛蓻](méi)有使用。這些證據(jù)材料少則幾十頁(yè)多則上千頁(yè)。有時(shí)候即便是提供了詳實(shí)的使用證據(jù)，也未必能夠保衛(wèi)到自身的商標(biāo)權(quán)利。這也是筆者之前創(chuàng)作《商標(biāo)案件審理是疑罪從無(wú)還是自證清白》的啟發(fā)所在。

商標(biāo)代理手記（七）| “撤三”與“反撤三”之間無(wú)休止的斗爭(zhēng)

從商標(biāo)局官網(wǎng)給出的指南不難看出，使用證據(jù)主要可以歸類(lèi)為三大類(lèi)。第一類(lèi)是商品的外包裝或服務(wù)場(chǎng)所門(mén)頭招牌照片、室內(nèi)裝潢等，這也是能夠讓消費(fèi)者最直觀的接觸到商標(biāo)來(lái)源的方式。不過(guò)在具體的實(shí)踐中，由于這類(lèi)均屬于自制證據(jù)，查證困難，效力較低。第二類(lèi)是日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的合同、發(fā)票、單據(jù)等。這些票據(jù)上一般都記載了日期，并加蓋公章?？煽啃院托Яο啾容^而言會(huì)稍微高一些。但是也不排除惡意串供或是篡改時(shí)間的情況，所以部分證據(jù)依然存疑。如果是通過(guò)稅務(wù)局開(kāi)具的發(fā)票或者是與知名大公司簽訂的協(xié)議，相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)更好。第三類(lèi)則是在廣播電視、報(bào)紙雜志等公開(kāi)渠道的廣告宣傳，由于是面向不特定群眾的，而且樣本往往不止一份，客觀的時(shí)間也難以篡改，可信度較高。此外，這些使用證據(jù)嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)必須與注冊(cè)證書(shū)上的商標(biāo)圖樣以及核準(zhǔn)的商品或服務(wù)品類(lèi)保持一致[2]，日常過(guò)程中也要時(shí)刻注重保存使用證據(jù)，以備不時(shí)之需。

隨著全社會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的提高，越來(lái)越多的人開(kāi)始重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)和商標(biāo)代理人一直在呼吁大家盡早申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)避免被他人注冊(cè)或后續(xù)造成不必要的麻煩，新聞媒體也總會(huì)熱衷于宣傳報(bào)道某某知名品牌因痛失商標(biāo)而被迫改名的橋段，商標(biāo)局更是放開(kāi)允許符合條件的自然人以個(gè)人名義申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，甚至無(wú)需審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍[3]。這讓即便是路邊的小攤檔主都能夠享有屬于自己的商標(biāo)。盡管如此，即便是注冊(cè)成功的商標(biāo)，一旦滿(mǎn)三年也難逃被“撤三”的厄運(yùn)。

商標(biāo)代理手記（七）| “撤三”與“反撤三”之間無(wú)休止的斗爭(zhēng)

正如前文所言，倘若這件商標(biāo)的持有者只是一位流動(dòng)商販，既沒(méi)有固定的門(mén)店招牌，也從來(lái)沒(méi)有印刷過(guò)宣傳單頁(yè)，更別說(shuō)簽訂合同、開(kāi)具發(fā)票。那么，要如何才能夠有效證明商標(biāo)是在合法、真實(shí)使用呢？假設(shè)這件商標(biāo)的名字或圖形元素恰好和其他人想要申請(qǐng)的商標(biāo)高度重合甚至完全一致，或者說(shuō)他人已經(jīng)嘗試申請(qǐng)了但卻因?yàn)橐C這件商標(biāo)而被駁回的話(huà)，那這件商標(biāo)就很有可能就會(huì)面臨“撤三”的境遇。按照現(xiàn)行的規(guī)則來(lái)看，像這樣難以舉證“自證清白”的商標(biāo)如果被人提出撤三的話(huà)，被撤銷(xiāo)的概率非常之高。

商標(biāo)代理手記（七）| “撤三”與“反撤三”之間無(wú)休止的斗爭(zhēng)

前段時(shí)間鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的《華為鴻蒙商標(biāo)一審被駁？其實(shí)是抓綱帶目》，整個(gè)案件幾乎也是圍繞著“撤三+駁回復(fù)審”展開(kāi)的。只要能夠逐一把障礙排除或撤銷(xiāo)，等待情勢(shì)變化以后自然就能注冊(cè)成功了。而駁回復(fù)審的關(guān)鍵前提條件就在于引證的2件在先商標(biāo)能否撤三。無(wú)獨(dú)有偶，華為公司在撤銷(xiāo)“鴻蒙教育”第41類(lèi)的時(shí)候用的也是相同的方法。

相比于初審異議和無(wú)效宣告要提供大量的在先使用證據(jù)或是利害關(guān)系證明而言，撤三的流程和手續(xù)實(shí)在是太簡(jiǎn)單了。而且事實(shí)上，華為公司公開(kāi)使用“鴻蒙”名稱(chēng)的時(shí)間也確實(shí)晚于這些商標(biāo)，根本就無(wú)法提供在先證明。此前，大家都只是宣傳說(shuō)如果自己的品牌沒(méi)有注冊(cè)商標(biāo)，很有可能會(huì)遇到被他人惡意搶注的風(fēng)險(xiǎn)?？墒?，如果按照前述的撤三狀況看，就算是注冊(cè)成功的商標(biāo)每天也要提心吊膽、擔(dān)驚受怕嗎？

于是乎，又有人想出來(lái)一個(gè)新法子。既然自己能夠注冊(cè)得到這件商標(biāo)，那就說(shuō)明這件商標(biāo)不會(huì)與此前其他人的商標(biāo)近似、且具備有顯著性、無(wú)不良影響，那么之后即使他人申請(qǐng)與自己名稱(chēng)或圖案相近似的商標(biāo)，大概率都會(huì)被引證駁回，其他人也不大可能注冊(cè)成功。而撤三從申請(qǐng)到受理、再到提交使用證據(jù)交由商標(biāo)局裁定，通常都需要至少9個(gè)月的時(shí)間，此時(shí)商標(biāo)依然處于存續(xù)有效的狀態(tài)。而在此期間，假若其他人在同一分類(lèi)下申請(qǐng)同名或近似的商標(biāo)，仍然會(huì)被引用作在先商標(biāo)駁回，但自己申請(qǐng)和自己近似的商標(biāo)是不會(huì)被引證的。如此一來(lái)，商標(biāo)權(quán)人只要在收到撤三答辯通知（即《關(guān)于提供商標(biāo)使用證據(jù)的通知》）后馬上提交一份一模一樣的新商標(biāo)申請(qǐng)，就能免除后顧之憂(yōu)。哪怕提供的使用證據(jù)不足而被商標(biāo)局宣告商標(biāo)撤銷(xiāo)、甚至不提交使用證據(jù)不做答辯，也不會(huì)影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)使用。這種辦法筆者把它稱(chēng)之為“反撤三”，這是在第二層。只不過(guò)是換了一個(gè)申請(qǐng)?zhí)枺巧虡?biāo)的審查是基于“個(gè)案審查”的原則。如果是新申請(qǐng)的商標(biāo)就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)獨(dú)立的新申請(qǐng)?zhí)?，與原先的商標(biāo)就再無(wú)聯(lián)系。僅僅只需要花一件新商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的低廉成本，就不必再去費(fèi)勁心力的搜集、整理大量的使用證據(jù)材料，還要時(shí)刻提防后來(lái)的潛在競(jìng)爭(zhēng)者隨時(shí)有可能發(fā)起的“撤三”。實(shí)在是沒(méi)有比這更好的解決方案了吧。

“上有政策，下有對(duì)策”。就像貓和老鼠的游戲一樣，既然有套路，就會(huì)有“反套路”。一些比較有經(jīng)驗(yàn)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，深諳“撤三”與“反撤三”規(guī)則。在為客戶(hù)提交對(duì)他人注冊(cè)商標(biāo)“撤三”申請(qǐng)的同時(shí)，還會(huì)提交一份客戶(hù)真正想要的新商標(biāo)申請(qǐng)。說(shuō)到這里可能就有讀者朋友會(huì)問(wèn)了，之前不是說(shuō)了撤三期間商標(biāo)依然有效、別人再申請(qǐng)近似的商標(biāo)仍然會(huì)被駁回嗎？是的沒(méi)錯(cuò)，可是這樣原注冊(cè)人就沒(méi)有辦法再用“反撤三”的辦法保住商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)了。因?yàn)槿绻?cè)人重新提交一份與之前相同或近似的新商標(biāo)申請(qǐng)，就會(huì)被這件同日提交的在先商標(biāo)引證駁回（注意，這里指的只是“在先申請(qǐng)”商標(biāo)而非“在先注冊(cè)”，因?yàn)椤俺啡睕](méi)有完成之前，原商標(biāo)依然是有效的），筆者把它稱(chēng)之為“防-反撤三”，這是在第三層。由于“撤三”的周期比商標(biāo)申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查期的4-6個(gè)月更長(zhǎng)，所以無(wú)論“撤三”成功與否這件同日申請(qǐng)的新商標(biāo)都一定會(huì)被駁回。而商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)會(huì)在收到駁回通知書(shū)后提出駁回復(fù)審，理由是“引證商標(biāo)處于權(quán)利不穩(wěn)定狀態(tài)”之類(lèi)，請(qǐng)求商標(biāo)局評(píng)審委員會(huì)重新作出審理。駁回復(fù)審一般則又需要6-12個(gè)月的時(shí)間，前后累加需要耗費(fèi)12-18個(gè)月的時(shí)間，此時(shí)“撤三”的裁定結(jié)果早已下發(fā)。除非繼續(xù)走“撤三復(fù)審”的流程，否則的話(huà)勝負(fù)就在此見(jiàn)分曉。在華為鴻蒙第42類(lèi)的系列案件中就可見(jiàn)一斑，華為公司將撤銷(xiāo)復(fù)審、法院一審、上訴二審的流程悉數(shù)盡括，一副“不成功便成仁”的姿態(tài)。

那么，對(duì)于這種情況，商標(biāo)權(quán)人難道就一點(diǎn)辦法都沒(méi)有、只能坐以待斃嗎？那倒也未必。在一次商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的交流會(huì)上，一位同行朋友分享到，有客戶(hù)了解到“撤三”規(guī)則以后，為了以絕后患，每隔三年就將原有的商標(biāo)全部再提交一次新的注冊(cè)申請(qǐng)。筆者把它稱(chēng)為“防撤三”，這是在第四層。通常企業(yè)在經(jīng)營(yíng)了三年以后，經(jīng)營(yíng)的品類(lèi)范圍多多少少會(huì)有一些細(xì)微的變化，有的產(chǎn)品可能不再經(jīng)營(yíng)，也有新經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品在三年前最初申請(qǐng)商標(biāo)的時(shí)候并沒(méi)有體現(xiàn)，甚至可能是當(dāng)時(shí)的尼斯分類(lèi)表中還沒(méi)有的非標(biāo)準(zhǔn)商品或服務(wù)。如果是圖形LOGO的設(shè)計(jì)有變動(dòng)或者是UI、VI整體形象升級(jí)的，需要重新申請(qǐng)注冊(cè)新商標(biāo)本就是情理之中的事情，相當(dāng)于花一份錢(qián)、辦兩件事。

這樣一來(lái)，只要每三年就提交一次新的商標(biāo)申請(qǐng)，就沒(méi)有人能夠撤銷(xiāo)得了我的商標(biāo)。畢竟“撤銷(xiāo)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)”的先決條件就是這件商標(biāo)自注冊(cè)公告之日起滿(mǎn)三年，否則其他人是沒(méi)有辦法援引這一條款提出“撤三”申請(qǐng)的，只能考慮無(wú)效宣告或是其他途徑。所以，只要安排一位專(zhuān)門(mén)的文員或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門(mén)流程專(zhuān)員，亦或者是使用商標(biāo)監(jiān)控軟件實(shí)時(shí)提醒，一旦發(fā)現(xiàn)自己有注冊(cè)滿(mǎn)三年的商標(biāo)就馬上安排提交新申請(qǐng)，只要我提交新申請(qǐng)的速度足夠快，別人的“撤三”就追不上我。聽(tīng)到這里，筆者醍醐灌頂。

你以為故事到這里就結(jié)束了嗎？那可就太天真了。假如是由筆者來(lái)代理撤銷(xiāo)這樣情況商標(biāo)的案件，筆者會(huì)在該商標(biāo)注冊(cè)公告后第2年第6個(gè)月的時(shí)候就提出一件客戶(hù)想要的新商標(biāo)申請(qǐng)。按照目前的審理速度，這件商標(biāo)大約會(huì)在半年之后、也就是引證商標(biāo)剛好注冊(cè)滿(mǎn)3年的前后時(shí)間段內(nèi)被駁回。屆時(shí)再對(duì)引證商標(biāo)提起“撤三”、同時(shí)讓己方申請(qǐng)的商標(biāo)參加“駁回復(fù)審”即可。筆者把它稱(chēng)作“先撤三”，這是在第五層。根據(jù)前文所述，如果這個(gè)時(shí)候原商標(biāo)權(quán)利人還是等到自己的商標(biāo)注冊(cè)公告滿(mǎn)三年才去提交新注冊(cè)申請(qǐng)的話(huà)，就會(huì)被這件先前提交的在先申請(qǐng)商標(biāo)引證駁回。而后續(xù)如果也未能提供有效的使用證據(jù)，就會(huì)被“撤三”失去商標(biāo)，權(quán)利易主。

也就是說(shuō)，即使自己每隔三年就在同一品類(lèi)或類(lèi)似群下注冊(cè)一次和自己相同或近似的商標(biāo)，依然有可能被他人用“先撤三”的方式攻陷。“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，面對(duì)這樣的情況，一樣可以結(jié)合之前的方案，提出一個(gè)比“先撤三”更早一步的方案，即當(dāng)原始商標(biāo)自注冊(cè)公告之日起滿(mǎn)2年5個(gè)月的時(shí)候就提出一模一樣的新商標(biāo)申請(qǐng)。筆者把它稱(chēng)作“防-先撤三”，這是在第六層。反之，撤銷(xiāo)方還可以在擬撤銷(xiāo)商標(biāo)的第2年的時(shí)候提出新商標(biāo)申請(qǐng)，后續(xù)按部就班的進(jìn)行6-9個(gè)月的駁回復(fù)審及3-6個(gè)月的法院一審訴訟流程。邏輯上來(lái)說(shuō)，只要把實(shí)質(zhì)審查的時(shí)間拖延到擬撤銷(xiāo)商標(biāo)注冊(cè)滿(mǎn)三年即符合“撤三”條件。以此類(lèi)推，還可以繼續(xù)往后延伸出第七層、第八層、第九層……

想必當(dāng)初制定法律的人大委員們?cè)趺炊疾粫?huì)想到，只是短短116字的條款能被玩出這么多花樣。只是一件商標(biāo)，至于么？這大概就是商標(biāo)的魔力所在。

注釋?zhuān)?/strong>

[1]作者李香浩商標(biāo)局檔案處副處長(zhǎng) 《撤銷(xiāo)三年不使用制度及證據(jù)材料要求》來(lái)源:《中華商標(biāo)》2018年第4期 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-AHON201804006.htm

[2]北京市高級(jí)人民法院《當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的若干法律問(wèn)題》（2018）

在“撤三”案件中，不要求商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人必須在訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的每個(gè)商品上均進(jìn)行使用，只要商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人能夠證明在其核定使用的具體商品上進(jìn)行了真實(shí)、合法地使用，在與該商品相類(lèi)似的其他商品上亦可以維持商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的有效。然而，對(duì)類(lèi)似商品的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照商品的功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、消費(fèi)渠道和消費(fèi)群體進(jìn)行判斷，主要從商品物理的客觀屬性進(jìn)行認(rèn)定，不能將非核定使用商品之外所謂“關(guān)聯(lián)商品”上的使用證據(jù)，作為維持復(fù)審商標(biāo)注冊(cè)的有效證據(jù)。

[3]國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局《通告》http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201603/t20160315_233052.html

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作者：縷聰

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)代理手記（七）| “撤三”與“反撤三”之間無(wú)休止的斗爭(zhēng)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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