最高法談 | 專利權(quán)無效宣告時確認不侵權(quán)之訴的受理

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原標題：專利權(quán)無效宣告時確認不侵權(quán)之訴的受理

專利權(quán)無效宣告請求審查決定并非一經(jīng)作出即發(fā)生確定的法律效力，在其產(chǎn)生確定的法律效力前，專利權(quán)仍屬有效，侵權(quán)警告仍然具有權(quán)利基礎(chǔ)；被警告人針對侵權(quán)警告提起的確認不侵害專利權(quán)之訴，符合法定起訴條件的，人民法院應予受理。

專利權(quán)無效宣告時確認不侵權(quán)之訴的受理

——（2020）最高法知民終225號

關(guān)鍵詞

發(fā)明專利確認不侵權(quán) 無效行政決定先行裁駁

基本案情

上訴人東莞銀行股份有限公司（以下簡稱東莞銀行）請求確認不侵害專利權(quán)糾紛案中，涉及專利號為ZL200910038860.3、名稱為“一種在計算機和其他電子產(chǎn)品中自行提供恰到好處嵌入式幫助的方法和界面”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）。

東莞銀行于2019年11月14日以張學志為被告、張金滔為第三人，向廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱一審法院）提起確認不侵害專利權(quán)糾紛訴訟，請求確認東莞銀行運營的“東莞銀行手機銀行”App和“東莞銀行村鎮(zhèn)銀行手機銀行”App不侵害張學志的涉案專利權(quán)，并判令張學志向東莞銀行支付維權(quán)合理開支89.01萬元。

一審法院經(jīng)審理查明，張學志系涉案專利的專利權(quán)人。2018年8月31日，原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會就涉案專利作出第37130號無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利權(quán)全部無效。

2019年9月9日，張學志向東莞銀行發(fā)送侵權(quán)警告函，其中稱其已就涉案專利的無效決定向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴。張學志還向蘋果公司投訴東莞銀行App涉及侵權(quán)，要求下架該App。

2019年11月6日，東莞銀行向張學志就其向蘋果公司投訴東莞銀行侵害涉案專利權(quán)行為發(fā)出催告函，要求張學志立即撤回相關(guān)投訴或盡快向人民法院提起相關(guān)侵權(quán)訴訟。

一審法院認為，宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在，故在涉案專利已在先被宣告全部無效的情況下，東莞銀行提出確認其不侵害涉案專利權(quán)的訴訟請求缺乏事實基礎(chǔ)，其起訴不符合法定受理條件。

一審法院裁定對東莞銀行的起訴不予受理。東莞銀行不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2020年6月12日裁定撤銷原審裁定，指令本案由廣州知識產(chǎn)權(quán)法院立案受理。

裁判意見

最高人民法院二審認為，專利權(quán)無效宣告請求審查決定并非一經(jīng)作出即發(fā)生確定的法律效力，而須待法律規(guī)定的起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時，該決定方可確定發(fā)生法律效力。

具體理由如下：

專利權(quán)是一種需經(jīng)有權(quán)機關(guān)授予的無形財產(chǎn)權(quán)。專利授權(quán)確權(quán)行為作為取得和保持專利權(quán)的程序，會導致專有權(quán)的確立和喪失，故其目的在于判斷發(fā)明創(chuàng)造是否應受到專有權(quán)的保護，而非采取行政強制措施或賦予執(zhí)行力。

只有在行政相對人及利害關(guān)系人對行政決定放棄救濟權(quán)利或救濟權(quán)利用盡時，專利權(quán)無效宣告請求審查決定才具有不可爭力，此時專利權(quán)有效與否才能處于終局性的確定狀態(tài)。

因此，專利權(quán)無效宣告請求審查決定之生效時點應為不可爭力的產(chǎn)生時點，不能以一般情況下行政行為一經(jīng)作出即具有執(zhí)行力且復議和訴訟期間不停止執(zhí)行，就認為專利權(quán)無效宣告請求審查決定亦是一經(jīng)作出即生效。

第二，我國的專利授權(quán)確權(quán)程序包括司法救濟程序。專利法第四十六條第二款明確規(guī)定：“對專利復審委員會宣告專利權(quán)無效或者維持專利權(quán)的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴?！?/p>

根據(jù)上述規(guī)定，當事人不服專利權(quán)無效宣告請求審查決定，可以提起司法救濟程序。司法救濟程序的結(jié)果會影響專利權(quán)法律狀態(tài)的確定，是專利授權(quán)確權(quán)行為在司法領(lǐng)域的評判程序。

因此，僅在專利法規(guī)定的上述起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持審查決定的司法裁判發(fā)生法律效力時，專利授權(quán)確權(quán)程序才在真正意義上結(jié)束，行政相對人及利害關(guān)系人負有不得再行爭訟的義務。專利權(quán)無效宣告請求審查決定此時才具有不可爭力，故應以此時點作為生效時點。

第三，專利法第四十七條第一款規(guī)定：“宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在?！痹谛鎸＠麢?quán)無效的情況下，專利權(quán)保護的技術(shù)方案從專有狀態(tài)進入公有領(lǐng)域，社會公眾可以自由實施該技術(shù)方案。

由于專利授權(quán)確權(quán)程序包括司法救濟程序，如果將宣告專利權(quán)無效的審查決定之生效時點確定為一經(jīng)作出即生效，而其后司法裁判又推翻該決定，則會形成技術(shù)方案在專有-公有-專有領(lǐng)域之間的反復，并在保護專利權(quán)人的合法權(quán)益和推動發(fā)明創(chuàng)造的應用之間產(chǎn)生諸多爭議，此種解讀不符合專利法的立法宗旨。

在宣告專利權(quán)無效的審查決定未生效的情況下，其不能產(chǎn)生否定專利權(quán)有效性的效力，權(quán)利人發(fā)送的侵權(quán)警告仍然有權(quán)利基礎(chǔ)。相應地，被警告人亦可以在符合法定條件的情況下提起確認不侵害專利權(quán)之訴，以消除因收到侵權(quán)警告而產(chǎn)生的不安狀態(tài)。

本案起訴材料顯示，張學志已向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，宣告專利權(quán)無效的審查決定尚未生效，東莞銀行作為被警告人有權(quán)提起確認不侵害專利權(quán)之訴。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二條第一款以及第二款的規(guī)定，“權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴”。

該條規(guī)定的“先行裁駁、另行起訴”旨在提高專利侵權(quán)糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理周期較長的影響，其僅適用于司法解釋規(guī)定的專利權(quán)人提起的侵權(quán)之訴。

被警告人提起的確認不侵害專利權(quán)之訴，目的在于消除被警告人因?qū)＠麢?quán)人發(fā)出的侵權(quán)警告而所處的不安狀態(tài)。兩者制度目的不同，因此司法解釋該條規(guī)定的“先行裁駁、另行起訴”不構(gòu)成被警告人提起確認不侵害專利權(quán)之訴的障礙。

如人民法院經(jīng)審理認定被警告人的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)，可徑行作出確認不侵權(quán)的判決；如人民法院經(jīng)審理認定被警告人的行為構(gòu)成侵害專利權(quán)，為避免訴訟結(jié)果反復，可以中止審理，等待專利確權(quán)行政訴訟的結(jié)果。

附：裁定書全文

中華人民共和國最高人民法院

民事裁定書

（2020）最高法知民終225號

上訴人（一審起訴人）：東莞銀行股份有限公司。

法定代表人：盧國鋒，該公司董事長。

委托訴訟代理人：陳俊，北京市金杜（深圳）律師事務所律師。

委托訴訟代理人：李智，北京市金杜（深圳）律師事務所律師。

上訴人東莞銀行股份有限公司（以下簡稱東莞銀行）因確認不侵害專利權(quán)糾紛一案，不服廣州知識產(chǎn)權(quán)法院于2019年11月19日作出的（2019）粵73知民初1611號民事裁定，向本院提起上訴。本院于2020年3月5日立案后，依法組成合議庭對本案進行了審理。

東莞銀行上訴請求：1.撤銷原審裁定；2.裁定廣州知識產(chǎn)權(quán)法院依法受理本案。事實和理由：（一）張學志利用我國專利民行二元體制的制度漏洞，以被宣告無效的專利權(quán)惡意發(fā)送侵權(quán)警告、提起投訴，對東莞銀行造成極大損害，并使得在上市關(guān)鍵階段的東莞銀行長期處于不安的狀態(tài)，東莞銀行為維護自身的合法權(quán)益提起本案訴訟。1.ＺＬ20091003××××.3號“一種在計算機和其他電子產(chǎn)品中自行提供恰到好處嵌入式幫助的方法和界面”發(fā)明專利權(quán)（以下簡稱涉案專利）的專利權(quán)人是張學志，該專利于2018年8月31日被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告其權(quán)利要求全部無效。根據(jù)《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第四十七條第一款關(guān)于“宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在”的規(guī)定，無論東莞銀行是否實施該專利，張學志均無權(quán)干涉。2.張學志主張涉案專利目前處于專利權(quán)維持的狀態(tài)，理由為國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站顯示涉案專利狀態(tài)為專利權(quán)維持，國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)于2019年3月19日收取了第11年年費。張學志向東莞銀行發(fā)函稱：“在專利權(quán)人就無效宣告案（4Ｗ106774號）向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴時，法院指南材料里面有一條是說專利權(quán)人可以先向法院申請恢復權(quán)利，專利權(quán)人就該事項向北京知識產(chǎn)權(quán)法院進行了咨詢，被告知去知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)查詢該專利的狀態(tài)，若是‘專利權(quán)維持’，則不用恢復”。張學志稱其堅信無效決定將很快被北京知識產(chǎn)權(quán)法院撤銷。3.張學志曾用涉案專利向北京市知識產(chǎn)權(quán)局投訴中國工商銀行股份有限公司侵害其專利權(quán)。在該投訴案件的處理過程中，涉案專利于2018年8月31日被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告其權(quán)利要求全部無效，張學志遂撤回其投訴請求，北京市知識產(chǎn)權(quán)局亦撤銷該投訴案件。4.時隔一年后的2019年9月9日，張學志在明知涉案專利權(quán)已經(jīng)被宣告無效的情況下，在東莞銀行處于上市關(guān)鍵階段的時期，向東莞銀行發(fā)送侵權(quán)警告函，要求支付高達每年750萬元的涉案專利許可費，并威脅如果東莞銀行不繳納相關(guān)專利使用許可費，將采取進一步措施，包括但不限于向證監(jiān)會投訴、訴諸法律追索侵權(quán)賠償、向蘋果公司（ＡｐｐｌｅＩｎｃ.）投訴要求侵權(quán)Ａｐｐ下架，以及向?qū)＠鞴懿块T申請專利侵權(quán)行政查處等。其后，張學志多次向蘋果公司投訴東莞銀行運營的“東莞銀行手機銀行”Ａｐｐ（ＡｐｐｌｅＩＤ：78425616）和“東莞銀行村鎮(zhèn)銀行手機銀行”Ａｐｐ（ＡｐｐｌｅＩＤ：1181828768）侵權(quán)，最終導致兩款ＡＰＰ從蘋果應用商店下架，使得東莞銀行數(shù)百萬老用戶無法正常更新軟件，新用戶無法正常下載安裝涉案產(chǎn)品，給東莞銀行的商譽和公司經(jīng)營造成了巨大影響，嚴重威脅用戶資金安全和金融秩序穩(wěn)定，損害了廣大消費者的合法權(quán)利。5.在專利權(quán)被宣告無效并進入行政訴訟之后，由于法院案件量巨大，訴訟往往會持續(xù)2-4年不等。張學志正是利用這一制度漏洞，以宣告無效的涉案專利惡意發(fā)送侵權(quán)警告，侵害東莞銀行的正常經(jīng)營活動和合法權(quán)益，使東莞銀行的日常經(jīng)營和公司上市進程處于不安之中。（二）東莞銀行行使訴權(quán)，符合確認不侵權(quán)之訴的立法本意。1.在知識產(chǎn)權(quán)司法保護制度中，確認不侵權(quán)制度是不可或缺的重要組成部分之一。當市場經(jīng)營主體遭受侵權(quán)警告，而權(quán)利人怠于行使訴權(quán)，使得被警告人長期處于不安狀態(tài)時，被警告人可以利用這一制度獲得司法救濟。2.這一制度還可以從根本上規(guī)制權(quán)利人濫用權(quán)利、肆意發(fā)送侵權(quán)警告的行為，維護穩(wěn)定正當?shù)氖袌鼋?jīng)營秩序。3.東莞銀行提起本案訴訟的目的是為確認自己并未侵害涉案專利權(quán)，排除張學志侵權(quán)警告等行為可能造成的損失和不良影響，結(jié)束東莞銀行處于侵權(quán)警告的不安狀態(tài)，維護東莞銀行及廣大Ａｐｐ用戶的合法權(quán)益。（三）《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二條規(guī)定的“先行裁駁、另行起訴”制度，不能機械照搬到確認不侵權(quán)之訴中?！跋刃胁民g、另行起訴”制度在提高專利侵權(quán)訴訟效率、維護生產(chǎn)經(jīng)營秩序方面起到了積極作用，但是如將該制度機械照搬到確認不侵權(quán)之訴中，會給惡意投訴人可乘之機，使被投訴企業(yè)得不到救濟。本案中，因缺乏相關(guān)民事案由以及未來專利權(quán)有被恢復的理論可能性，東莞銀行無法提起“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責任糾紛”等訴訟。如果在確認不侵權(quán)之訴中，從簡單的“權(quán)利被宣告無效則不存在確認不侵權(quán)問題”的法律邏輯出發(fā)，對東莞銀行的起訴不予受理的話，實際上是以機械的法律邏輯來面對復雜的現(xiàn)實困境，結(jié)果將導致被投訴人無途徑尋求司法救濟，不僅與確認不侵害專利權(quán)糾紛的初衷相違背，也與“先行裁駁、另行起訴”的制度設(shè)計初衷相違背。（四）本案符合《中華人民共和國民事訴訟法》（以下簡稱民事訴訟法）第一百一十九條規(guī)定的民事案件受理條件，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院應當依法受理本案。本案為確認不侵權(quán)之訴，張學志依據(jù)涉案專利發(fā)送侵權(quán)警告及向蘋果公司提起投訴的行為已經(jīng)對東莞銀行造成了損害，因此東莞銀行與本案有直接利害關(guān)系。張學志是涉案專利的專利權(quán)人之一，其永久居留證號、聯(lián)系電話及地址等身份信息明確，并且可以明確是其實施了侵權(quán)警告行為。東莞銀行在本案中主張的訴求和事實理由已經(jīng)在本案起訴狀中予以明確。本案為涉及專利的民事一審案件，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院作為被告經(jīng)常居住地的知識產(chǎn)權(quán)法院，對本案有管轄權(quán)。

東莞銀行于2019年11月14日以張學志為被告、張金滔為第三人，向原審法院提起確認不侵害專利權(quán)糾紛訴訟，請求判令：1.確認東莞銀行運營的“東莞銀行手機銀行”Ａｐｐ和“東莞銀行村鎮(zhèn)銀行手機銀行”Ａｐｐ不侵害張學志專利號為ＺＬ20091003××××.3、名稱為“一種在計算機和其他電子產(chǎn)品中自行提供恰到好處嵌入式幫助的方法和界面”的發(fā)明專利權(quán)；2.張學志向東莞銀行支付合理的維權(quán)費用89.01萬元；3.張學志承擔本案的全部訴訟費用。

東莞銀行為支持其訴請，向原審法院提交了涉案專利相關(guān)信息、張學志向東莞銀行寄送的警告函、張學志與蘋果公司之間的往來郵件、東莞銀行與蘋果公司之間的往來郵件、東莞銀行發(fā)送給張學志的催告函及郵單、無效宣告請求審查決定書等證據(jù)材料。

原審法院認為，本案為確認不侵害專利權(quán)糾紛，是相關(guān)民事主體主動行使訴訟權(quán)利，請求法院確認其有關(guān)行為不侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的訴訟，目的是排除其是否侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)處于不確定狀態(tài)的干擾。在東莞銀行提起本案訴訟前，涉案專利已被宣告全部無效。該決定一經(jīng)作出即生效，至于其是否處在行政訴訟過程中，并不影響其效力。又根據(jù)專利法第四十七條第一款規(guī)定，宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。故在涉案專利已在先被宣告全部無效的情況下，東莞銀行提出確認其不侵害涉案專利權(quán)的訴訟請求缺乏事實基礎(chǔ)。故其起訴不符合法定的受理條件。

原審法院裁定：對東莞銀行股份有限公司的起訴不予受理。

本院經(jīng)審查查明，東莞銀行提交的證據(jù)材料顯示：張學志系涉案專利的專利權(quán)人；2018年8月31日，原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會就涉案專利作出第37130號無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利權(quán)全部無效；2019年9月9日，張學志向東莞銀行發(fā)送侵權(quán)警告函，其中稱其已就涉案專利的無效決定向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴；張學志還向蘋果公司投訴東莞銀行App涉及侵權(quán)；2019年11月6日，北京市金杜（深圳）律師事務所受東莞銀行委托向張學志就其向蘋果公司投訴東莞銀行侵害涉案專利權(quán)行為發(fā)出催告函，要求張學志立即撤回相關(guān)投訴，或盡快向人民法院提起相關(guān)侵權(quán)訴訟。

本院經(jīng)審查認為，本案為確認不侵害專利權(quán)糾紛，上訴爭議焦點為原審法院是否應當受理東莞銀行提起的確認不侵害專利權(quán)糾紛之訴，具體包括兩個問題：（一）東莞銀行的起訴是否符合確認不侵害專利權(quán)糾紛之訴的條件；（二）宣告專利權(quán)無效的審查決定是否導致東莞銀行喪失訴權(quán)。

（一）東莞銀行的起訴是否符合確認不侵害專利權(quán)糾紛之訴的條件

民事訴權(quán)是當事人在民事關(guān)系發(fā)生爭議時，請求人民法院通過民事訴訟解決糾紛的權(quán)利。民事訴訟法第一百一十九條規(guī)定：“起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。”由于確認不侵害專利權(quán)糾紛不同于傳統(tǒng)民事糾紛，其性質(zhì)屬于民事消極確認之訴，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條專門規(guī)定了該類起訴的前置條件，即“權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告，被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)，自權(quán)利人收到該書面催告之日起一個月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內(nèi)，權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權(quán)的訴訟的，人民法院應當受理?！贝_認不侵害專利權(quán)之訴的目的在于當權(quán)利人警告相對方侵權(quán)但又怠于通過法定程序解決爭議時，給予被警告人從法律關(guān)系不確定狀態(tài)中解脫出來的救濟途徑。據(jù)此，確認不侵害專利權(quán)糾紛之訴除應符合民事訴訟法第一百一十九條的規(guī)定外，還須滿足專利權(quán)人已經(jīng)發(fā)出侵害專利權(quán)的警告、專利權(quán)人經(jīng)催告后怠于撤回警告或行使訴權(quán)這兩項條件。在此情況下，被警告人的法律地位因?qū)＠麢?quán)人的前述行為而陷入不安定狀態(tài)，其具有訴的利益，可以起訴請求法院確認其是否侵害涉案專利權(quán)，從而消除其與專利權(quán)人之間爭議法律關(guān)系的不安定狀態(tài)，獲得確定性。

本案中，從東莞銀行向原審法院提交的起訴材料及其上訴主張來看，張學志于2019年9月9日向東莞銀行寄送了警告函，東莞銀行于2019年11月6日向張學志正式發(fā)出催告函，張學志至今為止仍未撤回警告也不提起侵權(quán)訴訟。東莞銀行與本案有直接利害關(guān)系，其起訴有明確的被告以及具體的訴訟請求和事實、理由，符合民事訴訟法第一百一十九條的規(guī)定，同時也已經(jīng)滿足《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條規(guī)定的收到專利權(quán)人警告且專利權(quán)人經(jīng)催告后未撤回警告也不行使訴權(quán)的兩項起訴條件。

盡管東莞銀行于2019年11月14日向原審法院起訴時尚未滿足《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條規(guī)定的“權(quán)利人收到該書面催告之日起一個月”或者“自書面催告發(fā)出之日起二個月”的期間條件，但由于原審法院未以不符合期間條件為由裁定不予受理，而本案因其他爭議問題已進入上訴階段，如果僅以不符合期間條件為由對本案不予受理，無疑將導致程序空轉(zhuǎn)，徒增當事人訟累，亦不利于實質(zhì)解決糾紛，故本院結(jié)合本案二審中東莞銀行起訴已符合期間條件的事實，認定其起訴符合確認不侵害專利權(quán)糾紛之訴的法定條件。

（二）宣告專利權(quán)無效的審查決定是否導致東莞銀行喪失訴權(quán)

首先，關(guān)于專利權(quán)無效宣告請求審查決定的生效時點問題。專利法第四十六條第一款規(guī)定：“專利復審委員會對宣告專利權(quán)無效的請求應當及時審查和作出決定，并通知請求人和專利權(quán)人。宣告專利權(quán)無效的決定，由國務院專利行政部門登記和公告?！痹摋l文并未明確規(guī)定專利權(quán)無效宣告請求審查決定之生效時點。對此，本院認為，專利權(quán)無效宣告請求審查決定并非一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力，而須待法律規(guī)定的起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時，該決定方可發(fā)生法律效力。具體理由如下：

第一，無論是在我國行政法律規(guī)范還是專利法律規(guī)范中，均無確定專利權(quán)無效宣告請求審查決定生效時點的直接依據(jù)。因此，專利權(quán)無效宣告請求審查決定的生效時點應當根據(jù)專利權(quán)的特殊性質(zhì)以及專利授權(quán)確權(quán)行為之目的進行判斷。專利權(quán)是一種需經(jīng)有權(quán)機關(guān)授予的無形財產(chǎn)權(quán)。專利授權(quán)確權(quán)行為作為取得和保持專利權(quán)的程序，會導致專有權(quán)的確立和喪失，故其目的在于判斷發(fā)明創(chuàng)造是否應受到專有權(quán)的保護，而非采取行政強制措施或賦予執(zhí)行力。只有在行政相對人及利害關(guān)系人對行政決定放棄救濟權(quán)利或救濟權(quán)利用盡時，專利權(quán)無效宣告請求審查決定才具有不可爭力，此時專利權(quán)有效與否才能處于終局性的確定狀態(tài)。因此，專利權(quán)無效宣告請求審查決定之生效時點應為不可爭力的產(chǎn)生時點，不能以一般情況下行政行為一經(jīng)作出即具有執(zhí)行力且復議和訴訟期間不停止執(zhí)行，就認為專利權(quán)無效宣告請求審查決定亦是一經(jīng)作出即生效。

第二，我國的專利授權(quán)確權(quán)程序包括司法救濟程序。專利法第四十六條第二款明確規(guī)定：“對專利復審委員會宣告專利權(quán)無效或者維持專利權(quán)的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴?！备鶕?jù)上述規(guī)定，當事人不服專利權(quán)無效宣告請求審查決定，可以提起司法救濟程序。司法救濟程序的結(jié)果會影響專利權(quán)法律狀態(tài)的確定，是專利授權(quán)確權(quán)行為在司法領(lǐng)域的評判程序。因此，僅在專利法規(guī)定的上述起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持審查決定的司法裁判發(fā)生法律效力時，專利授權(quán)確權(quán)程序才在真正意義上結(jié)束，行政相對人及利害關(guān)系人負有不得再行爭訟的義務。專利權(quán)無效宣告請求審查決定此時才具有不可爭力，故應以此時點作為生效時點。

第三，專利法第四十七條第一款規(guī)定：“宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在?！痹谛鎸＠麢?quán)無效的情況下，專利權(quán)保護的技術(shù)方案從專有狀態(tài)進入公有領(lǐng)域，社會公眾可以自由實施該技術(shù)方案。由于專利授權(quán)確權(quán)程序包括司法救濟程序，如果將宣告專利權(quán)無效的審查決定之生效時點確定為一經(jīng)作出即生效，而其后司法裁判又推翻該決定，則會形成技術(shù)方案在專有-公有-專有領(lǐng)域之間的反復，并在保護專利權(quán)人的合法權(quán)益和推動發(fā)明創(chuàng)造的應用之間產(chǎn)生諸多爭議，此種解讀不符合專利法的立法宗旨?！?/p>

綜上，原審裁定認為專利無效宣告請求審查決定一經(jīng)作出即生效，進而認定涉案專利權(quán)應視為自始不存在，適用法律錯誤，應予糾正?！?/p>

其次，關(guān)于宣告專利權(quán)無效的審查決定未生效時，被警告人可否提起確認不侵權(quán)之訴的問題。如上所述，專利權(quán)無效宣告請求審查決定并非作出即生效，而是在起訴期限屆滿或司法裁判生效時才生效。因此，在宣告專利權(quán)無效的審查決定未生效的情況下，其不能產(chǎn)生否定專利權(quán)有效性的效力，權(quán)利人發(fā)送的侵權(quán)警告仍然有權(quán)利基礎(chǔ)。相應地，被警告人亦可以在符合法定條件的情況下提起確認不侵害專利權(quán)之訴，以消除因收到侵權(quán)警告而產(chǎn)生的不安狀態(tài)。本案起訴材料顯示，張學志已向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，宣告專利權(quán)無效的審查決定尚未生效，東莞銀行作為被警告人有權(quán)提起確認不侵害專利權(quán)之訴。

實踐中容易引起混淆的問題是《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二條第一款以及第二款“權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴”的規(guī)定是否適用于確認不侵害專利權(quán)之訴。本院認為，該條規(guī)定人民法院可以“先行裁駁、另行起訴”，旨在提高專利侵權(quán)糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理周期較長的影響，其僅適用于司法解釋規(guī)定的專利權(quán)人提起的侵權(quán)之訴。被警告人提起的確認不侵害專利權(quán)之訴，目的在于消除被警告人因?qū)＠麢?quán)人發(fā)出的侵權(quán)警告而所處的不安狀態(tài)。兩者制度目的不同，因此司法解釋該條規(guī)定的“先行裁駁、另行起訴”不構(gòu)成被警告人提起確認不侵害專利權(quán)之訴的障礙。如法院經(jīng)審理認定被警告人的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)，可徑行作出確認不侵權(quán)的判決；如法院經(jīng)審理認定被警告人的行為構(gòu)成侵害專利權(quán)，為避免訴訟結(jié)果反復，可以中止審理，等待專利確權(quán)行政訴訟的結(jié)果。也即是說，無論屬于何種情形，人民法院均不能以專利“民行二元分立”的訴訟架構(gòu)為由，剝奪被警告人的民事訴權(quán)，任由其法律地位長期處于不安狀態(tài)，而拒絕給予救濟途徑。

綜上所述，東莞銀行的起訴符合確認不侵害專利權(quán)糾紛之訴的法定條件，原審法院應予受理。東莞銀行的上訴請求成立，本院予以支持。原審法院適用法律錯誤，導致對本案作出不予受理裁定錯誤，本院予以糾正。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項、第一百七十一條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百三十二條規(guī)定，裁定如下：　

一、撤銷廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）粵73知民初1611號民事裁定；

二、本案指令廣州知識產(chǎn)權(quán)法院立案受理。

本裁定為終審裁定。

審判長沈紅雨

審判員孔立明

審判員崔寧

二〇二〇年六月十二日

法官助理李慶瑾

書記員王茜

裁判要點

來源：最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：最高法談 | 專利權(quán)無效宣告時確認不侵權(quán)之訴的受理（點擊標題查看原文）

最高法談 | 專利權(quán)無效宣告時確認不侵權(quán)之訴的受理

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