基于專利優(yōu)先權(quán)的申請類型轉(zhuǎn)換

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：常殿國 北京常乘高知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

原標題：基于專利優(yōu)先權(quán)的申請類型轉(zhuǎn)換

隨著國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實施，進一步加強了國內(nèi)申請人的發(fā)明創(chuàng)新意識，發(fā)明、實用新型的申請量一路高歌猛進，也早已為世人所矚目。

對于發(fā)明、實用新型的申請類型選擇，是在專利規(guī)劃之初申請人就面臨的問題。

產(chǎn)品類的申請類型

一項新開發(fā)的技術(shù)方案，除了涉及新方法的要以發(fā)明的方式提交申請以外，對于涉及形狀、構(gòu)造的產(chǎn)品類，可以發(fā)明和/或?qū)嵱眯滦偷姆绞教峤簧暾垺?br/>

對于產(chǎn)品類，申請人的通常理解就是，有三種選擇：要么提交發(fā)明，要么提交實用新型，要么提交一案兩報(即, 同一申請人在同一申請日對同一發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利)。

不言而喻，申請人更希望一件發(fā)明創(chuàng)造能夠輕松拿下“發(fā)明”專利，無論其保護期限、還是商譽等方面，都優(yōu)于“實用新型”專利。

然而在專利布局中，對技術(shù)方案的創(chuàng)造性判斷（簡稱“發(fā)明高度”）往往會成為申請類型選擇的分水嶺。

常規(guī)的類型選擇考量

在申請人基于對發(fā)明高度的自信、保護期限等考慮選定“發(fā)明”類型時，相比選擇“實用新型”類型而言，實際上要冒更大的被駁回、不予授權(quán)導(dǎo)致技術(shù)方案白白公開而貢獻社會的風(fēng)險。

退而求其次，當申請人選定“一案兩報”類型時，則要面對不同的專利審查周期，往往先在5-12月內(nèi)獲得“實用新型”專利權(quán)之后，要等待2-4年左右的“發(fā)明”專利審查期。即便通過放棄“實用新型”專利最終獲得了“發(fā)明”專利，該“發(fā)明”專利也是姍姍來遲，不盡人意，往往會有申請人事后指出早知如此，不如直接申請發(fā)明好了，實用新型申請既耽誤了時間又浪費了預(yù)算。

再者，如果干脆直接選定“實用新型”類型，雖然相比“發(fā)明”申請能夠更快地獲得專利權(quán)，往往又會因發(fā)明高度實際上、或許也并不那么低的主觀感覺，對最終放棄了挑戰(zhàn)發(fā)明的機會心有不甘。

尤其是對于發(fā)明高度或許似高實低、似低實高的技術(shù)方案，申請人在提交申請之前，即便是在非充分檢索的基礎(chǔ)上，仍然難以預(yù)測其授權(quán)前景而舉棋不定時，再考慮到實用新型專利權(quán)的期限比發(fā)明專利少十年的保護期，對經(jīng)濟價值較高的專利技術(shù)而言，也仍然是令申請人十分頭疼的類型選擇問題。

新形勢下的新選擇

隨著國家知識產(chǎn)權(quán)局的新部署，發(fā)明專利審查周期已從以往的平均23個月左右逐漸向16個月左右縮減。在實務(wù)中，也已有審查周期更短的案例。這為申請人帶來了新的申請類型的選擇機會。下面通過一個案例來進行說明。

案例

以PDF方式提交的普通發(fā)明申請（申請日2020年11月24日），約經(jīng)9個月即收到《第一次審查意見通知書》（簡稱“一通”，發(fā)文日2021年8月9日），在二日內(nèi)完成答復(fù)（提交日2021年8月11日）后，約一個半月即收到《第二次審查意見通知書》（簡稱“二通”，發(fā)文日2021年9月27日），此時距離申請日起用時剛過十個月，還差約兩個月到一年（即，到達優(yōu)先權(quán)期限）。

其中，經(jīng)過 “一通”、“二通”的溝通，審查員仍堅持認為該發(fā)明相比現(xiàn)有技術(shù)不具有創(chuàng)造性。

基于對該發(fā)明、現(xiàn)有技術(shù)、審查員的主觀及客觀意見的綜合認識，代理人認為該發(fā)明仍有爭辯的余地，但同時也存審查員將不再接受爭辯意見而發(fā)出《駁回決定》的較大可能。

一個是繼續(xù)爭辯，冒被駁回的風(fēng)險；另一個則是在爭辯的同時，作好在2021年11月23日前（距離申請日2020年11月24日一年內(nèi)）要求以該發(fā)明為本國優(yōu)先權(quán)，提出一件實用新型專利申請的準備。

該優(yōu)先權(quán)所利用的是《專利法》第二十九條的規(guī)定“……申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，……又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。”以及《專利法實施細則》第三十二條的規(guī)定“申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請是發(fā)明專利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實用新型專利申請；……申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍薄?br/>

盡管審查員最終對該專利予以授權(quán)，但該案對于后來的產(chǎn)品類申請的類型選擇仍有一定的借鑒意義。

借鑒意義

筆者認為，為了贏得更大的市場份額、增強企業(yè)和產(chǎn)品的市場競爭力，即便對于“發(fā)明高度”的判斷可高可低的略顯尷尬情況，也可以在充分考慮其它因素的基礎(chǔ)上，首先提出發(fā)明申請。

在此的發(fā)明申請，鑒于作為其前提的“發(fā)明高度”的考慮，一般不會沿“高質(zhì)量申請”路線提出“預(yù)審”、“優(yōu)先審查”請求，而仍是沿常規(guī)的普通申請路線推進。

當然，為了能夠盡可能地加快審查進程，申請人也可以“提出提前公布請求”、“同時提出實質(zhì)審查請求”、“與申請費一起繳納實質(zhì)審查費” “不要求延期實審”等。

另外，除了像上述針對審查意見的快速響應(yīng)，于一周前后即完成答復(fù)意見的陳述以外，還可以考慮在制作提交文本時，代替PDF而選用另一種XML的電子格式，以進一步加快進程，當然此時要面臨編輯成本，如文本丟落、格式變異等導(dǎo)致的實質(zhì)公布不充分、形式性缺陷等風(fēng)險。

最終類型的轉(zhuǎn)換

仍借用上述案例，設(shè)若在答復(fù)二通時，審查員仍沒有采納爭辯意見而發(fā)出三通、或者駁回決定，這時的發(fā)文日往往已逼近優(yōu)先權(quán)期限。還有一種窘境就是逼近優(yōu)先權(quán)期限之前仍未得到審查員的進一步的意見通知書。此時，如果申請人方面基于不樂觀的授權(quán)前景而最終決定放棄發(fā)明申請時，則可以在優(yōu)先權(quán)期限之前，提出一項新的實用新型申請，其中要注意要求所放棄的發(fā)明的優(yōu)先權(quán)。

如此帶來的法律預(yù)期結(jié)果為，發(fā)明申請因為被實用新型申請要求為本國優(yōu)先權(quán)而將被視為放棄，實用新型因為要求了對發(fā)明申請的優(yōu)先權(quán)，而得以保留對原技術(shù)方案的“繼續(xù)”申請，在隨后“經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的”（參見《專利法》第四十條）獲得“實用新型”專利權(quán)之后，仍能基于“實用新型專利權(quán)的期限為十年……自申請日起計算” （參見《專利法》第四十二條）而受益，從而盡可能地實現(xiàn)對專利產(chǎn)品、相應(yīng)市場份額的保護，而不是僅僅因為發(fā)明申請被駁回而就簡單地撤退、放棄。

當然，申請人在借鑒該類型轉(zhuǎn)換策略時，仍應(yīng)充分考慮在申請日起一年內(nèi)未得到審查員提審，仍無法預(yù)知可能要檢索到的現(xiàn)有技術(shù)，從而無法借鑒調(diào)整對發(fā)明授權(quán)前景的判斷的情況。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：常殿國 北京常乘高知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：基于專利優(yōu)先權(quán)的申請類型轉(zhuǎn)換（點擊標題查看原文）

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