專利無效宣告程序中專利權人應對篇（一）——權利要求的修改

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“如何更加充分合理地運用這次寶貴的機會，最大限度地保留專利權，往往是專利權人最關心的問題?！秾＠麑彶橹改稀芬呀浺?guī)定了無效宣告程序中允許的典型的權利要求修改方式，本文旨在探討非常規(guī)的修改方式?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：袁玥申發(fā)振中國貿促會專利商標事務所

在專利授權后的無效宣告行政程序中，專利權人有權利修改涉案專利的權利要求。而一旦專利無效宣告的行政程序結束，進入行政訴訟階段，專利權人不能再修改權利要求。因此，專利無效宣告程序可以說是專利權人修改其專利保護范圍的最后機會。如何更加充分合理地運用這次寶貴的機會，最大限度地保留專利權，往往是專利權人最關心的問題。《專利審查指南》已經規(guī)定了無效宣告程序中允許的典型的權利要求修改方式，本文旨在探討非常規(guī)的修改方式。

一、法律法規(guī)中對于無效階段的修改的相關規(guī)定

1、專利法及其實施細則中的相關規(guī)定

《專利法》第三十三條規(guī)定“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！?/p>

《專利法實施細則》第六十九條第一款規(guī)定：“在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍?！?/p>

可見，專利法及其實施細則是從權利和義務兩方面規(guī)范了對專利文件的修改，一方面，賦予專利權人可以在無效宣告程序中對專利文件進行修改的權利；另一方面則強調在修改時應遵守的義務，即對修改的限制。即，為保護發(fā)明創(chuàng)造和技術貢獻，應當允許專利權人對專利文件進行適當修改。同時，為了平衡專利權人與社會公眾之間的利益，將對權利要求的修改不得擴大原專利保護范圍作為修改后的專利文件能否被接受的規(guī)范要求。

在審查與代理實踐中，容易更加注重第二方面，卻忽略了第一方面。

2、《專利審查指南》中的相關規(guī)定

依據(jù)《專利法實施細則》第122條的規(guī)定，國務院專利行政部門（即國家知識產權局）根據(jù)專利法及其實施細則制定專利審查指南。《專利審查指南》屬于部門規(guī)章，位階低于《專利法》及《專利法實施細則》，不能與上位法相抵觸。

I.《專利審查指南》中規(guī)定的修改原則

《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.1節(jié)規(guī)定了無效宣告程序中對專利文件修改的原則：

“發(fā)明或者實用新型專利文件的修改僅限于權利要求書，其原則是：

（１）不得改變原權利要求的主題名稱。

（２）與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍。

（３）不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。

（４）一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征。

外觀設計專利的專利權人不得修改其專利文件?！?/p>

可見，上述修改原則基本和專利法及其實施細則中的規(guī)定相一致，即修改“不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”、“不得擴大原專利的保護范圍”。

II.《專利審查指南》中規(guī)定的修改方式

《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)對修改方式進行了詳細規(guī)定：

“在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。

權利要求的刪除是指從權利要求書中去掉某項或者某些項權利要求，例如獨立權利要求或者從屬權利要求。

技術方案的刪除是指從同一權利要求中并列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案。

權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍?！?/p>

即，該節(jié)具體規(guī)定了四種修改方式：刪除整項權利要求、刪除權利要求中的技術方案、通過補入其他權利要求中的特征進一步限縮、明顯錯誤的修正?？梢?，該節(jié)規(guī)定的幾種具體修改方式都不曾見著于《專利法》及其《實施細則》，屬于審查實踐操作方面的具體規(guī)定，是對《專利法》及其《實施細則》的深度細化補充，與《專利法》及其《實施細則》的方向性規(guī)定不在同一個層面。作為一部部門規(guī)章，這是很正常的，其能夠很好地給予行政機關以及行政相對人明確的指引，從而提高行政效率。

二、對于無效宣告程序中的權利要求修改的一些疑問

眾所周知，成文法的發(fā)展總是落后于實踐，部門規(guī)章的制定，也一定是隨著不停出現(xiàn)新的實踐案例而不斷發(fā)展完善。從這個意義上來說，上一章提及的《專利審查指南》規(guī)定的修改方式可能無法解決實踐中遇到的一些特殊情況。筆者在代理無效宣告案件的經歷中，也經常遇到作為專利權人的當事人詢問一些問題，例如：既然無效宣告程序中是逐項審查，為什么專利權人會自行主動刪除整項權利要求？在刪除技術方案時，怎么定義“技術方案”？通過補入其他權利要求中的特征進一步限縮時，補入的特征可以以何種方式融合進去？除了這幾種修改方式以外，是否有其它修改方式？對于這些問題，其實《專利審查指南》沒有明確的規(guī)定，但是本文可以嘗試探討一二。

1、為什么要刪除整項權利要求

刪除整項權利要求往往發(fā)生在，例如，已經將某一項從屬權利要求中的特征補入獨立權利要求中時，技術方案與該項從屬權利要求相沖突的其它從屬權利要求會被主動刪除，以避免權利要求出現(xiàn)不清楚的缺陷。

還有時，如果在口審結束前，專利權人一方自我評判一項獨立權利要求無論如何也不會被維持，那么主動刪除該項權利要求也是一種提高行政效率、對合議組友好的做法，同時令合議組的注意力更加集中到還有可能被維持的權利要求上，這也是值得推薦的。

2、刪除技術方案的含義

最常見的并列技術方案是在權利要求中明確地用“或者”這種邏輯表達詞連接的前后兩項技術方案，此時如何刪除一項技術方案是沒有疑問的。但是否可能有其它的情況呢？

在一個無效宣告程序后的行政訴訟二審案件——（2016）京行終第485號案件中，判定專利權人將權利要求中的一個特征“所述螺釘體尾部呈斷尖狀,為35°±5°束尾”修改為“所述螺釘體尾部呈斷尖狀,為大于等于30°并小于40°束尾”,屬于技術方案的刪除，這相當于刪除了“螺釘體尾部呈斷尖狀,為40°束尾”這個技術方案。

這個案件對面臨斷尾求生的專利權人來說是有啟發(fā)的，該案中的權利要求中記載的并不是典型的“A技術方案或者B技術方案”的形態(tài)，但是當遇到無效請求人提交的證據(jù)確實公開了一部分保護范圍的時候，可以嘗試放棄掉這部分保護范圍，并將該修改方式解釋為刪除技術方案的修改方式，以符合《專利審查指南》對修改方式的限制。但應注意，這種嘗試不見得能夠被所有合議組接受，是屬于“沒有辦法的辦法”，并不被推薦為常規(guī)操作。

還值得一提的是，根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，只有刪除的修改方式是可以在審查決定做出之前的任何時候提出的，其它修改方式都需要在指定的答復期限內做出。因此，刪除的修改方式的時機選擇更加靈活，專利權人如果運用得當，可以實現(xiàn)理想的效果。

3、對于通過補入其他權利要求中的特征進一步限縮權利要求的靈活理解

對于《專利審查指南》中規(guī)定的第三種修改方式“在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍”，最常見的情況就是將從屬權利要求中的某一個特征的文字原封不動地補入獨立權利要求中。但是否應將該方式死板地理解為唯一的可行方式呢？

例如，在一份無效宣告審查決定中（第54093號），合議組面臨著如下的情況：權利要求1中記載了一個數(shù)值范圍0.6-1.8nm，權利要求2記載了一個單點數(shù)值1.2nm，專利權人在答復期內將權利要求1中的數(shù)值范圍修改為1.2-1.8nm。對此，合議組在決定中認為，該修改滿足《專利審查指南》中規(guī)定的無效宣告程序中的修改原則，符合權利、義務兩方面一致的立法本意，在此基礎上，還進一步認定該修改方式的行為和結果都屬于《專利審查指南》規(guī)定的上述第三種修改方式。也就是說，本案中，將權利要求2的特征補入權利要求1中的方式，并不只是簡單地將權利要求2的特征的文字記載入權利要求1中，而是用權利要求2的數(shù)值點重新定義了權利要求1中數(shù)值范圍的端點。

希望該案也能夠為面臨權利要求修改困境的專利權人帶來一些啟發(fā)。

4、是否有突破《專利審查指南》規(guī)定的修改方式以外的方式？

如前面所提及的，《專利審查指南》對修改方式的規(guī)定是這樣的：“在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。”

上述規(guī)定中的“一般限于”四個字，顯然給其它修改方式的可行性留下了可能。這至少一部分是因為，《專利法》及其《實施細則》都沒有限定具體的修改方式，作為下位法規(guī)的《專利審查指南》雖然可以為審查實踐提供一些可行性的操作指引，但卻不能違背上位法中賦予的專利權人的修改專利文件的權利，排除其他潛在可能的修改方式。

實際上，與上述法律法規(guī)的規(guī)定相對應，審查實踐也未完全排除存在其他修改方式的可能性。以下提供一些案例和觀點供讀者參考。

(1) 最高人民法院知識產權法庭裁判要旨（2019）

《最高人民法院知識產權法庭裁判要旨（2019）》從最高人民法院知識產權法庭2019年審結的技術類知識產權案件中精選36個典型案件，提煉40條裁判規(guī)則，反映了最高人民法院知識產權法庭在技術類知識產權領域處理新型、疑難、復雜案件的司法理念、審理思路和裁判方法。其中的第22條如下：

“22.專利無效宣告程序中對于權利要求具體修改方式的要求

在上訴人阿爾法拉瓦爾股份有限公司與被上訴人國家知識產權局，原審第三人SWEP國際公司發(fā)明專利權無效行政糾紛案（以下簡稱“不銹鋼釬焊”專利無效行政糾紛案）【（2019）最高法知行終19號】中，最高人民法院指出，無效宣告程序中對于權利要求書具體修改方式的限制，應當著眼于實現(xiàn)對權利要求書的修改滿足不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍以及不得擴大原專利的保護范圍兩個法律標準的立法目的，兼顧行政審查行為的效率與公平保護專利權人的貢獻，不宜對具體修改方式作出過于嚴格的限制，否則將使得對修改方式的限制純粹成為對專利權人權利要求撰寫不當?shù)膽土P?！?/span>

根據(jù)上述裁判要旨中公布的是否應接受特殊權利要求修改方式的原則和精神，具體修改方式的限制不應過于嚴格。正如最高院在上述指導案例中作為裁判要旨所進一步指出的：在對權利要求書的修改滿足不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍以及不得擴大原專利的保護范圍兩大法律標準的前提下，對修改方式的適度放寬，既有助于專利確權程序聚焦發(fā)明創(chuàng)造核心，又不會影響社會公眾對已授權專利文件的信賴利益。

（2）國家知識產權局2014年年度復審無效十大案件之一的“具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙?；敢种苿┘捌渌幱弥苿┌l(fā)明專利權無效宣告請求案”（第24591號的無效審查決定）

在該案件中，專利權人口審時當庭將授權公告文本權利要求1的馬庫什通式化合物修改為實施例2記載的具體化合物。請求人認為該修改不應被接受。合議組認為：

“專利審查指南對無效宣告程序中權利要求的修改方式進行了限制，其規(guī)定修改權利要求書的具體方式一般僅限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除?？梢钥闯?，專利審查指南一方面強調絕大多數(shù)情況下以上述三種修改方式為原則，另一方面也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。而針對本案的修改，合議組認為：盡管專利權人對權利要求1所作的上述修改不屬于并列技術方案的刪除，但是，修改后的具體化合物不僅在專利說明書中有明確記載，而且其屬于本專利的發(fā)明核心所在。如果允許專利權人進行上述修改，則能夠更加充分地體現(xiàn)專利制度鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法本意，并且有助于專利確權程序在評判專利的技術貢獻時聚焦發(fā)明實質；同時，鑒于修改后的具體化合物在專利說明書中已被作為專利核心內容公開并在其保護范圍之內，允許上述修改也不會帶來公示性方面的問題；因此，上述修改并不違背專利審查指南對修改方式進行限制的初衷，應可以作為例外情形而被接受。同樣，基于類似的理由，專利權人對授權公告文本的原權利要求4所作的修改也應當被允許。由于專利審查指南并沒有對上述修改方式的修改時機作出限制，因此，專利權人在口頭審理當庭提交的上述修改應當被允許?！?/p>

可見，國家知識產權局通過該典型案例對《專利審查指南》規(guī)定的修改方式作出了澄清，認為《專利審查指南》中規(guī)定的具體修改方式并非排他的，而其他修改方式，在不違背立法本意的情況下是可以作為例外情形被接受的，甚至，新的修改方式的修改時機都不受限制。

另外，這里有一點值得關注：在該典型案例中，權利要求修改后的特征對應于說明書記載的技術特征，而非其他權利要求中記載的技術特征。由此可見，雖然《專利審查指南》規(guī)定的修改方式要求權利要求或其技術方案的刪除以及補入其他權利要求中的特征，但是實踐中在確有必要的情況下，可以擴展考慮說明書中記載的技術特征，作為一個備選修改思路。

作為延續(xù)思考，筆者認為“權利要求的進一步限定”的修改方式須基于修改的立法本意作靈活解釋，即不限于當前《專利審查指南》所規(guī)定的“在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍”，而應該允許涵蓋“在權利要求中補入說明書中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍”的情形，如本案例所澄清并適用的。若是，此點或可供《專利審查指南》后續(xù)修改考慮之用。

（3）2011年中國法院知識產權司法保護50件典型案例——（2011）知行字第17號

該案中，專利權人將權利要求1中的“1∶10-30”修改為“1∶30”。專利復審委員會當庭告知該修改文本不符合《專利審查指南》第四部分第三章第4.6節(jié)的規(guī)定,不予接受。

該判決書指出：

“本院經審查認為:根據(jù)當事人申訴及答辯的事由,本案爭議焦點在于家化公司在無效程序中修改的權利要求是否應被接受,即該修改是否符合《專利法實施細則》及《審查指南》的相關規(guī)定。

……

《審查指南》規(guī)定無效過程中權利要求的修改方式限于三種:權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。專利復審委員會認為,即使認定本案中對權利要求的修改符合上述修改原則,但其仍然因不符合《審查指南》對修改方式的要求而不能被接受。本案中,盡管原權利要求中1:10-30的技術方案不屬于典型的并列技術方案,但鑒于1:30這一具體比值在原說明書中有明確記載,且是其推薦的最佳劑量比,本領域普通技術人員在閱讀原說明書后會得出本專利包含1:30的技術方案這一結論,且本專利權利要求僅有該一個變量,此種修改使本專利保護范圍更加明確,不會造成其他諸如有若干變量的情況下修改可能造成的保護范圍模糊不清等不利后果,允許其進行修改更加公平?！秾＠▽嵤┘殑t》及《審查指南》對無效過程中權利要求的修改進行限制,其原因一方面在于維護專利保護范圍的穩(wěn)定性,保證專利權利要求的公示作用;另一方面在于防止專利權人通過事后修改的方式把申請日時尚未發(fā)現(xiàn)、至少從說明書中無法體現(xiàn)的技術方案納入到本專利的權利要求中,從而為在后發(fā)明搶占一個在先的申請日。本案中顯然不存在上述情況,1:30的比值是專利權人在原說明書中明確推薦的最佳劑量比,將權利要求修改為1:30既未超出原說明書和權利要求書記載的范圍,更未擴大原專利的保護范圍,不屬于相關法律對于修改進行限制所考慮的要避免的情況。如果按照專利復審委員會的觀點,僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改,使得在本案中對修改的限制純粹成為對專利權人權利要求撰寫不當?shù)膽土P,缺乏合理性。況且,《審查指南》規(guī)定在滿足修改原則的前提下,修改方式一般情況下限于前述三種,并未絕對排除其他修改方式。故本院認為,本案中,二審判決認定修改符合《審查指南》的規(guī)定并無不當,專利復審委員會對《審查指南》中關于無效過程中修改的要求解釋過于嚴格,其申訴理由不予支持?！?/p>

該案同樣確認了《專利審查指南》的規(guī)定并未絕對排除其他修改方式，不能僅以不符合修改方式的要求為由而不允許其他修改。

以上三個案例分屬不同年代，但是都一致地認為，修改方式作為手段，應當著眼于修改的立法目的——只要這種修改沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍、沒有擴大原專利的保護范圍，則對其具體修改方式不應作出過于嚴格的限制。

事實上，上述觀點也被最高人民法院知識產權庭公眾號發(fā)表的文章所認可，因為語言表達有局限性，所以法律允許專利權人對權利要求進行修改。此時，對具體修改方式不應作出過于嚴格的限制，否則將使得對修改方式的限制，成為一種對專利權人權利要求撰寫不當?shù)膽土P，使得對權利人的保護與其技術貢獻不相適應，必將極大地挫傷權利人創(chuàng)新的動力和積極性。[1]

因此，對于是否有突破《專利審查指南》規(guī)定的修改方式以外的方式，答案應該是肯定的。但無論如何，對權利要求的修改應滿足《專利法》第三十三條以及《專利法實施細則》第六十九條的規(guī)定，且滿足《專利審查指南》中的無效宣告程序中對專利文件修改原則的規(guī)定。

專利權人在無效宣告程序中面臨權利要求修改困境的時候，不妨放開思路，看看是否有《專利審查指南》中未提及的合適的修改方式可以采用。

四、結語及建議

本文對于無效宣告程序中權利要求的修改進行了一些探討，希望能夠對讀者有所幫助。

然而，雖然本文對于無效宣告程序中的權利要求修改問題，介紹了一些突破常規(guī)的方式，但其實這些所謂的突破常規(guī)的方式，往往也是無奈之舉，采用這些方式，往往是因為專利權人在無效宣告程序中才發(fā)現(xiàn)，其專利撰寫得不夠理想，權利要求架構不夠完善，設計層次不夠豐富，導致沒有足夠的修改空間，往往會發(fā)出“如果當初寫一個什么什么樣的從屬權利要求就好了”的慨嘆。這些特殊修改方式被接受的幾率其實遠沒有常規(guī)修改方式被接受的幾率高，為專利權的穩(wěn)定性增加了很多的不確定性，因此，本文介紹的這些特殊情況不能被當成權利要求修改的常態(tài)。

我們在苛責《專利審查指南》規(guī)定有些死板的同時，也不禁會思考，為何《專利審查指南》規(guī)定的恰恰是這樣的四種修改方式？那其實是因為，這樣的規(guī)定建立在理想的假設上：專利的權利要求至少在授權時有著比較高的撰寫水平，層次結構足以支撐這四種修改方式。然而實踐中的現(xiàn)實情況卻往往事與愿違。

《孫子兵法-兵勢篇》有云：“凡戰(zhàn)者，以正合，以奇勝。”意思是一般規(guī)律是用兵的常法，而變法反映的是特殊規(guī)律。因此，使得專利權盡可能被維持的最根本的途徑，仍然是提高撰寫質量，認真設計整套權利要求的保護范圍和層次空間，不要到無效宣告程序中才悔之晚矣。筆者一直認為，權利要求的撰寫是一種藝術，共勉之。

注釋：

[1]傅蕾，賓岳成：《權利要求修改超范圍的認定》，最高人民法院知識產權庭微信公眾號，2021-02-20，轉載自《人民司法》。

（原標題：專利無效宣告程序中專利權人應對篇（一）——權利要求的修改）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：袁玥申發(fā)振中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權人應對篇（一）——權利要求的修改（點擊標題查看原文）

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