由“東北大板”品牌糾紛案探討企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略的重要性三招搞定

文 / 陸巖? 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 本文系作者向IPRdaily投稿，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）。

【小D導(dǎo)讀】

如今提起“東北大板”雪糕，相信許多人并不陌生。這款來自“東北”的雪糕，在味覺和情感上把人們帶回到七八十年代，充分滿足了人們的懷舊情節(jié)。自其在市場上出現(xiàn)后，幾乎是一夜爆紅，它是冷飲市場上打“復(fù)古牌”獲得迅速成功的典型。隨之而來，關(guān)于“東北大板”的品牌紛爭的各類報(bào)道也不斷進(jìn)入公眾視野，現(xiàn)梳理案情如下并簡要評述。

摘要：不是每個(gè)企業(yè)都有自身的創(chuàng)新技術(shù)，但是所有擁有自主產(chǎn)品或者服務(wù)的企業(yè)都應(yīng)該有可被客戶區(qū)分和記住的商標(biāo)。商標(biāo)的注冊成本并不高，但是如果由于未做好商標(biāo)的布局和保護(hù)而導(dǎo)致在日后的市場競爭中陷入被動(dòng)，往往需要巨大的代價(jià)來挽回?fù)p失。企業(yè)應(yīng)高度重視自身商標(biāo)的保護(hù)，提前做好規(guī)劃，制定一個(gè)適合自身發(fā)展的商標(biāo)戰(zhàn)略。

正文：“東北大板”雪糕最初是在2013年由黑龍江省的大慶市紅寶石冰淇淋有限公司生產(chǎn)并投入市場的，“紅寶石”是該公司在上世紀(jì)九十年代就在雪糕，冰淇淋等商品上獲得注冊的商標(biāo)，該公司的“東北大板”雪糕在上市時(shí)其商品外包裝上即同時(shí)標(biāo)注“紅寶石”注冊商標(biāo)及“東北大板”字樣，因此后來在眾多品牌的“東北大板”雪糕并存的市場中它被稱為“紅寶石東北大板”。

隨著“紅寶石東北大板”的迅速走紅，市場上隨即出現(xiàn)了“藍(lán)寶石”“紅鉆石”以及非某寶石的其它品牌的“東北大板”雪糕，這些雪糕零售價(jià)通常都是3元，雪糕本身在形態(tài),顏色,口感上差異不是很大，外包裝主體均是透明的塑料袋，其正面的正中間均是顯著標(biāo)識大字體的“東北大板”四個(gè)字。其它部分的裝潢會(huì)有差異，包括包裝袋邊角處標(biāo)識的商標(biāo)不同，外包裝整體外觀有差異，不過對于那些對產(chǎn)品包裝和品牌不是很敏感的消費(fèi)者來說不是很容易分辨。

同時(shí)再結(jié)合該商品自身的性質(zhì)，消費(fèi)者對其來源進(jìn)行識別的注意力相較其它高價(jià)商品可能會(huì)偏弱，因此恐怕很多消費(fèi)者不會(huì)注意到自己買的雪糕是出自“紅”家，“藍(lán)”家或者是“鉆石”家。也可以說根本不知道自己買的是不同品牌不同廠家的雪糕，誤認(rèn)為它們均出自“東北大板”這“一家”。雖然筆者沒有查證市場份額的擠占情況，推之各品牌的“東北大板”對“紅寶石東北大板”銷量的影響還是客觀存在的，尤其是網(wǎng)上報(bào)道的相關(guān)的品牌紛爭，可見紅寶石方的維權(quán)及額外的宣傳成本也是筆不小的開支，這些恐怕是最初沒有被列入預(yù)算的。

對于目前被報(bào)道最多的紅藍(lán)之爭，作為知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)人，從專業(yè)角度進(jìn)行分析，就是一個(gè)同業(yè)競爭者鉆“未注冊商標(biāo)”的空子的案例，一個(gè)讓原創(chuàng)方維權(quán)困難、陷入被動(dòng)的案例。粗略猜測，“東北大板”并不是紅寶石公司的注冊商標(biāo)，所以眾多跟隨者可以如此隨意地在商品包裝上赫然使用，并且在糾紛中都異口同聲在辯稱“東北大板”是通用名稱，顯然是鉆了未注冊商標(biāo)的空子。

筆者在商標(biāo)局官網(wǎng)進(jìn)行初步查詢，結(jié)果顯示大慶市紅寶石冰淇淋有限公司作為申請人申請過如下商標(biāo)：“紅寶石”、“東北大板”、“東北大版”、“黑寶石”、“白寶石”、“黃寶石”、“藍(lán)寶石”、“蘭寶石”、“紅鉆石”、“東北板”。其中，作為其主品牌的“紅寶石”（申請?zhí)?303802）于上世紀(jì)90年代即申請并已經(jīng)獲得注冊。另外，該公司于2015年5月集中對“黑寶石”“藍(lán)寶石”和“紅鉆石”等商標(biāo)進(jìn)行申請注冊，應(yīng)該是考慮到當(dāng)前“東北大板”品牌之爭而采取的補(bǔ)救措施。

該公司申請注冊的“東北大板”相關(guān)的商標(biāo)共三件，最早的一件“東北大板”商標(biāo)（申請?zhí)?2532311）的申請日期是2013年5月6日，時(shí)間與其產(chǎn)品的上市時(shí)間相符，目前狀態(tài)信息顯示商標(biāo)已無效。另一件商標(biāo)字樣為 “東北大版”應(yīng)該是同日申請注冊的防預(yù)性的商標(biāo)，狀態(tài)信息顯示已經(jīng)進(jìn)入初審公告，如果能夠順利注冊，或許我們將會(huì)看到一個(gè)品牌換標(biāo)。第三件“東北大板”商標(biāo)（申請?zhí)枮?6263605）的申請日為2015年01月29日，這件商標(biāo)應(yīng)該是作為補(bǔ)救措施再次進(jìn)行的申請。粗略分析，其12532311號商標(biāo)無效的原因，很大可能是遭遇在先商標(biāo)的阻擋而被駁回，申請人在考慮商標(biāo)注冊的可能性以后放棄了復(fù)審等程序，最終使商標(biāo)無效。筆者轉(zhuǎn)而查詢30類冰淇淋，冰糕相關(guān)的商品上的“東北大板”的注冊情況，有一件在先注冊的商標(biāo) “大板”（申請?zhí)?175764），猜測紅寶石公司的12532311號商標(biāo)可能因?yàn)檫@件商標(biāo)的阻擋而被官方駁回。

實(shí)務(wù)中的眾多案例告訴我們，商標(biāo)被駁回并不意味著要簡單放棄該商標(biāo)注冊，除非申請人要徹底放棄該商標(biāo)的使用。而事實(shí)上紅寶石公司并沒有選擇放棄“東北大板”，從該系列雪糕及冰淇淋的外包裝上很明顯可以看出“東北大板”正被進(jìn)行標(biāo)識性使用，而且其標(biāo)識作用似乎已經(jīng)高于“紅寶石”商標(biāo)對商品的產(chǎn)源識別作用，這種情況下其實(shí)是自己給他人留了一個(gè)空子鉆。以目前的商標(biāo)查詢結(jié)果來看，除綠寶石外，其它顏色寶石的商標(biāo)在該類商品上均未獲注冊，而各種顏色“寶石”的“東北大板”雪糕卻應(yīng)運(yùn)而生，并且全部顯著性標(biāo)識“東北大板”以吸引消費(fèi)者，各商家的相關(guān)商品外包裝上“*寶石”均處于不是很顯著的位置上。

這樣做一舉兩得，一方面可以某些程度上規(guī)避對“紅寶石”注冊商標(biāo)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也達(dá)到了吸引消費(fèi)者購買自己的“東北大板”雪糕的目的。而對于紅寶石公司來說，從商標(biāo)侵權(quán)的角度進(jìn)行維權(quán)的困難非常大，網(wǎng)絡(luò)公開的信息顯示該公司在一起訴訟中勝訴，是依據(jù)反不正當(dāng)競爭法的知名商品特有名稱獲得的保護(hù)。熟悉知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)實(shí)務(wù)的同行們應(yīng)該清楚，相比于用商標(biāo)權(quán)進(jìn)行維權(quán)，獲得知名商品特有名稱的保護(hù)對商品本身的知名度及名稱的顯著性的要求是非常高的，同時(shí)權(quán)利人的舉證負(fù)擔(dān)也相當(dāng)重。如果最初紅寶石公司對商標(biāo)的布局能有更慎重的把握，今日的維權(quán)之路可能會(huì)是另外一個(gè)情形。

與上述維權(quán)困境相類似的案件有大家熟知的“飛人”喬丹訴喬丹體育的姓名權(quán)糾紛案及商標(biāo)爭議案。當(dāng)前的各判決結(jié)果均顯示法院未支持原告 “飛人”喬丹，各案件爭議的焦點(diǎn)都集中于“Michael Jordan”與兩個(gè)中文字“喬丹”是否具有必然的唯一的對應(yīng)關(guān)系，這對“飛人”來說有沒有一種證明“我是我”的難度與尷尬？試想一下，如果耐克公司當(dāng)初在商標(biāo)布局時(shí)考慮到不同國家本地化的認(rèn)讀習(xí)慣，提早注冊了相關(guān)的中文的商標(biāo)，恐怕今天不用“飛人”來中國走這條用姓名權(quán)維權(quán)的路了。再有一則近期公開的新聞顯示，瑞麗市政府?dāng)M針對被搶注和使用的“瑞麗”商標(biāo)進(jìn)行維權(quán)的行動(dòng)，且不考慮瑞麗雜志目前的知名度，即使是對普通的已注冊商標(biāo)，在中國目前的商標(biāo)注冊制的體系下，欲對其進(jìn)行撤銷，成功率都不會(huì)很高。

以上的案例在某種程度上暴露了企業(yè)在商標(biāo)戰(zhàn)略上的失誤帶來的不利后果。通常，在中國涉及到商標(biāo)侵權(quán)糾紛的案件，權(quán)利人首選以注冊商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)進(jìn)行維權(quán)，如果這一權(quán)利基礎(chǔ)不具備，可能會(huì)考慮輔以其它幾種權(quán)利進(jìn)行維權(quán)，下表中簡要對比了上述幾種權(quán)利應(yīng)對商標(biāo)糾紛的情形，可以看出其維權(quán)的難度。

未合理進(jìn)行商標(biāo)的布局和保護(hù)，除了帶來維權(quán)難的問題，更嚴(yán)重的是會(huì)給企業(yè)帶來以下不利后果：首先，未及時(shí)注冊的商標(biāo)被他人注冊后，繼續(xù)使用可能反成被告，或面臨天價(jià)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，或被迫換標(biāo)重塑品牌投入巨大的營銷開支。如果是由于商標(biāo)布局不全面導(dǎo)致其他類別被搶注，一方面不利于自身建立統(tǒng)一的品牌形象，另一方面可能會(huì)被搶占客戶資源，被他人搭便車，再者如果他人的產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)差還會(huì)造成消費(fèi)者誤解，變相貶損自己的品牌形象。鑒于商標(biāo)戰(zhàn)略對企業(yè)的重要性，現(xiàn)結(jié)合實(shí)務(wù)總結(jié)以下幾個(gè)主要的方向供企業(yè)在制定商標(biāo)戰(zhàn)略時(shí)參考。

一、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查

在選定商標(biāo)前一定要做好必要的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，其中在先商標(biāo)的檢索是最重要的一個(gè)步驟。擬使用任何商標(biāo)前都需要進(jìn)行商標(biāo)檢索以規(guī)避商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，一旦由于未做好在先商標(biāo)的檢索而陷入商標(biāo)侵權(quán)糾紛，不僅會(huì)給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失，更有可能損害企業(yè)形象，對其建立起的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響。藍(lán)色風(fēng)暴商標(biāo)案經(jīng)常在業(yè)內(nèi)被作為反相仿冒的典型案例，但是，它其實(shí)正是典型的侵犯注冊商標(biāo)的案件，相信百事公司不會(huì)知法犯法，其很可能是在商標(biāo)使用前沒有做好商標(biāo)檢索。再如ipad商標(biāo)案也是知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查失誤的案例。另一方面在先商標(biāo)檢索也可為商標(biāo)權(quán)的獲取做出一個(gè)合理的預(yù)期，以免造成宣傳及注冊成本的浪費(fèi)。一些大公司的換標(biāo)，如當(dāng)初聯(lián)想換掉legend，京東改用現(xiàn)在的圖文結(jié)合的新logo，甚至不存在嚴(yán)格意義上的換標(biāo)的蘋果公司的手表產(chǎn)品，沒有延用蘋果產(chǎn)品的‘i’系列的品牌風(fēng)格而是選用現(xiàn)在的圖文結(jié)合的由“東北大板”品牌糾紛案探討企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略的重要性三招搞定

，這些恐怕多與商標(biāo)注冊受阻有關(guān)。因此，知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略中必不可少的環(huán)節(jié)。

二、合理地進(jìn)行商標(biāo)權(quán)利布局

權(quán)利布局是實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，嚴(yán)密穩(wěn)固的權(quán)利布局是企業(yè)參與市場競爭的保障。權(quán)利布局主要考慮以下幾方面：

注冊地：考慮到知識產(chǎn)權(quán)的地域性特點(diǎn)，商標(biāo)權(quán)的布局首先要確定布局的地域。主要基于自身生產(chǎn)及營銷地，預(yù)期的業(yè)務(wù)擴(kuò)展地以及競爭產(chǎn)品的生產(chǎn)及營銷地等。

商標(biāo)：首要原則是擬使用的具有標(biāo)識性功能的客體，包括文字，圖案，聲音等等，均需要考慮注冊為商標(biāo)；其次，精心選定防御性商標(biāo)，防御性商標(biāo)的選取通?？紤]文字、呼叫等的近似商標(biāo)，包括縮略詞、簡稱等，以及不同地域的識讀習(xí)慣衍生出的商標(biāo)也需要列入防御性商標(biāo)考慮進(jìn)行注冊。

商品類別：首選自身商品或服務(wù)的類別；其次為了布局防御性的商標(biāo)而需要選擇擴(kuò)展的商品類別，此時(shí)需要考慮擬擴(kuò)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。例如自然風(fēng)景區(qū)可考慮擴(kuò)展商品類別到綠色食品，如肉、蛋、蔬菜、水果等，另外為建立統(tǒng)一的品牌形象也需要擴(kuò)展商品類別，可以基于品牌內(nèi)涵選定擴(kuò)展的商品類別。

三、做好商標(biāo)的監(jiān)控和管理

商標(biāo)監(jiān)控和管理是權(quán)力穩(wěn)固的保障，是企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略中不可或缺的一環(huán)。

商標(biāo)監(jiān)控包括自身狀態(tài)和近似商標(biāo)的監(jiān)控，監(jiān)控自身商標(biāo)狀態(tài)可以有效防止過期續(xù)展或撤銷等程序應(yīng)對不及時(shí)導(dǎo)致的商標(biāo)權(quán)利喪失。近似商標(biāo)監(jiān)控是針對他人注冊的相關(guān)商標(biāo)的實(shí)時(shí)追蹤，一方面適時(shí)發(fā)起異議、撤銷等程序，及時(shí)阻止其注冊以保障企業(yè)自身商標(biāo)權(quán)利布局的穩(wěn)固。另一方面，實(shí)時(shí)監(jiān)控市場使用情況，如賣場以及網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)搭便車或侵權(quán)等情況進(jìn)行及時(shí)應(yīng)對。

商標(biāo)管理是企業(yè)自身需要建立規(guī)范的管理體系，對商標(biāo)的使用，包括商品包裝裝潢，廣告宣傳，對外合作等經(jīng)營中進(jìn)行規(guī)范。另一方面，商標(biāo)管理體系中非常重要的環(huán)節(jié)是規(guī)范商標(biāo)使用證據(jù)的歸檔，商標(biāo)權(quán)區(qū)別于其他知識產(chǎn)權(quán)的重要的一點(diǎn)是“使用”對于權(quán)利本身以及侵權(quán)認(rèn)定會(huì)有很大的影響，使用證據(jù)在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)以及維權(quán)中都起到至關(guān)重要的作用，因此規(guī)范商標(biāo)使用證據(jù)歸檔留存是企業(yè)商標(biāo)管理戰(zhàn)略中必要的環(huán)節(jié)。

不是每個(gè)企業(yè)都有自身的創(chuàng)新技術(shù)，但是所有擁有自主產(chǎn)品或者服務(wù)的企業(yè)都應(yīng)該有可被客戶區(qū)分和記住的商標(biāo)。商標(biāo)的注冊成本并不高，但是如果由于未做好商標(biāo)的布局和保護(hù)而導(dǎo)致在日后的市場競爭中陷入被動(dòng)，往往需要巨大的代價(jià)來挽回?fù)p失。因此，提醒企業(yè)重視起自身商標(biāo)的保護(hù)，提前做好規(guī)劃，制定一個(gè)適合自身發(fā)展的商標(biāo)戰(zhàn)略。

來源：IPRdaily 作者：陸巖? 京東方科技集團(tuán)股份有限公司編輯：周海峰 IPRdaily

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由“東北大板”品牌糾紛案探討企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略的重要性 三招搞定

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