【實務】企業(yè)專利風險應對策略

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#文章為作者獨立觀點，不代表IPRdaily立場#

作者：李維朝，南京知識律師事務所

來源：IPRdaily

2016年1月15日，華為向美國德州東區(qū)法院馬歇爾分院遞交了訴狀，指控德國電信子公司T-Mobile專利侵權，與以往華為與同城競爭對手中興通訊在國內外多場專利較量不同的是，這是華為第一次在美國主動以自有專利向外國廠商提出專利侵權訴訟，這也可能是中國企業(yè)的第一次，且是近年來專利戰(zhàn)最為頻繁的通信領域。也許在不久的將來，華為將率先開創(chuàng)中國企業(yè)實現(xiàn)專利盈利的先河，企業(yè)專利部門也終將有揚眉吐氣的一天。

專利既是防御之盾，也是進攻之矛，在專利戰(zhàn)硝煙彌漫的今天，企業(yè)如何才能有效筑起防御之盾，同時擦亮進攻之矛，有效應對風險，筆者認為可從以下幾個方面著手，使專利風險應對常態(tài)化，力求降低風險：

一、預研、在研產(chǎn)品項目專利風險規(guī)避

預研項目一定程度上決定了產(chǎn)品研發(fā)的未來方向，而在研產(chǎn)品則直接決定了產(chǎn)品發(fā)貨時所采用的全部技術方案，防范預研、在研產(chǎn)品項目專利風險，力求將產(chǎn)品上市時的專利風險降至最低。

1、項目立項時的專利風險分析

1）專利檢索與風險專利篩查

對相應項目擬采用的重點技術方案進行劃分，確定技術領域及關鍵詞，由技術人員配合IPR工程師完成現(xiàn)有技術的檢索及篩查。

2）專利風險評估

IPR工程師根據(jù)研發(fā)部門對現(xiàn)有技術的分析以及項目擬采用的技術方案完成專利風險評估，對有風險的技術方案進行技術規(guī)避。

2、產(chǎn)品研發(fā)過程中的專利風險分析

由于產(chǎn)品研發(fā)很難做到完全按照既定方案實行，必然涉及技術方案的替換與改進，對于重點技術方案的改變，研發(fā)部門要及時與IPR工程師溝通，提交技術方案變更單，在IPR工程師完成風險評估后方可實施。

3、產(chǎn)品發(fā)貨前的專利風險核查

由技術人員配合IPR工程師根據(jù)前期的專利風險評估情況，確定產(chǎn)品所采用的技術方案是否與風險評估后所確定的技術方案一致，如果存在不一致，而新的方案又存在專利風險，則根據(jù)銷售地的法律評估風險大小，根據(jù)風險的大小確定是否應當發(fā)貨，當然，這個風險大小的確定不僅僅是技術和法律上的，還應考慮其他情況，例如在通信領域，以手機產(chǎn)品為例，幾乎可以說任何一款手機產(chǎn)品都存在專利侵權問題，決定產(chǎn)品是否應當銷售的因素是多方面。

二、緊盯主要競爭對手的新專利/申請

1、最新公開申請分析

1）定期檢索最新公開申請

2）通過對一定時間內專利申請公開情況的分析，判斷主要競爭對手的專利技術布局方向和技術研究方向，對重要技術領域及時跟進，進行回避專利技術的研究和專利申請，攻破其專利布局，同時形成自身的回避技術專利布局。

2、最新授權專利分析

1）定期檢索最新授權專利

2）侵權分析，判斷最新授權專利的對公司產(chǎn)品構成的風險程度

3）分析相關專利的侵權可視度，評估主要競爭對手在提起侵權訴訟時，專利侵權舉證的難易程度

4）分析是否可對風險專利技術進行回避改進，進行必要的回避改進設計

三、行業(yè)內侵權訴訟專利分析

緊盯行業(yè)內的專利訴訟情況，收集相關情報。目前正在進行或判決已定的專利侵權訴訟，訴訟雙方都會使用對方侵權可能性很大的專利，這些專利對同行業(yè)的其他公司同樣存在威脅，通過對訴訟專利分析，盡快確定風險，實現(xiàn)回避改進，避免一旦卷入訴訟而導致措手不及。

1、侵權判定

針對行業(yè)內的專利侵權訴訟中使用的專利進行分析，確定自身產(chǎn)品是否存在專利侵權風險，進行產(chǎn)品與專利的對照分析。

2、不侵權分析

對于不侵權的專利，完成專利與產(chǎn)品的對照分析，標示出自身產(chǎn)品所使用的技術方案與專利技術方案的不同，以備卷入專利訴訟時及時提供有力證據(jù)反駁。

3、專利有效性分析

專利審查是一項主觀性很強的工作，與審查員的檢索能力、相關技術領域的專業(yè)水平、審查經(jīng)驗等密切相關，獲得授權的專利可能存在不穩(wěn)定因素，抓住專利的不穩(wěn)定因素，同樣可以規(guī)避專利風險。

1）涉案專利授權文本的分析，如權利要求所保護的技術方案是否清楚完整，是否得到說明書的支持，技術方案是否公開充分等。

2）現(xiàn)有技術檢索，專利新穎性、創(chuàng)造性的判斷

基于審查經(jīng)驗和檢索數(shù)據(jù)庫的局限，現(xiàn)有技術可能存在漏檢，通過對現(xiàn)有技術的全面檢索，力求找出影響專利新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術，作為專利無效申請的證據(jù)。

3）使用在先情況分析

技術人員配合IPR工程師，分析在專利申請日或優(yōu)先權日之前是否已經(jīng)有相關技術在先使用，分析確定在先使用技術是否對專利的新穎性、創(chuàng)造性構成影響，對在先技術的使用情況進行證據(jù)固定，作為專利無效宣告的證據(jù)。

4、訴訟專利技術回避改進

對有侵權風險的專利技術進行回避改進，對回避改進技術進行風險評估，降低侵權風險。

5、專利風險預警

及時將專利訴訟信息向研發(fā)部門推送，加強專利風險意識宣貫，督促規(guī)避技術方案改進實施。

四、公司自有專利分析

1、加強針對主要競爭對手產(chǎn)品的侵權分析

適時對公司自有專利資產(chǎn)進行篩查清理，針對主要競爭對手的產(chǎn)品進行專利侵權分析，確定競爭對手產(chǎn)品是否存在未經(jīng)許可而使用公司自有專利的情形，尋找可以進攻的專利武器，既可以作為武器儲備在適當時機發(fā)起進攻，也可以用于被競爭對手提起侵權訴訟之后的反擊。

2、專利許可與交叉授權預備

如今，專利叢林密布，任何一個想有所作為的企業(yè)都難以獨善其身，各大公司爭相將有關專利技術納入技術標準之中，在技術創(chuàng)新的道路上，長江后浪推前浪，前浪阻止后浪進入沙灘上，總之，我中有你，你中有我，專利阻擊無處不在，鑒于專利叢林在一定程度上有可能構成對技術創(chuàng)新的阻礙，尤其建立在舊的專利技術基礎上的新技術難以得到應用，專利許可與交叉授權成為一種趨勢，因此，有必要篩查公司自有專利，形成專利授權庫，時機成熟時，進行專利許可與交叉授權。

專利風險應對既涉及技術問題又涉及法律問題，并非所有的企業(yè)內部專利部門都有能力應對，選擇有實力的律師事務所進行協(xié)作不失為明智之舉。（原標題：企業(yè)專利風險應對策略）

來源：IPRdaily

作者：李維朝，南京知識律師事務所

編輯：IPRdaily 王夢婷