淺談實用新型的保護客體問題及撰寫方式

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淺談實用新型的保護客體問題及撰寫方式

來源：IPRdaily

作者：畢翔宇 超凡知識產權服務股份有限公司

原標題：淺談實用新型的保護客體問題及撰寫方式

實用新型專利因其申請門檻低、審批周期短、實用價值顯著等優(yōu)點，一直受到國內申請人的青睞。在近些年的中國專利申請中，實用新型一直占據了相當大的份額，例如在2015年，我國共授權公告了近86萬件實用新型專利。另一方面，實用新型在專利許可、轉讓和侵權訴訟等實施實踐占有不可忽視的地位，能夠給申請人帶來可觀的回報，這讓實用新型專利引起了更為廣泛的興趣。

根據《專利法》第二條第三款的規(guī)定，專利法所稱實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。

在《審查指南》的第一部分第二章第6節(jié)中，也明確指出：

實用新型專利只保護產品；所述產品應當是經過產業(yè)方法制造的，有確定形狀、構造且占據一定空間的實體；

實用新型應當是針對產品的形狀和/或構造所提出的改進；

技術方案是對要解決的技術問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術手段的集合。技術手段通常是由技術特征來體現的。

結合代理實踐來看，涉及到實用新型保護客體問題的情況大致可以包括以下幾大類：

（1）保護客體涉及到方法，包括產品的制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法、計算機程序以及產品的應用或者用途本身等情況；

（2）保護客體涉及到產品的形狀，如無確定形狀的產品、以生物的或者自然形成的形狀作為產品的形狀特征、以擺放和/或堆積等方法獲得的非確定的形狀作為產品的形狀特征等；

（3）保護客體涉及到產品的構造，如物質的分子結構、組分、金相結構等；

（4）未采用技術手段，或者未解決技術問題。

一．對于第（1）大類，代理人在撰寫實用新型申請文件時，會有意識的規(guī)避方法技術特征，但還是經常會因為權利要求中出現功能性限定或涉及到計算機程序而導致其不屬于實用新型保護客體的問題。

對于功能性限定，《審查指南》第一部分第二章第7.4節(jié)中指出：“權利要求中應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定實用新型，特征部分不得單純描述實用新型功能，只能在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或者效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果在說明書中有充分說明時，使用功能或者效果特征來限定實用新型才可能是允許的”。

通過這段不難看出，雖然在實用新型的權利要求中使用功能性限定存在一定的風險，但并不是絕對不可以。在實際撰寫過程中，可以將形狀和/或結構特征與功能性限定結合使用，例如，可以在獨權中將不太重要的技術特征用形狀和結構特征進行描述，而將能夠作為發(fā)明點或者創(chuàng)新點的特征使用功能性特征描述，能夠適度的擴大獨權的保護范圍；或者是對能夠作為發(fā)明點或者創(chuàng)新點的特征使用形狀和結構特征進行描述，而將其他能夠通過現有技術實現的特征使用功能性限定。

應當注意的是，如果在獨權中使用了功能性限定，則需要在從權或者說明書中給出至少一種具體的實施方式，為日后的修改留下余地。

目前在實用新型的審查過程中，實用新型的權利要求可以用計算機程序來限定產品，但是不能包含對計算機程序本身提出的改進，否則將視為對方法本身提出的改進。通常情況下，審查員會結合說明書和本領域公知常識判斷每個功能模塊是否包含對計算機程序/協(xié)議本身作出的改進，只要其中一個功能模塊明顯需要利用計算機程序或者協(xié)議實現其功能，則認為該權利要求所要求保護的技術方案明顯包含對計算機程序/協(xié)議本身作出的改進。

但是，上述判斷明顯存在一定的主觀色彩：一方面，因審查員自身所掌握的本領域知識儲備存在差異，在判斷權利要求中何種特征包含對計算機程序作出的改進時會有很大的出入；另一方面，不同審查員根據說明書的記載來解釋權利要求的程度存在明顯不同。

因此，在撰寫這類實用新型申請文件時，應當避免出現“對計算機程序本身提出改進”的問題，可以有以下幾種處理方式：

權利要求的所有部件均是公知的不包含計算機程序的實體部件；這種權利要求會被視為純硬件權利要求，而不會被認為涉及計算機程序的改進。

權利要求的部件中，包括公知的包含計算機程序的實體部件，該實體部件所涉及的計算機程序為已知，如計算機、服務器等。考慮到目前的審查標準較為嚴格，對于這類的實體部件最好能在說明書中給予詳細的說明，例如廠家和型號，以證明其包含的計算機程序為已知。

權利要求的部件中，包括申請人自行定義的部件，執(zhí)行申請人自行限定的功能，而且該自行限定的功能為已知。這時需要代理人在說明書中對該部件進行解釋和說明，將這些自行定義的部件解釋為通過硬件實施或者將該部件解釋為通過已知的計算機程序實施。

二、對于第（2）大類和第（3）大類，通常是因為出現了材料的組分而涉及到實用新型保護客體的問題。

作為合格的代理人，應該都清楚權利要求中不應該出現材料的組分和配比，但是代理人有時會忽略常見材料的常見配比，如技術特征“溶液A為水與酒精按1:1混合”，會下意識的認為該物質屬于已知材料，而出現實用新型保護客體的問題。對于這種情況，一是在撰寫申請文件時要注意規(guī)避，二是盡量不要將這類特征寫入獨權中。

而物質的分子結構和金相結構，在實踐過程中極少遇到，在此不再討論。

還有一種涉及到形狀和構造的比較有爭議的客體情況，如“某生產線，包括順次排列的A、D、B和C”，這里的A、B、C和D均為現有的獨立設備，現有技術的生產線也是按照A、B、C、D的順序排列，各設備間沒有直接的連接關系，僅是物料在A、B、C、D間順次通過。

部分審查員認為，技術特征“順次排列的A、D、B和C”中，A、B、C和D均為現有設備，沒有涉及到對各產品形狀與構造的改進，而組成的A、D、B、C的生產線中，也不涉及形狀，各設備間不存在直接的連接關系，因此不屬于實用新型的保護客體。

筆者認為，審查員的判斷存在一定的爭議，《審查指南》中指出：產品的構造可以是機械構造，也可以是線路構造。機械構造是指構成產品的零部件的相對位置關系、連接關系和必要的機械配合關系等;線路構造是指構成產品的元器件之間的確定的連接關系。在這里，“順次排列的A、D、B和C”是存在相對位置關系的，而且這種排列組合能夠帶來相應的技術效果，是屬于產品構造的一種。

在撰寫時，為避免出現實用新型保護客體的問題，可以在獨權適當的增加其他形狀或構造特征，或者在說明書中進行相應的說明，以待備用。

三、對于第（4）大類，《審查指南》中給出了以下解釋：

未采用技術手段解決技術問題，以獲得符合自然規(guī)律的技術效果的方案，不屬于實用新型專利保護的客體。

產品的形狀以及表面的圖案、色彩或者其結合的新方案，沒有解決技術問題的，不屬于實用新型專利保護的客體。

產品表面的文字、符號、圖表或者其結合的新方案，不屬于實用新型專利保護的客體。例如：僅改變按鍵表面文字、符號的計算機或手機鍵盤；以十二生肖形狀為裝飾的開罐刀;建筑平面設計圖;僅以表面圖案設計為區(qū)別特征的棋類、牌類，如古詩撲克等。

因此在撰寫時，首先要從是否解決了技術問題、是否利用了自然規(guī)律、是否是技術特征的集合三方面來判斷該實用新型申請是否是技術方案。

例如，權利要求中涉及到了文字、圖案、色彩等特征，且該文字、圖案、色彩等特征涉及到了對本身的改進，則不屬于實用新型的保護客體，不應寫入權利要求。

而如果該文字、圖案、色彩等特征不是對本身的改進，且該特征屬于必要技術特征，同時利用了自然規(guī)律，解決了技術問題，則該文字、圖案、色彩等特征可以寫入權利要求；

而如果該文字、圖案、色彩等特征不是對本身的改進，且該特征不屬于必要技術特征，不產生技術效果，則是不簡要特征，不可以寫入權利要求。

再例如，權利要求中記載了一種建筑結構，如立交橋、十字路口、停車場、操場等，如果解決技術問題的特征是依靠對各區(qū)域的布局劃分、各區(qū)域之間的相對位置關系或者是對行進方向的規(guī)定，則這些特征均屬于人為的規(guī)劃布置方式，沒有利用自然規(guī)律解決技術問題，不屬于實用新型的保護客體，不應寫入權利要求。

來源：IPRdaily

作者：畢翔宇超凡知識產權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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