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來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)

作者：周蕾北京林達劉知識產(chǎn)權代理事務所國內(nèi)部副部長中國專利代理人

原標題：關于一件電學領域?qū)嵱眯滦桶咐乃伎?/strong>

一、電學領域方案在中國申請實用新型專利時面臨的特殊問題

實用新型是中國專利的三種類型之一，其授權速度快、創(chuàng)造性要求較低、申請成本較低、且授權后的權利保護力度與發(fā)明基本相同等，因此受到申請人的青睞。

對于實用新型的保護客體，中國專利法第2條第3款規(guī)定：“實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案”，簡言之，實用新型保護“硬件”上的改進，而非“軟件”上的改進。但是，某些涉及電學領域的產(chǎn)品可能不是狹義上的“純硬件”，其除了機械或物理部件之外，還可能包含基于電信號進行工作的邏輯部件，例如“控制器”或“處理器”等，這些部件執(zhí)行一定的邏輯功能而對產(chǎn)品的其他部件進行控制，或?qū)ζ渌考峁┑男盘栠M行處理。那么，結合上述法律規(guī)定就可以看出，這類產(chǎn)品在中國申請實用新型專利時可能面臨一些問題，其是否屬于實用新型的保護客體，如何能夠獲得實用新型保護，以及獲得的權利在行使中可能面臨哪些問題等，都是值得研究的課題。

以下，筆者希望通過一個案例，來分享筆者在處理這類案件中的一些實務經(jīng)驗和思考。

二、案例

某國外客戶委托筆者所在事務所為其“割草機”產(chǎn)品在中國申請實用新型專利，該實用新型所涉及的方案可簡述為：預設多個轉(zhuǎn)速值，檢測割草機的旋轉(zhuǎn)刀片所承受的負載，并根據(jù)檢測到的負載的大小在所預設的多個轉(zhuǎn)速值中選擇一個來控制旋轉(zhuǎn)刀片的轉(zhuǎn)速。

這個方案屬于比較典型的上文所提到類型的技術方案，其產(chǎn)品的實際形態(tài)通常是，在常規(guī)割草機的基礎上，增加能夠檢測旋轉(zhuǎn)刀片負載的傳感器以及根據(jù)檢測到的負載進行處理和控制的控制器，而客戶撰寫的權利要求書與產(chǎn)品的實際形態(tài)基本對應，即一種割草機，包括旋轉(zhuǎn)刀片、電機、負載傳感器、控制器等部件，其中控制器以其實現(xiàn)的功能進行了限定，即用于設置多個轉(zhuǎn)速值，根據(jù)檢測到的負載在多個轉(zhuǎn)速值之間進行切換，并根據(jù)所切換到的轉(zhuǎn)速值對電機的轉(zhuǎn)速進行控制，而說明書中也主要以描述控制流程的方式對控制器進行了進一步的解釋說明。

對客戶所撰寫的權利要求書，筆者產(chǎn)生了一定的擔心，因為以“設置、切換、轉(zhuǎn)速控制”等功能對控制器進行限制，在中國的實用新型審查標準之下，有可能被認為涉及到了“方法的改進”，導致因不符合實用新型保護客體而被駁回。

為此，應客戶要求，在盡量不改變客戶提供的原始申請文件的保護范圍的前提下，筆者建議客戶對申請文件的撰寫方式進行了兩方面的改寫：

1、將“控制器”的功能拆分為“轉(zhuǎn)速值設置”、“轉(zhuǎn)速值切換”、和“轉(zhuǎn)速控制”三個基本的功能單元，在權利要求中具體體現(xiàn)為“設置模塊”，用于預設多個轉(zhuǎn)速值；“切換模塊”，用于根據(jù)所檢測的負載在多個轉(zhuǎn)速值之間進行切換，并將“轉(zhuǎn)速控制”的相關描述轉(zhuǎn)移到了電機部分，即電機根據(jù)切換模塊的輸出結果來改變轉(zhuǎn)速。

2、在說明書中增加了關于如何通過硬件方式來實現(xiàn)權利要求書中各個部件的內(nèi)容，特別是設置模塊和切換模塊，分別增加了這兩個模塊的“寄存器”級的硬件電路實現(xiàn)方式，以及基于專用集成電路、或者可編程邏輯器件或通用處理器結合邏輯指令的實現(xiàn)方式。

這樣撰寫說明書，一方面能夠支持權利要求的保護范圍，另一方面，在權利行使過程中，如果權利要求中的“設置模塊”，“切換模塊”等被認定為功能性限定，說明書中內(nèi)容能夠提供各種實現(xiàn)方式（尤其是與實際產(chǎn)品比較貼近的專用集成電路、或者基于可編程邏輯器件或通用處理器結合邏輯指令的實現(xiàn)方式）來幫助確定權利要求的保護范圍。

經(jīng)過上述修改后，該實用新型專利提交后獲得授權。

三、針對該案例的思考

筆者以“處理器/處理模塊”、“控制器/控制模塊”等作為關鍵詞對中國的實用新型授權文本進行了檢索，一部分授權的實用新型專利的權利要求書中包含“處理器/處理模塊”、“控制器/控制模塊”這樣的部件，但這類部件通常只實現(xiàn)單一功能或現(xiàn)有功能，不用于執(zhí)行多種功能的組合，這與筆者的實踐經(jīng)驗基本一致，即目前在中國，如果實用新型的權利要求中出現(xiàn)以功能的組合構成的“較復雜”的邏輯來限定的控制器或處理器等部件，存在很大的駁回風險，因為審查員可能認為該方案涉及方法的改進而不屬于實用新型的保護客體。

在接到這類審查意見的時候，一般有兩種應對方案。

一種應對方案是聲明控制器或處理器所執(zhí)行的邏輯屬于現(xiàn)有技術，不包含方法的改進。然而，這種應對方案通常需提供證據(jù)以證明其屬于現(xiàn)有技術，并且根據(jù)禁止反悔原則，這樣的聲明有可能在日后的權利行使中給權利人帶來不利的影響，例如影響對創(chuàng)造性高度的評價。

另一種應對方案是聲明控制器/處理器由硬件實現(xiàn)。這種應對方案通常需要說明書中記載有通過硬件方式實現(xiàn)控制器/處理器的實施例，例如“寄存器”級的硬件電路實現(xiàn)方式、專用集成電路、或者基于可編程邏輯器件或通用處理器結合邏輯指令的實現(xiàn)方式。然而對于后者，即基于可編程邏輯器件或通用處理器結合邏輯指令的實現(xiàn)方式，如果“邏輯指令”的執(zhí)行邏輯較為復雜，仍有可能被認為是屬于“方法的改進”而排除在權利要求的保護范圍之外。然而，對于實際的產(chǎn)品，往往其就是以硬件+邏輯指令的方式實現(xiàn)的，那么在權利行使中，如果權利要求的范圍被認為無法覆蓋硬件+邏輯指令這樣的實施方式，則會對權利人不利。

考慮到以上風險和可能面臨的問題，將邏輯功能進行拆分，以多個模塊的方式來撰寫權利要求書，可能是上述案例所代表的這一類方案在中國申請實用新型專利時較為適宜的撰寫方式。

然而，這類實用新型在授權后，其權利行使中仍然可能存在一定的不確定性，例如“設置模塊”、“切換模塊”等是否可適用功能性限定的例外而不被解釋為功能性限定，“設置模塊”、“切換模塊”的范圍是否能夠解釋為覆蓋所有基于硬件（包括可編程邏輯器件或通用處理器）實現(xiàn)其功能的方式，是否能覆蓋將“設置模塊”，“切換模塊”等多個模塊的功能集成在同一專用集成電路，或者可編程邏輯器件或通用處理器上實現(xiàn)的方式，等等，這些都有待于進一步的司法解釋和更多的判例來明確。

以上是筆者的一些實踐和思考，僅供讀者參考。

來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)

作者：周蕾北京林達劉知識產(chǎn)權代理事務所國內(nèi)部副部長中國專利代理人

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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