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原標(biāo)題：【原創(chuàng)】技術(shù)走進(jìn)美國(guó)——美國(guó)專利制度與技法解析
美國(guó)的專利申請(qǐng)受理單位是美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）。與中國(guó)、日本及歐盟的專利制度不同，美國(guó)的專利體系與其他主流專利體系相去甚遠(yuǎn)。
一、專利類型
二、美國(guó)專利的特點(diǎn)
1、先發(fā)明原則
所謂先發(fā)明原則是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)授予最先作出發(fā)明的人。它與先申請(qǐng)?jiān)瓌t截然不同，后者規(guī)定同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)授予最先提出申請(qǐng)的人（自然人或法人）。當(dāng)今世界上只有美國(guó)和菲律賓采用先發(fā)明原則，而其他專利局均采用先申請(qǐng)?jiān)瓌t。
2、專利類型
中國(guó)專利的類型包括發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)三種，而美國(guó)專利的類型包括實(shí)用專利（Utility Patent）、植物專利（Patent for Plant）和外觀設(shè)計(jì)（Patent for Design）。
1）Utility Patent又稱實(shí)用專利，但Utility Patent并不是中國(guó)的實(shí)用新型，在美國(guó)法典中是這樣定義的:any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof(35 U.S.C. §101)，即類似于中國(guó)的發(fā)明專利。
3、可獲得專利保護(hù)的主題類型的范圍
美國(guó)專利法第101條規(guī)定：凡發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而適用的方法、機(jī)器、產(chǎn)品、物質(zhì)組合物或其任何新穎而適用的改進(jìn)者，可以按照本編規(guī)定的條件和要求取得專利權(quán)。
其中，
所謂“方法”是指方法、技藝或制法,也包括對(duì)已知的方法、機(jī)器、制造品、物質(zhì)組合物或材料的新的利用；
所謂“機(jī)器”是指零件或成分構(gòu)成的工具,并可以產(chǎn)生一定的效果；
所謂“產(chǎn)品”是指一切人工或機(jī)器加工材料而形成的物品；
所謂“物質(zhì)組合物”是指兩種或更多種物品采用化學(xué)方法或機(jī)械方法合成的物品,如氣體、液體、粉末、固體等。
從以上定義可見(jiàn)，Utility Patent更類似于中國(guó)的發(fā)明專利，而中國(guó)的實(shí)用新型專利在美國(guó)也可以申請(qǐng)Utility Patent,但是如果創(chuàng)新性非常低的話，則很難被授權(quán)。
2）植物專利：1952年頒布的35U,S,C,161規(guī)定了植物專利(PlantPatent)，又稱植物發(fā)明專利。
Patent for Plant的判斷標(biāo)準(zhǔn)：任何人發(fā)明或發(fā)現(xiàn)和利用無(wú)性繁殖培植出任何獨(dú)特而新穎的植物品種，包括培植出的變形芽、變體、雜交以及新發(fā)現(xiàn)的種子苗(但不包括由塊莖繁殖的植物,或在非栽培狀態(tài)下發(fā)現(xiàn)的植物)，可以按照本編所規(guī)定的條件和要求取得對(duì)該植物的專利權(quán)。1952年專利法不僅規(guī)定了植物新品種的新穎性、顯著的特征、非顯而易見(jiàn)和無(wú)性繁殖等特點(diǎn),也不排除對(duì)種子、植物、植物組織培養(yǎng)物等主題給予專利保護(hù)。
3）外觀設(shè)計(jì)專利：35U,S,C,171定義了外觀設(shè)計(jì)專利標(biāo)準(zhǔn)：任何人發(fā)明制造品的新穎、獨(dú)創(chuàng)和裝飾性的外觀設(shè)計(jì),均可按照本編規(guī)定的條件和要求取得對(duì)于該項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)的專利權(quán)。
可見(jiàn)，美國(guó)外觀設(shè)計(jì)專利強(qiáng)調(diào)制造品外觀的裝飾性(美感)、新穎性(原創(chuàng)性)和非顯而易見(jiàn)性，但沒(méi)有規(guī)定實(shí)用性。
4）此外，包括中國(guó)專利局在內(nèi)的絕大多數(shù)專利局都不保護(hù)軟件、商業(yè)方法、互聯(lián)網(wǎng)方法和疾病的診斷和治療方法，唯獨(dú)美國(guó)專利保護(hù)類型中包括這些方法。
4、實(shí)質(zhì)審查
與中國(guó)不同，美國(guó)的正式專利申請(qǐng)，無(wú)論是Utility專利、植物專利、還是外觀設(shè)計(jì)都要受到實(shí)質(zhì)審查，即美國(guó)實(shí)行全部審查制。其中Utility專利的審查時(shí)間一般為2～3年，外觀設(shè)計(jì)的審查時(shí)間一般為一年半左右。
5、臨時(shí)申請(qǐng)
USPTO于上世紀(jì)末推出臨時(shí)申請(qǐng)（Provisional Application），對(duì)這種臨時(shí)申請(qǐng)不進(jìn)行審查，但在一年內(nèi)必須轉(zhuǎn)成正式申請(qǐng)，或者以此臨時(shí)申請(qǐng)為優(yōu)先權(quán)提出新的正式申請(qǐng)。由于不對(duì)臨時(shí)申請(qǐng)進(jìn)行審查，所以臨時(shí)申請(qǐng)的要求比較低，發(fā)明人可以在發(fā)明沒(méi)有完善的情況下提出臨時(shí)申請(qǐng)，在一年內(nèi)完成了發(fā)明后再提出正式申請(qǐng)。如果申請(qǐng)人提出臨時(shí)申請(qǐng)一年后沒(méi)有再提出正式申請(qǐng)，則該臨時(shí)申請(qǐng)視為放棄。這樣實(shí)際上也給申請(qǐng)人提供了選擇申請(qǐng)是否要求審查的機(jī)會(huì)。
6、關(guān)于國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)時(shí)間超12個(gè)月進(jìn)美國(guó)的情況
一般情況下如果沒(méi)有超過(guò)14個(gè)月，還可以通過(guò)petition恢復(fù)請(qǐng)求進(jìn)入美國(guó)，如果2個(gè)月Petition期限也過(guò)了，那么看下優(yōu)先權(quán)的最早公開日期，如果公開日還在12個(gè)月內(nèi)，還可以提交進(jìn)入美國(guó)階段申請(qǐng)，但是將喪失優(yōu)先權(quán)，萬(wàn)幸的是優(yōu)先權(quán)不會(huì)被當(dāng)作前案（Prior Art）。
7、保護(hù)期限
美國(guó)Utility專利的保護(hù)期限是自申請(qǐng)日起20年，美國(guó)外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)期限是自核準(zhǔn)日起14年。
8、申請(qǐng)人
美國(guó)的專利制度規(guī)定專利申請(qǐng)人必須為發(fā)明人，因此，如果是公司申請(qǐng)專利，在申請(qǐng)的同時(shí)就必須辦理轉(zhuǎn)讓，即簽署轉(zhuǎn)讓合同。
三、申請(qǐng)文件撰寫的不同
1、關(guān)于技術(shù)部分
不論美國(guó)專利還是中國(guó)專利的說(shuō)明書，都是以所屬技術(shù)領(lǐng)域作為開頭的。撰寫美國(guó)專利時(shí)，技術(shù)領(lǐng)域部分切忌描述發(fā)明內(nèi)容本身，只要提到發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域范圍即可。這一點(diǎn)實(shí)際上與中國(guó)專利的要求是一致的。
2、關(guān)于背景技術(shù)部分
撰寫美國(guó)專利時(shí)，背景技術(shù)的內(nèi)容越簡(jiǎn)潔越好，提到一些基本概念即可，不必進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。這一點(diǎn)與中國(guó)業(yè)界的習(xí)慣不同，審查員一般傾向于要求背景技術(shù)有詳細(xì)說(shuō)明。
3、關(guān)于發(fā)明內(nèi)容部分
美國(guó)專利要求簡(jiǎn)明地直接敘述發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容，勿須按照發(fā)明目的、技術(shù)方案、積極效果這樣的模式進(jìn)行敘述。而中國(guó)專利則要求按照要解決的技術(shù)問(wèn)題、解決技術(shù)問(wèn)題的方案、技術(shù)方案的積極效果這樣的順序進(jìn)行說(shuō)明。
4、關(guān)于具體實(shí)施例部分
撰寫美國(guó)專利時(shí)，要盡可能提供多個(gè)實(shí)施例，并且，在撰寫實(shí)施例時(shí)勿須引用發(fā)明主題。另外，在這部分內(nèi)容的描述中，為了避免對(duì)專利的保護(hù)范圍造成限制，不要使用“本發(fā)明（the invention）”這樣的文字，最好是使用“本實(shí)施例（the embodiment）”來(lái)替代之。
5、關(guān)于權(quán)利要求書的撰寫
權(quán)利要求書是專利性文件的重要部分之一，撰寫美國(guó)專利的權(quán)利要求書時(shí)，應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：
1）權(quán)利要求書中不要使用部件在圖中標(biāo)號(hào)，因?yàn)檫@樣可能會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求范圍的縮小，還會(huì)增加審查員的麻煩，因?yàn)閷彶閱T審查帶標(biāo)號(hào)的權(quán)利要求書時(shí)，必須與說(shuō)明書和附圖對(duì)照。
2）權(quán)利要求中不要使用其特征在于（characterized in）”這樣的文字，因?yàn)檫@樣會(huì)使人認(rèn)為前序部分內(nèi)容屬于現(xiàn)有技術(shù)，對(duì)申請(qǐng)人是不利的。
3）權(quán)利要求書應(yīng)按不同層次撰寫，獨(dú)立權(quán)利要求（即獨(dú)立權(quán)項(xiàng)）可以要求較寬的范圍，從屬權(quán)利要求（即從屬權(quán)項(xiàng)）現(xiàn)逐漸細(xì)化到具體方案；美國(guó)專利的權(quán)利要求可以盡量上位概括，而中國(guó)專利中，所有的權(quán)利要求應(yīng)得到說(shuō)明書的支持，不能使用過(guò)于上位的權(quán)利要求。
4）一項(xiàng)專利申請(qǐng)可以要求多項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，可以有產(chǎn)品權(quán)利要求、方法權(quán)利要求、方法權(quán)利要求、系統(tǒng)權(quán)利要求等；發(fā)明名稱勿須與權(quán)利要求的類型嚴(yán)格對(duì)應(yīng)，例如，當(dāng)發(fā)明名稱為產(chǎn)品時(shí)，權(quán)利要求也可以包含方法。
5）權(quán)利要求的數(shù)量與費(fèi)用關(guān)系較大，獨(dú)立權(quán)利要求不超過(guò)3項(xiàng)，權(quán)利要求總數(shù)不超過(guò)20項(xiàng)時(shí)為基本費(fèi)用，若獨(dú)立權(quán)利要求超過(guò)3項(xiàng)，或者權(quán)利要求總數(shù)超過(guò)20項(xiàng)，則會(huì)產(chǎn)生附加費(fèi)用。
6）要慎用多項(xiàng)從屬權(quán)利要求，因?yàn)槎囗?xiàng)從屬權(quán)利要求會(huì)使屬權(quán)利要求總數(shù)的數(shù)量迅速上升。如果權(quán)利要求1－9項(xiàng)都不是多項(xiàng)引用，而權(quán)利要求10引用的是權(quán)利要求1－9中的任一項(xiàng)，則此時(shí)的權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)將是9＋9=18項(xiàng)；如果權(quán)利要求11引用的是權(quán)利要求10，則進(jìn)一步增加為9＋9＋9=27項(xiàng)，所以其增長(zhǎng)速度是非?？斓摹＃ńㄗh方式，是在收到審查意見(jiàn)之后再考慮是否采用這種多項(xiàng)引用，因?yàn)槟菚r(shí)可能會(huì)刪除某些權(quán)利要求，可以減少總費(fèi)用的增加。）
7）權(quán)利要求中引出技術(shù)特征時(shí)，使用“comprising”是最好的選擇，要盡可能避免使用“consisting of”。
8）美國(guó)對(duì)于-多少的范圍控制比較松一點(diǎn)，有些大約5%，這種比較模糊的這種表述其實(shí)是可以被支持的。
四、專利申請(qǐng)程序（以PCT或巴黎公約途徑進(jìn)入美國(guó)的發(fā)明專利為例）
1、申請(qǐng)階段
需要準(zhǔn)備的文件
（1）中譯英翻譯文本，如在PCT國(guó)際階段對(duì)申請(qǐng)文件有修改需要一并提出修改文本，并說(shuō)明進(jìn)美國(guó)的審查基礎(chǔ)；
（2）代理委托書：申請(qǐng)人本人或申請(qǐng)人代表簽字（申請(qǐng)人為公司的情況）；
（3）轉(zhuǎn)讓合同（申請(qǐng)人為公司的情況）：發(fā)明人將該專利的所有權(quán)利轉(zhuǎn)給申請(qǐng)人，并需要所有發(fā)明人簽字；
（4）原始發(fā)明人聲明：說(shuō)明發(fā)明人本人確實(shí)為該專利技術(shù)的原始發(fā)明人，并需要所有發(fā)明人簽字。
（5）小實(shí)體聲明（申請(qǐng)人為公司的情況）：美國(guó)專利局會(huì)給予小規(guī)模實(shí)體（Small Entity）（包括：獨(dú)立發(fā)明人、非營(yíng)利團(tuán)體、以及少于500人的小型企業(yè)）專利費(fèi)用減半的優(yōu)惠，因此需要在申請(qǐng)之初由申請(qǐng)人代表根據(jù)企業(yè)自身情況簽署該聲明。
申請(qǐng)階段流程
提交美國(guó)專利申請(qǐng)后，即日即可獲得電子申請(qǐng)回執(zhí)，該回執(zhí)即有專利申請(qǐng)日及專利申請(qǐng)?zhí)枴?/span>
2、審查階段
審查階段流程
在取得申請(qǐng)日后的一年半左右將會(huì)有審查結(jié)果，該審查結(jié)果包括：準(zhǔn)予專利（Allowance）與駁回專利（Rejection）。
申請(qǐng)人對(duì)于美國(guó)專利局發(fā)出的核駁通知書，通常會(huì)有兩次答辯的機(jī)會(huì)，例外的可能會(huì)有三到四次。第一次核駁通知書叫 “First OA”， 最后一次為 “Final OA”。
審查階段救濟(jì)程序
申請(qǐng)人需要在3個(gè)月內(nèi)對(duì)Final OA做出答復(fù)，該答復(fù)做出后1個(gè)月內(nèi)，審查員會(huì)下發(fā)“Advisory Action”（AA） 該通知書一般會(huì)表明該審查員對(duì)本案的一個(gè)傾向性意見(jiàn)，申請(qǐng)人可以根據(jù)AA的內(nèi)容決定應(yīng)對(duì)該AA的方式，具體如下：
（1）RCE（Request for Continued Examination， 繼續(xù)審查請(qǐng)求），最晚在Final OA發(fā)文日起6個(gè)月（其中三個(gè)月后要提交延期費(fèi)）提交，提出RCE的同時(shí)可以針對(duì)審查員之前發(fā)出的Advisory Action修改權(quán)利要求，提交RCE后，還是由原來(lái)的審查員對(duì)本案進(jìn)行繼續(xù)審查；
（2）Appeal，相當(dāng)于中國(guó)專利的復(fù)審請(qǐng)求，最晚在Final OA發(fā)文日起6個(gè)月（其中三個(gè)月后要提交延期費(fèi)）向美國(guó)商標(biāo)專利局下述的專利復(fù)審委員會(huì)提交，提出該請(qǐng)求的同時(shí)不能對(duì)申請(qǐng)文件作出修改，提出該請(qǐng)求后會(huì)換一個(gè)審查員進(jìn)行審查，之前審查員對(duì)本案中的偏見(jiàn)可能會(huì)得到糾正；
（3）CA(Continuation application，延續(xù)申請(qǐng))，相當(dāng)于中國(guó)的分案申請(qǐng)，最晚在Final OA發(fā)文日起6個(gè)月（其中三個(gè)月后要提交延期費(fèi)）提交，只能對(duì)母案的權(quán)利要求書作出不超范圍的修改，說(shuō)明書不能進(jìn)行修改；
（4）CIP(Continuation-in-part，部分延續(xù)申請(qǐng)), 最晚在Final OA發(fā)文日起6個(gè)月（其中三個(gè)月后要提交延期費(fèi)）提交，類似于中國(guó)要求優(yōu)先權(quán)的后續(xù)申請(qǐng)，可以對(duì)權(quán)利要求書和說(shuō)明書進(jìn)行修改。
3、授權(quán)階段
申請(qǐng)人在成功答復(fù)審查意見(jiàn)后會(huì)收到美國(guó)商標(biāo)專利局下發(fā)“NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE”，該通知書表明，該專利已核準(zhǔn)授權(quán)，并會(huì)附上核準(zhǔn)授權(quán)文本，在取得證書之前申請(qǐng)人仍可對(duì)授權(quán)文本中的明顯性錯(cuò)誤進(jìn)行修改。申請(qǐng)人應(yīng)該自本通知書下發(fā)日起3個(gè)月內(nèi)繳納辦登費(fèi)用，一般在繳費(fèi)后的3~4個(gè)月會(huì)下發(fā)專利證書。
五、專利維持階段及授權(quán)后可能遇到的挑戰(zhàn)
專利維持階段，美國(guó)專利與中國(guó)專利的不同之處在于：
（1）授權(quán)后遇到挑戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)途徑不同，不論是專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)自己專利存在缺陷，還是他人因該專利阻礙其技術(shù)市場(chǎng)化而發(fā)起對(duì)專利權(quán)的挑戰(zhàn)，在中國(guó)可以請(qǐng)求無(wú)效程序。而在美國(guó)主要有三種程序可以選擇：a.專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)專利申請(qǐng)過(guò)程中因疏忽導(dǎo)致授權(quán)專利難以執(zhí)行，此時(shí)可啟動(dòng)再頒程序(re-issue)；b.挑戰(zhàn)方欲以匿名方式提出專利無(wú)效，此時(shí)可啟動(dòng)單方再審程序；c.類似于中國(guó)無(wú)效程序，由挑戰(zhàn)方和專利權(quán)人共同參與的雙方再審程序；d具有利害關(guān)系的第三方可以自專利授權(quán)之日起9個(gè)月內(nèi)提出重審申請(qǐng)。
（2）專利的保護(hù)期限不完全相同。中國(guó)發(fā)明專利的法定保護(hù)期是固定的，即申請(qǐng)日起20年。而美國(guó)的專利期限是自申請(qǐng)日起20年，而且申請(qǐng)人認(rèn)為專利局在審查過(guò)程中出現(xiàn)了延誤的而導(dǎo)致保護(hù)期限縮短，經(jīng)認(rèn)定后可以調(diào)整專利保護(hù)期。
（3）繳納年費(fèi)期限不同，美國(guó)專利的年費(fèi)繳納與中國(guó)專利的年費(fèi)繳納有很大區(qū)別，美國(guó)發(fā)明專利的年費(fèi)只須繳納三次，須分別于授權(quán)公告日起第三年半、第七年半及第十一年半繳納，美國(guó)外觀設(shè)計(jì)是不需要繳納年費(fèi)的；而中國(guó)的三種專利都需要繳納年費(fèi)，并且每年都要繳納。
注：本文部分內(nèi)容參考依據(jù)美國(guó)專利商標(biāo)局官方網(wǎng)站 http://www.uspto.gov
來(lái)源：企興知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)
作者：孫曉鳳 企興涉外專利解決方案事業(yè)部負(fù)責(zé)人 技術(shù)首席代理人
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對(duì)：IPRdaily 縱橫君
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