申請人如何「縮短」中國發(fā)明專利審查周期？

#文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳華杭州天勤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：申請人如何縮短中國發(fā)明專利的審查周期

由于申請人對專利布局的緊迫性以及專利局審查的滯后性，使得各國專利局都在努力地縮短審查周期，而對于申請人來說是否也有什么措施用來縮短審查周期，本文將進(jìn)行簡單的介紹。

由于申請人對專利布局的緊迫性以及專利局審查的滯后性，使得各國專利局都在努力地縮短審查周期，例如美國專利商標(biāo)局平均25.3個月，歐專局平均26.5個月，而中國發(fā)明專利審查平均周期已經(jīng)縮短到22個月，這依賴于國家局采取的一系列有針對性措施，例如增加審查員，提高專利審查的信息化水平以及探索新的審查模式。而對于申請人來說是否也有什么措施用來縮短審查周期，本文將進(jìn)行簡單的介紹。

1、提交申請時要求“提前公開”

中國發(fā)明專利申請采用“早期公開、遲延審查”的制度，加速了專利信息的交流，給申請人充分時間來考慮是否提出實質(zhì)審查請求和什么時候提出實審請求。但是，這種審查制度也存在缺陷，導(dǎo)致審查周期過長，使專利申請長期處于懸而未決的狀態(tài)。

專利法第三十四條規(guī)定：“經(jīng)初步審查認(rèn)為符合本法要求的，自申請日起滿18個月，即行公布。國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人的請求早日公布其申請”。因此，如果申請人未請求提前公開，發(fā)明專利需要自申請日起滿18個月公開，如果申請人自提交專利申請的當(dāng)天請求提前公開，按正常流程沒有補(bǔ)正的情況下，發(fā)明專利會在申請日起3~6個月公開。

可知請求提前公開可以縮短將近1年的審查周期，同時請求提前公開不需要費用，一般事務(wù)所也不會收費，申請人可以合理使用這種機(jī)制，但是在專利布局的時候，提前公開往往會對之后的專利申請造成影響，因此需謹(jǐn)慎使用。

2、提交申請時請求“實質(zhì)審查”

承接上文，延遲審查制度主要指的就是專利申請公開之后，按規(guī)定的期限內(nèi)提出實質(zhì)審查請求，專利局據(jù)此對專利申請進(jìn)行實質(zhì)審查的制度。

專利法第三十五條規(guī)定：“發(fā)明專利申請自申請日起三年內(nèi)，國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人隨時提出的請求，對其申請進(jìn)行實質(zhì)審查”。

根據(jù)法條的表述，請求實質(zhì)審查可以是自申請日起三年內(nèi)的任何一天提出。因此，提交專利申請時請求實質(zhì)審查與自申請日起第三年最后一天請求實質(zhì)審查，時間跨度會很大。因此，如果希望盡快縮短審查周期，可以于提交專利申請之日同時請求實質(zhì)審查，雖然不會馬上進(jìn)入實質(zhì)審查，但是只要發(fā)明公開之后便會進(jìn)入實質(zhì)審查，同時配合提交專利申請時提前公開，可以讓發(fā)明在6個月左右就進(jìn)入實質(zhì)審查階段。

雖然實質(zhì)審查涉及到必要的實審費2500元，但是提前提出這個請求并不需要任何費用，代理所也不會產(chǎn)生代理費，存在的缺陷是會喪失一次主動修改的機(jī)會，因此，申請人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行選擇。

3、放棄主動修改

放棄主動修改字面意思就是放棄對原始申請文本的主動修改機(jī)會，《專利法實施細(xì)則》第五十一條第一款規(guī)定：“發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動提出修改”。

分析法條可知，主動修改的機(jī)會分別為兩次，一次是“提出實質(zhì)審查請求時”是一個時間點，另一次是“收到進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)”是一個時間段。針對上文中，提交專利申請之日同時請求實質(zhì)審查，申請人此時不會采用主動修改，也就是等于放棄了這個時間點的修改機(jī)會。

而對于3個月的時間段的修改機(jī)會，申請人可以在提交專利申請時，主動放棄這個權(quán)利，理論上專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段之后審查員就不會等這3個月，直接進(jìn)入審查，但是在實際的審查過程中，由于各個審查部門及具體審查員的審查效率，這3個月是否有明顯提速也比較難分辨，只是理論上會縮短3個月周期。這個機(jī)制與歐專局的waiver程序非常相似，兩者都是通過放棄審查過程中的答復(fù)修改的權(quán)利而加快審查進(jìn)程。

需注意的是放棄主動修改需要更加謹(jǐn)慎，除非前期撰寫申請文本已經(jīng)恰到好處，否則申請人放棄這項權(quán)利風(fēng)險較大，此外即使申請文本撰寫沒有瑕疵，有時也會遇到麻煩。例如，如果需要利用pph來加快審查時，往往需要進(jìn)行對應(yīng)性修改才可以提出pph，如果之前已經(jīng)放棄主動修改，當(dāng)權(quán)利要求不對應(yīng)時卻無法進(jìn)行修改，最終會喪失請求pph的機(jī)會

4、專利申請優(yōu)先審查

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2017年6月23日審議通過《專利優(yōu)先審查管理辦法》（新《辦法》），并于6月28日公布局令第七十六號，自8月1日起施行。新《辦法》規(guī)定的專利申請的優(yōu)先審查適用于以下6種情形：1.涉及節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車和智能制造等國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)；2.涉及各省級和設(shè)區(qū)的市級人民政府重點鼓勵的產(chǎn)業(yè)；3.涉及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等領(lǐng)域且技術(shù)或者產(chǎn)品更新速度快；4.專利申請人或者復(fù)審請求人已經(jīng)做好實施準(zhǔn)備或者已經(jīng)開始實施，或者有證據(jù)證明他人正在實施其發(fā)明創(chuàng)造；5.就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或地區(qū)提出申請的該中國首次申請；6.其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要優(yōu)先審查。

針對發(fā)明專利，目前的要求是：發(fā)明專利是采用電子申請方式提交，且發(fā)明專利已經(jīng)提出實質(zhì)審查請求、繳納相應(yīng)費用后具備開始實質(zhì)審查的條件。申請人提出專利申請優(yōu)先審查請求的，應(yīng)當(dāng)提交優(yōu)先審查請求書、現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計信息材料和相關(guān)證明文件；有同日申請的，還需要在請求書中提供相對應(yīng)的同日申請的申請?zhí)枴?br/>

因此，發(fā)明專利申請優(yōu)先審查并不需要官費，僅專利事務(wù)所涉及到一定的代理費。此外，目前不再要求提交檢索報告，請求人僅需提交現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計信息材料；在某些情況下，不再需要國務(wù)院相關(guān)部門或者省級知識產(chǎn)權(quán)局簽署推薦意見。

目前，最大的缺陷在于對專利申請進(jìn)行優(yōu)先審查的數(shù)量，由國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)不同專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的審查能力、上一年度專利授權(quán)數(shù)量以及本年度待審案件數(shù)量等情況確定。通說觀點認(rèn)為優(yōu)先審查的數(shù)量大致控制在10%左右。因此，如果希望加快審查，可以于每年年初盡快提出申請優(yōu)先審查請求，自同意優(yōu)先審查之日起，發(fā)明專利申請在45日內(nèi)發(fā)出第一次審查意見通知書并在一年內(nèi)結(jié)案，可知優(yōu)先審查大大縮短了審查周期。

5、專利審查高速公路PPH

專利審查高速路(Patent Prosecution Highway,簡稱PPH)。PPH是指當(dāng)申請人在首次申請受理局(OFF)提交的專利申請中所包含的至少一項或多項權(quán)利要求被認(rèn)為可授權(quán)時，可以此為基礎(chǔ)向后續(xù)申請受理局(OSF)提出加快審查請求。如果是向國家局提出PPH請求，此時國家局即為后續(xù)申請受理局(OSF)，而首次申請受理局(OFF)就是與國家局開展了PPH項目試點的國家局或地區(qū)局。

目前，國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)啟動的PPH項目共20個，分別與20個國家局或地區(qū)局簽訂雙邊或小多邊項目。PPH項目分類包括常規(guī)PPH項目、IP5-PPH以及PCT-PPH。簡單的說，對于中國發(fā)明專利申請可以基于要求了優(yōu)先權(quán)的海外專利、PCT專利申請或者PCT申請的同族專利的可專利性工作結(jié)果，而向國家局請求PPH用以縮短審查周期。

PPH請求的適用條件：1、向國家局請求PPH的時機(jī)，一個是與提出實質(zhì)審查請求同時提出，另一個收到進(jìn)入實審階段通知書到收到第一次OA的時間段內(nèi)；2、首次申請的要求，對應(yīng)首次申請的最新工作結(jié)果中明確表明了對應(yīng)申請中至少一項或多項權(quán)利要求是可專利的；3、權(quán)利要求的充分對應(yīng)性，中國申請的權(quán)利要求與對應(yīng)申請的可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求有相同或者更小的范圍。針對權(quán)利要求的充分對應(yīng)性往往需要通過主動修改使得中國發(fā)明專利申請的權(quán)利要求與對應(yīng)首次申請的權(quán)利要求一致。因此，如果需要請求PPH應(yīng)該盡量避免放棄主動修改。

此外PPH的優(yōu)勢：即審批加快、節(jié)省費用和授權(quán)率高。從PPH請求到結(jié)案周期大約為11.9個月，一通OA平均數(shù)為一次，且授權(quán)率明顯高于正常途徑。同時，國家局并不收取PPH的官費。因此，如果符合上述條件建議通過PPH途徑縮短審查周期。

總結(jié)，除了上面的五種縮短審查周期的機(jī)制外，當(dāng)然還可以通過提高前期申請文本的撰寫質(zhì)量，避免發(fā)生補(bǔ)正或者積極地處理OA都是可以有效縮短審查周期的方法。本文僅簡單介紹了上述五種機(jī)制，對于申請人在具體案件處理時，建議根據(jù)具體情況進(jìn)行選擇，因為有時候的慢反而是一種快，俗話說得好欲速則不達(dá)嘛。