首起「確認惡意放棄專利權及損害賠償案」在上海知產(chǎn)法院審結(jié)

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原標題：【知新鮮事】上海知產(chǎn)法院審結(jié)首起確認惡意放棄專利權及損害賠償案件

近日，上海知識產(chǎn)權法院審結(jié)一起專利權糾紛案。該案的意義在于,對惡意放棄行為中的“惡意”進行了認定，并且對因惡意放棄導致專利權不復存在的情況下是否侵犯相關合法權益做出了司法判斷。

這是一起由專利權權屬糾紛案件而引發(fā)的后續(xù)糾紛案件。案件的起因，不過是一起常見的專利權權屬糾紛。

2012年11月，被告申請了名稱為“電動絞龍輸送散裝飼料設備用相序保護繼電器電路”的實用新型專利，發(fā)明人為公司法定代表人胡某，并于2013年5月獲得授權。

2014年10月，原告以被告及其法定代表人胡某為被告向上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）提起訴訟，認為胡某在原告任職期間有機會接觸到原告的研發(fā)成果和相關技術資料，被告申請的上述專利要求保護的技術方案與原告員工王某設計的內(nèi)部技術圖紙完全一致,王某應為相關專利的發(fā)明人，專利權應歸屬于鑫百勤公司。

2015年7月，上海一中院作出判決，認定王某為上述專利的發(fā)明人，該專利為其在鑫百勤公司工作期間的職務發(fā)明，專利權屬歸鑫百勤公司所有，支持了鑫百勤公司的全部訴訟請求。判決后，被告并未上訴，該判決生效。

本來原被告之間的糾紛到這里也就結(jié)束了，原告已經(jīng)通過訴訟拿回屬于自己的專利。但是當原告在判決生效后向國家知識產(chǎn)權局申請專利的權利人、發(fā)明人進行著錄事項變更的時候卻遇到了障礙。原來，在上述專利權屬案件審理期間，被告向國家知識產(chǎn)權局提出放棄上述專利權聲明，國家知識產(chǎn)權局審查后同意了該申請，因此涉案專利已因“權利人主動放棄”而喪失了權利。而根據(jù)《專利審查指南》的相關規(guī)定，專利權人無正當理由不得要求撤銷放棄專利權的聲明，除非在專利權非真正擁有人惡意要求放棄專利權后，專利權真正擁有人（應當提供生效的法律文書來證明）可要求撤銷放棄專利權聲明。

國家知識產(chǎn)權局認為，根據(jù)上述規(guī)定，原告應當提供生效的法律文書來證明該專利權屬于被專利權的非真正擁有人惡意放棄的情況，而上述專利權屬糾紛生效判決書中僅對專利權權屬作出確認，未對被告是否為惡意放棄專利權給予認定，因此駁回了原告關于撤銷放棄專利權聲明的請求。

于是，原告在撤銷被告放棄專利權聲明的請求被國家知識產(chǎn)權局駁回后，再一次向上海知識產(chǎn)權法院提起了訴訟，請求確認被告系惡意放棄名稱為“電動絞龍輸送散裝飼料設備用相序保護繼電器電路”實用新型專利，并且賠償其向國家知識產(chǎn)權局申請恢復本案專利權所支付的手續(xù)費用、委托專利代理機構(gòu)代理費用以及本案訴訟代理費共計12000元的損失。

被告則辯稱：其放棄專利權的行為是在該專利權所涉的權屬糾紛案件判決之前，當時其仍是該專利權的權利人，因?qū)υ搶＠M行檢索后發(fā)現(xiàn)該專利不具有創(chuàng)造性而予以放棄，其在權屬糾紛案件判決前放棄自己的專利權具有正當理由。

上海知產(chǎn)法院審理后認為，原告在本案中的訴訟請求，實質(zhì)上是在確認被告放棄本案專利權的行為存在惡意的基礎上賠償其因此行為遭受的相關經(jīng)濟損失。本案的爭議焦點在于被告放棄本案專利權的行為是否侵犯了原告的合法權益及應否賠償原告所主張的相關費用。

本案中，雖然涉案專利已不復存在，原告無法以專利權或者專利申請權為權利基礎向被告主張損害賠償，但依據(jù)已生效的在先專利權屬糾紛判決，原告對本案專利技術享有合法權益，侵犯該種合法權益的行為雖然不是侵犯專利權的行為，但同樣是侵權行為。而判斷被告是否侵犯了原告的此項合法權益，應從侵權行為的構(gòu)成要件方面對本案事實進行綜合評判。

法院認為，原告在其與被告之間就本案專利權權屬糾紛訴訟審理期間實施了主動放棄本案專利權的行為，該行為直接導致了原告在本案專利權權屬糾紛案件判決生效后無法實際獲得本案專利權，并在向國家知識產(chǎn)權局申請恢復已撤銷的專利權時遇到障礙，進而提起本案訴訟；原告為申請恢復本案專利權已額外支出了相應的手續(xù)費、委托專利代理機構(gòu)代理恢復專利權的費用以及本案訴訟代理費。因此，本案侵權行為判斷的行為要件、損害結(jié)果要件、因果關系要件均已具備，關鍵在于被告主動放棄專利權是否存在主觀過錯。

對此，法院主要從錦農(nóng)公司放棄本案專利權的時間、理由，以及關聯(lián)案件的審理情況三個方面對被告的主觀過錯進行了評述，認定被告在本案專利權權屬糾紛審理過程中放棄本案專利權的行為缺乏正當?shù)睦碛桑饔^上有惡意，顯屬具有過錯；其放棄本案專利權的行為構(gòu)成對原告相關合法權益的侵害。根據(jù)《中華人民共和國侵權責任法》的相關規(guī)定，原告為恢復專利權所支出的手續(xù)費、委托專利代理機構(gòu)代理恢復專利權的費用以及本案訴訟代理費均是因被告的放棄本案專利權行為而導致的費用支出；上述費用已實際支付，數(shù)額亦未超出合理范圍。因此，對于原告請求支付相關費用的訴訟請求可予支持。

來源：上海知產(chǎn)法院

作者：易嘉 陳穎穎

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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