首起「確認(rèn)惡意放棄專利權(quán)及損害賠償案」在上海知產(chǎn)法院審結(jié)

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原標(biāo)題：【知新鮮事】上海知產(chǎn)法院審結(jié)首起確認(rèn)惡意放棄專利權(quán)及損害賠償案件

近日，上海知識產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)一起專利權(quán)糾紛案。該案的意義在于,對惡意放棄行為中的“惡意”進(jìn)行了認(rèn)定，并且對因惡意放棄導(dǎo)致專利權(quán)不復(fù)存在的情況下是否侵犯相關(guān)合法權(quán)益做出了司法判斷。

這是一起由專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件而引發(fā)的后續(xù)糾紛案件。案件的起因，不過是一起常見的專利權(quán)權(quán)屬糾紛。

2012年11月，被告申請了名稱為“電動絞龍輸送散裝飼料設(shè)備用相序保護(hù)繼電器電路”的實用新型專利，發(fā)明人為公司法定代表人胡某，并于2013年5月獲得授權(quán)。

2014年10月，原告以被告及其法定代表人胡某為被告向上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）提起訴訟，認(rèn)為胡某在原告任職期間有機(jī)會接觸到原告的研發(fā)成果和相關(guān)技術(shù)資料，被告申請的上述專利要求保護(hù)的技術(shù)方案與原告員工王某設(shè)計的內(nèi)部技術(shù)圖紙完全一致,王某應(yīng)為相關(guān)專利的發(fā)明人，專利權(quán)應(yīng)歸屬于鑫百勤公司。

2015年7月，上海一中院作出判決，認(rèn)定王某為上述專利的發(fā)明人，該專利為其在鑫百勤公司工作期間的職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)屬歸鑫百勤公司所有，支持了鑫百勤公司的全部訴訟請求。判決后，被告并未上訴，該判決生效。

本來原被告之間的糾紛到這里也就結(jié)束了，原告已經(jīng)通過訴訟拿回屬于自己的專利。但是當(dāng)原告在判決生效后向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利的權(quán)利人、發(fā)明人進(jìn)行著錄事項變更的時候卻遇到了障礙。原來，在上述專利權(quán)屬案件審理期間，被告向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出放棄上述專利權(quán)聲明，國家知識產(chǎn)權(quán)局審查后同意了該申請，因此涉案專利已因“權(quán)利人主動放棄”而喪失了權(quán)利。而根據(jù)《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，專利權(quán)人無正當(dāng)理由不得要求撤銷放棄專利權(quán)的聲明，除非在專利權(quán)非真正擁有人惡意要求放棄專利權(quán)后，專利權(quán)真正擁有人（應(yīng)當(dāng)提供生效的法律文書來證明）可要求撤銷放棄專利權(quán)聲明。

國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為，根據(jù)上述規(guī)定，原告應(yīng)當(dāng)提供生效的法律文書來證明該專利權(quán)屬于被專利權(quán)的非真正擁有人惡意放棄的情況，而上述專利權(quán)屬糾紛生效判決書中僅對專利權(quán)權(quán)屬作出確認(rèn)，未對被告是否為惡意放棄專利權(quán)給予認(rèn)定，因此駁回了原告關(guān)于撤銷放棄專利權(quán)聲明的請求。

于是，原告在撤銷被告放棄專利權(quán)聲明的請求被國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回后，再一次向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起了訴訟，請求確認(rèn)被告系惡意放棄名稱為“電動絞龍輸送散裝飼料設(shè)備用相序保護(hù)繼電器電路”實用新型專利，并且賠償其向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請恢復(fù)本案專利權(quán)所支付的手續(xù)費用、委托專利代理機(jī)構(gòu)代理費用以及本案訴訟代理費共計12000元的損失。

被告則辯稱：其放棄專利權(quán)的行為是在該專利權(quán)所涉的權(quán)屬糾紛案件判決之前，當(dāng)時其仍是該專利權(quán)的權(quán)利人，因?qū)υ搶＠M(jìn)行檢索后發(fā)現(xiàn)該專利不具有創(chuàng)造性而予以放棄，其在權(quán)屬糾紛案件判決前放棄自己的專利權(quán)具有正當(dāng)理由。

上海知產(chǎn)法院審理后認(rèn)為，原告在本案中的訴訟請求，實質(zhì)上是在確認(rèn)被告放棄本案專利權(quán)的行為存在惡意的基礎(chǔ)上賠償其因此行為遭受的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。本案的爭議焦點在于被告放棄本案專利權(quán)的行為是否侵犯了原告的合法權(quán)益及應(yīng)否賠償原告所主張的相關(guān)費用。

本案中，雖然涉案專利已不復(fù)存在，原告無法以專利權(quán)或者專利申請權(quán)為權(quán)利基礎(chǔ)向被告主張損害賠償，但依據(jù)已生效的在先專利權(quán)屬糾紛判決，原告對本案專利技術(shù)享有合法權(quán)益，侵犯該種合法權(quán)益的行為雖然不是侵犯專利權(quán)的行為，但同樣是侵權(quán)行為。而判斷被告是否侵犯了原告的此項合法權(quán)益，應(yīng)從侵權(quán)行為的構(gòu)成要件方面對本案事實進(jìn)行綜合評判。

法院認(rèn)為，原告在其與被告之間就本案專利權(quán)權(quán)屬糾紛訴訟審理期間實施了主動放棄本案專利權(quán)的行為，該行為直接導(dǎo)致了原告在本案專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件判決生效后無法實際獲得本案專利權(quán)，并在向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請恢復(fù)已撤銷的專利權(quán)時遇到障礙，進(jìn)而提起本案訴訟；原告為申請恢復(fù)本案專利權(quán)已額外支出了相應(yīng)的手續(xù)費、委托專利代理機(jī)構(gòu)代理恢復(fù)專利權(quán)的費用以及本案訴訟代理費。因此，本案侵權(quán)行為判斷的行為要件、損害結(jié)果要件、因果關(guān)系要件均已具備，關(guān)鍵在于被告主動放棄專利權(quán)是否存在主觀過錯。

對此，法院主要從錦農(nóng)公司放棄本案專利權(quán)的時間、理由，以及關(guān)聯(lián)案件的審理情況三個方面對被告的主觀過錯進(jìn)行了評述，認(rèn)定被告在本案專利權(quán)權(quán)屬糾紛審理過程中放棄本案專利權(quán)的行為缺乏正當(dāng)?shù)睦碛桑饔^上有惡意，顯屬具有過錯；其放棄本案專利權(quán)的行為構(gòu)成對原告相關(guān)合法權(quán)益的侵害。根據(jù)《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》的相關(guān)規(guī)定，原告為恢復(fù)專利權(quán)所支出的手續(xù)費、委托專利代理機(jī)構(gòu)代理恢復(fù)專利權(quán)的費用以及本案訴訟代理費均是因被告的放棄本案專利權(quán)行為而導(dǎo)致的費用支出；上述費用已實際支付，數(shù)額亦未超出合理范圍。因此，對于原告請求支付相關(guān)費用的訴訟請求可予支持。

來源：上海知產(chǎn)法院

作者：易嘉 陳穎穎

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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